原告河南省正龙食品有限公司，住所地河南省新郑市X区。

法定代表人姚某，董事长。

委托代理人温某某。

委托代理人朱某某。

被告国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市X区X路X号。

法定代表人张某甲，副主任。

委托代理人张某乙。

委托代理人何某某。

第三人陈某。

委托代理人蔡某。

委托代理人李某。

原告河南省正龙食品有限公司（简称正龙公司）不服被告国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）作出的第x号无效宣告请求审查决定（简称第x号决定），于法定期限内向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成合议庭并通知陈某作为第三人参加本案诉讼。本院于2010年9月14日公开开庭审理了本案。原告正龙公司的委托代理人温某某、朱某某，被告专利复审委员会的委托代理人张某乙、何某某，第三人陈某的委托代理人李某到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。

第x号决定系被告专利复审委员会针对原告正龙公司就名称是“食品包装袋”的（略）.X号外观设计专利权（简称本专利）所提无效宣告请求而作出，该决定中认定：正龙公司以附件1至附件4、附件6、附件8的结合证明本专利与在先权利相冲突。上述附件中第（略）号注册商标的核准注册日为2001年1月14日，在本专利申请日之后，在判断该商标是否为在先取得的合法权利时，应以其核准注册日而非申请日作为判断基准，因此，附件1所述商标不属于《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十三条规定的在先权利，正龙公司据此证明本专利与他人在先取得的合法权利相冲突的主张某甲能成立。正龙公司据此提出本专利不符合《中华人民共和国专利法实施细则》（简称专利法实施细则）第二条第三款规定的富有美感的主张某甲能成立。综上，正龙公司提交的所有证据均不能支持其无效宣告请求的理由。据此，专利复审委员会维持本专利权有效。

原告正龙公司不服，于法定期限内向本院提起诉讼，其诉称：本专利与原告在先授权的第（略）号注册商标相冲突，本专利不符合专利法第二十三条的规定，应被宣告无效，故第x号决定认定错误，请求法院依法予以撤销。

被告专利复审委员会坚持其在第x号决定中的意见，认为该决定认定事实及适用法律正确，程序合法，请求法院依法予以维持。

第三人陈某同意第x号决定中的意见，认为该决定认定事实及适用法律正确，程序合法，请求法院依法予以维持。

本院经审理查明如下事实：

本专利是名称为“食品包装袋”的（略）.X号外观设计专利权，其申请日是2000年10月16日，授权公告日是2001年5月2日，专利权人是陈某，即本案第三人。（授权公告文本见本判决附图）

针对本专利，正龙公司（即本案原告）于2009年8月4日向专利复审委员会提出无效宣告请求，其理由是本专利与其在先注册的第（略）号注册商标专用权相冲突，不符合专利法第二十三条的规定，并提交了相应证据，其中：

附件1为第（略）号商标注册证及注册商标转让证明。附件8是国家工商行政管理总局商标局第755期初步审定商标公告首页及第617页。由上述附件可以看出，该商标为“白象”文字商标（见本判决附图），其申请日为1997年12月12日，初审公告日为2000年10月14日，核准注册日为2001年1月14日，注册商标专用权期限至2011年1月13日，核定使用商品为：方便面、挂某、豆沙、谷类制品、面条等。该注册商标专用权于2004年5月10日转让给本案原告正龙公司。

附件2为（2008）郑民三初字第X号民事判决书，附件3为（2008）豫法民三终字第X号民事判决书。上述判决中认定，该案被告四川白家食品有限公司（其法定代表人为本案第三人陈某）于2007年在其生产的方便粉丝产品上使用“白家”标识，构成对原告第（略）号注册商标专用权的侵犯。

经形式审查合格，专利复审委员会依法受理了上述无效宣告请求，并将无效宣告请求书及相关文件的副本转送陈某，通知其在指定的期限内答复。陈某逾期未答复。

2009年9月3日，正龙公司补充提交意见陈某，增加无效宣告请求的理由，认为本专利的后视图是食品包装袋的惯常设计，不具有美感，因此不符合专利法实施细则第二条第三款的规定，应宣告无效。

专利复审委员会于2009年11月18日对本案进行口头审理，双方均委托代理人出席口头审理。

在上述审理的基础上，专利复审委员会认为本案事实清楚，依法作出本审查决定，维持本专利权有效。

上述事实有第x号决定、本专利授权公告文本、附件1、2、3、8及庭审笔录在案佐证。

本院认为，本案涉及如下焦点：

一、本案的法律适用问题。

2008年12月27日修改的专利法（简称2009年专利法）已于2009年10月1日起施行，鉴于本专利申请时间处于2001年专利法施行期间，而本案审理时间处于2009年专利法施行期间，因此本案的审理涉及2001年专利法与2009年专利法之间的适用问题。

《中华人民共和国立法法》第八十四条规定，法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。

依据上述规定，国家知识产权局制定了《施行修改后的专利法的过渡办法》，该过渡办法于2009年10月1日起施行。根据该过渡办法，对于专利权是否有效的审查，申请日在2009年10月1日前的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用2001年专利法的规定；申请日在2009年10月1日以后（含该日）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用2009年专利法的规定。

鉴于本案属于专利行政纠纷，本专利的申请日及授权日在2009年10月1日前，因此依据《中华人民共和国立法法》第八十四条之规定，并参照上述过渡办法的相关规定，本案应适用2001年专利法进行审理。

二、本专利是否违反2001年专利法第二十三条有关“授予专利权的外观设计，不得与他人在先取得的合法权利相冲突”的规定。

本案中，原告主张某甲专利与其在先的注册商标专用权构成冲突，故本专利不符合2001年专利法第二十三条的规定。鉴于注册商标专用权属于2001年专利法第二十三条规定的“合法权利”，而原告的该商标亦已被核准注册，故原告上述主张某甲否成立的关键在于原告的该注册商标专用权相对于本专利是否属于“在先取得”的权利，以及本专利是否与该注册商标专用权相冲突。

1、原告该注册商标专用权相对于本专利而言是否属于“在先取得”的权利。

这一问题认定的关键为，在确定他人的合法权利相对于外观设计专利权而言是否属于“在先取得”的权利时，应当以“专利申请日”为判断标准，还是以专利权的“授权公告日”为判断标准。本院认为，应以外观设计专利权的“授权公告日”，而非“专利申请日”作为判断在先权利的时间标准，即，在专利“授权公告日”之前已合法产生的权利或权益构成外观设计专利权的在先权利。

具体到本案，因本专利授权公告日为2001年5月2日，原告主张某甲注册商标专用权的核准注册日为2001年1月14日，早于本专利授权公告日，因此，原告享有该注册商标专用权产生的时间早于本专利，该注册商标专用权构成本专利的在先权利。

本院之所以认为应以外观设计专利的“授权公告日”为标准确定在先权利，系因为由第二十三条规定可以看出，该规定的目的在于避免“权利冲突”的产生。所谓权利冲突，是指在同一载体上同时存在两种以上相互冲突的有效的民事权利（例如既存在有效的专利权，亦同时存在注册商标专用权等其他民事权利），且其中一项权利的行使会导致对他人另一合法权利的侵犯。因只有“有效”的权利之间才可能产生“权利冲突”，而需要法定程序授权的权利，在授权日之前并未形成有效的权利，故此类权利在授权日之前通常不可能与其他权利产生权利冲突，除非法律在这一阶段亦为其提供了一定程度的民事保护。对于外观设计专利权而言，因其亦属于需要法定程序授权的权利，只有在授权公告日后才能成为受专利法保护的有效的专利权，在此之前专利法并未为其提供民事保护，故只有在授权公告日之后，其才可能与其他权利产生权利冲突。据此，对于外观设计专利权在先权利的判断，应以外观设计专利权的授权公告日为准，在该日前已合法存在的权利或权益构成外观设计专利权的在先权利。

对于涉案第x号决定中采用的以外观设计专利的“专利申请日”作为判定在先权利时间点的作法，本院不予认同。原因在于：

首先，以“专利申请日”为标准判断在先权利的作法，缺乏合理的法理依据。

依据通常的理解，以“专利申请日”作为标准判断在先权利的作法，其目的在于禁止不正当的专利申请行为，即如果他人的权利在专利申请日之前已存在，则推定专利申请人对此知晓，并进而推定这一专利申请行为具有不正当性。本院虽认同这一考虑有其合理性，但因第二十三条中所明确规定的是授权的外观设计不得与他人在先取得的合法权利“相冲突”，而非不得不正当地进行专利申请，故这一考虑因素与第二十三条的规定并不相符，专利申请是否具有不正当性并非第二十三条调整的范围。

在此基础上，本院进一步认为，即便着眼于专利申请是否具有不正当性这一角度，以“专利申请日”为标准亦难以解决这一问题。原因在于，他人的权利在专利申请日之前尚未产生并不代表专利申请人对该权利客体并不知晓。以注册商标专用权为例，注册商标专用权虽然自核准注册日产生，但因其在注册之前会有初审公告程序，故如果在专利申请日之前他人商标已被初审公告（如本案中，原告商标的初审公告日即早于本专利的申请日），则专利申请人亦可能知晓这一权利客体。此时，专利申请人客观上具有将他人已初审公告的商标进行专利申请的可能性，此种情况下专利申请人的这一行为当然具有不正当性，属于应予禁止的范围。但如果采用以“专利申请日”为标准的作法，则因为在专利申请日之前该商标尚未被核准注册，无法被认定为构成在先权利，从而导致这一专利不会因为专利申请具有不正当性而被拒绝授权。由此可知，即便考虑专利申请是否具有不正当性这一角度，以“专利申请日”为标准亦仅能解决部分的不正当申请专利的问题，在很多情况下则无能为力。据此，本院认为这一作法不仅不符合专利法第二十三条的规定，亦缺少合理的法理依据。

其次，以“专利申请日”为判断标准，客观上会导致权利冲突的产生。

本院已指出，所谓权利冲突并非仅指在同一侘\体上同时存在两个以上合法有效的权利，而更是指其中一项权利的行使会导致对他人另一合法权利的侵犯。如果不存在侵权的后果，则即便在同一载体上同时存在两种合法有效的权利亦难以称之为权利冲突。

在以专利申请日为标准的情况下，虽然在外观设计“专利申请日”与“授权公告日”之间仍可能会有其他相应权利产生，但因只有在“专利申请日”之前存在的权利才能被视为外观设计专利的在先权利，故在这一期间产生的他人的权利无法构成外观设计专利授权的障碍，这必然会导致同一期间（即专利授权日之后）在同一权利客体上存在两个合法有效的权利。虽然对于在这一期间形成的他人的权利，专利申请人可能事先并不知晓，从而主观上可能并无过错，但因为行为人的主观过错并非知识产权侵权的认定要件，其影响的仅是赔偿责任的承担，故此种情况下如果对该专利予以授权，则专利权人在授权后实施外观设计专利的行为亦可能构成对他人权利的侵犯，从而导致权利冲突的产生。鉴于此，本院合理认为以“专利申请日”为标准的作法有悖于专利法第二十三条中避免权利冲突这一立法目的。

再次，相对于以“专利授权公告日”为标准，以“专利申请日”为标准确定在先权利，并不会对专利申请人带来实际利益。

相对于以专利授权公告日为标准，以专利申请日为标准确定在先权利，虽然会具有更小的在先权利范围及更少的专利授权障碍，形式上似乎对专利申请人（尤其是对主观上并无过错的专利申请人）更为有利，但实则不然。在专利授权日前存在在先权利且该专利与其构成权利冲突的情况下，上述专利申请人仅是在形式上获得了该专利权，但却难以将其实际投入使用，因此这一专利权对其并无实质意义。

本院之所以持这种观点，系因为任何某识产权的实质均系禁用权，而非自用权，即，知识产权的实质在于权利人有权禁止他人未经许可实施其权利控制的行为，但却并非当然有权自己行使该权利客体，其是否有权行使该权利客体还要看其实施权利的行为是否构成对他人在先权利的侵犯。在知识产权侵权的认定并不以主观过错为前提的情况下，如果专利授权日前在同一权利客体上存在他人在先权利且二者构成权利冲突，则专利申请人即便获得了专利权的授权，亦无法将该专利权实际投入使用，否则，其实际使用该专利方案的行为将会构成对在先权利的侵犯。本案第三人使用本专利的行为已被生效判决认定构成对原告在先注册商标专用权的侵犯这一事实即充分说明了这一点。因申请人申请外观设计专利的目的通常在于将其直接或间接地投入实际使用，如果其授权后仍无法使用这一专利权，则该权利对其将无任何某质意义。由此可知，即便以专利申请日为标准确定在先权利，对于专利申请人而言亦并无实质利益。相应地，以授权公告日作为确实在先权利的标准，亦不会对主观无过错的专利申请人有所不公。

综上，本院认为，第x号决定中以本专利申请日作为认定在先权利的时间点，该作法有误，本院依法予以纠正。

2、本专利与原告在先的注册商标专用权是否构成权利冲突。

对于何某情况下外观设计专利权会与在先注册商标专用权相“冲突”，本院认为，因只有外观设计专利授权后的正常使用行为将会侵犯他人在先的注册商标专用权时，才可能产生该两种权利的冲突，故判断外观设计专利权是否与在先注册商标专用权产生冲突应依据商标法中有关侵犯注册商标专用权行为的相应规定予以判定。

《中华人民共和国商标法》第五十二条对于侵犯注册商标专用权行为进行了相应规定，依据该规定并结合商标法基本原理，本院认为，外观设计专利的正常使用行为在符合以下要件的情况下应被认定为构成与注册商标专用权构成冲突：

1、外观设计专利产品中对于涉案标识的使用系商标意义上的使用，即该标识的使用具有区分商品或服务来源的作用；

2、外观设计专利产品中使用的标识与注册商标相同或相近似；

3、外观设计专利产品所使用的具体商品或服务与注册商标核定使用的商品或服务相同或相类似；

4、外观设计专利产品中对该标识的使用可能使注册商标核定使用商品或服务的相关公众对于商品或服务的提供者产生混淆误认。

依据上述要件，本院现对本外观设计专利是否与原告在先注册商标专用权产生冲突予以判定。

首先，对于本专利中“白家”的使用是否属于商标意义上的使用，本院认为，由本专利附图可以看出，“白家”文字显著标识于产品左上方，因本专利名称为“食品包装袋”，而这一标示方式系包装袋上商标的常用标示方式，故相关公众通常会认为其指代的是该产品的商标，本专利中对于“白家”的使用属于商标意义上的使用行为。

其次，将本专利中使用的“白家”标识与原告的在先注册商标“白象”相比可以看出，二者在文字构成、排列方式及表达形式上均较为近似，故二者属于近似商标。

再次，虽然本专利名称为“食品包装袋”，但这一产品在实践中通常会附着于某一特定产品，而不会直接向最终消费者销售。鉴于本专利明确且显著地标示有“酸辣粉丝”字样，故本专利最终使用的商品为“酸辣粉丝”。因这一商品与原告在先注册商标核准使用的商品“方便面、挂某、面条”等在功能、用途及消费对象、销售渠道等方面均较为相近，故本院认为上述商品构成类似商品。

综合考虑上述因素，本院认为，本专利的使用会使相关公众误以为该产品来源于原告，从而产生混淆误认，本专利的使用行为构成对原告注册商标专用权的侵犯，据此，本专利与原告在先的注册商标专用权相冲突。

鉴于此，本专利不符合2001年专利法第二十三条的规定，应被宣告无效。原告的起诉理由成立，本院依法予以支持。被告作出的第x号决定适用法律错误，本院依法予以撤销。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项之规定，本院判决如下：

一、撤销被告国家知识产权局专利复审委员会作出的第x无效宣告请求审查决定。

二、被告国家知识产权局专利复审委员会重新作出无效宣告审查决定。

案件受理费一百元，由被告国家知识产权局专利复审委员会负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。

如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。

审判长芮松艳

代理审判员殷悦

人民陪审员韩涛

二○一一年九月二十日

书记员杨力