美国是西方发达国家中至今还在其专利法中坚持实行“先发明”制度的唯一国家。
  近年来，在国际专利协调问题上，美国一直站在专利法国际协调、甚至建立统一专利审批制度的立场上。而从专利法的国际协调角度来看，“先发明”制度完全是美国独特的制度，在国际上并没有市场。在这一点上，美国坚持“先发明”制度似乎与其国际协调的政治目标不尽一致。而且，一般来讲，“先发明”制度增加了专利申请的费用，同时也延长了专利授权的期限。那么，美国究竟为什么坚持这一制度呢？
  一、不同意见
  美国国内对于“先发明”制度存在的必要性也是存在疑问的。例如，Toshiko Takenaka 认为，尽管美国在法律制度上采用的是“先发明”制度，而实际上超过99%的申请案是在“先申请”制度下审查授权的，因此，美国在实践上实行的也是“先申请”制度。而相比来说，其他国家实行的“先申请”制度更为简单明了。同时，由于小发明的申请人更难提供在先发明的足够证据，因此，“先发明”制度不利于那些申请简单发明的小发明人。还有，由于这一制度的存在，也耽误了专利审查的时间，造成了审查周期的延迟。由于保持了自己技术秘密的发明人在这一制度下可以威胁专利权人的权利，这一制度也有专利权不确定的缺陷。最后，从国际协调上看，美国一国坚持“先发明”制度也与国际协调的政治要求不相符合。目前欧洲和日本这两个大局都实行的是先申请制度。1
  二、支持这一制度的理由
   相比而言，更多的美国司法界人士是支持这一制度的。
  美国前专利局局长唐纳德W 本纳 （Donald W Banner）认为，实行先发明制度主要有以下几点好处。一是可以保证发明人有一年的“宽限期”（grace period），从而保护发明人在一年的时间里能够避免公诸于众的不利影响，同时也可以给发明人在这一期限内考虑是否申请或着出售其发明的权利，从而提高了专利的“效率”；二是可以保证在后申请人“宣誓在先”（swear behind）的权利，而这一权利已经是一种广为美国发明人所习惯、接受的权利；三是，抛弃了先发明原则必然导致发明人在产生了发明设想时就要申请专利（filing on conception），从而使很多发明人进行无效率的申请，既使他们丧失了评估发明商业价值的机会，也提高了尤其是中小发明人的获得专利的费用。 2
  他还指出，另外，在绝对新颖性的原则下，也就是在“先申请”制度下，美国的专利审查员在审查专利案时，可能根本无从知晓破坏美国专利新颖性的外国申请。美国专利的确定性还会被即便是未印刷的知识、在外国使用和销售的产品所破坏。他由此夸张地提出，有关专利的诉讼费用将会大量增加。
  针对先发明原则下对于“新颖性”之诉的不同意见，他提出，事实上，只有千分之一的专利进行了新颖性诉讼，其中只有80%最终通过复审委员会（Board）进行了裁决。而其中，又只有41%的决定有利于在后申请一方。因此， 没有必要为了节省这么小的诉讼代价而另搞一套以扩大公知公用技术为代价的体系。
  反对先申请制度的另一个焦点集中在对小发明人的保护上。他认为，大企业并不依赖专利战略。他引用了前联邦巡回上诉法院主审法官豪威·马凯（Howard Markey）的观点。马凯法官认为，许多大公司并不需要专利制度。他们可能也要专利，但只是当作保护性措施，是为了对抗那些可能发明某些公众需要的东西并且获得专利，从而使大公司被迫与其谈判的小公司，而不是将专利用到生产线上。大公司更愿意在规模、服务、数量、财政支持和促销方面进行竞争，而不是专利方面。3 托马斯 史密斯也认为，先发明制度最大限度地保护了中小发明人的利益。 4
  三、评论
   美国先发明制度的主要法律依据是专利法102条b款。该款规定，“（除非）在美国申请专利的申请日前一年前，该发明已经在本（美）国或者外国有过同样的专利或者在印刷的出版物上公开（described），或者在本（美）国公开销售过或者已为公众使用，（发明人都应该被授予专利权。）”
   从这一条的规定可以看出，美国专利的新颖性和创造性标准实质上是相对的。也就是说，“在（“先发明”）制度下，一个外国的申请不能影响一个美国申请（的新颖性和创造性），除非并且只到该申请人以英语在相应的美国专利申请日之前申请了美国专利。5 由此，如果美国放弃了“先发明”制度，一方面，美国专利的新颖性就会成为绝对的，相对于美国专利的“在先技术”就会大量增加，而由于外国相应专利即便是只早一天申请，也会破坏美国专利的新颖性，这就可能会严重破坏“许多美国专利合法性并且降低所有专利的可靠性”。笔者以为，尽管从某种角度上讲，这一条的规定反映了美国专利制度对于专利权利确定性的追求，但从国际专利法律协调的角度看，这一原则的实质是通过缩小美国专利审查的“在先技术”范围，从专利制度角度尽最大可能保护了美国技术在美国市场上的垄断地位。同时，也促使外国申请人早日以英语申请美国专利，尽快在美国以英语公开其技术。
  而小发明人保护的问题则是司法实践中产生的具体问题。从立法形式上来看，根本无法确定该条对于小发明人有什么特殊的保护。应该说，“先发明”制度对于小发明人都是有利有弊的，这一制度对于大公司和小公司的保护没有实质上的差别。尽管一年的“宽限期”可能给小发明人带来利益，但司法实践中的举证等问题也可能给他们带来麻烦。世界各国的实践也没有表明“先申请”原则就不利于中小企业的申请。
  总之，“先发明”制度的实质恰如唐纳德W 本纳所说的那样，关键不在于节省诉讼费用，而在于新颖性对比文件的范围。
  那么，美国坚持“先发明”原则的基础是什么？其立法的考虑必然反映其社会的要求。从这一角度看，笔者以为，美国坚持这一原则的背景在于以下几个方面。一是英美法的传统法哲学观念的支配。尽管美国的宪法草创者托马斯·杰弗逊否定了知识产权是人的自然权利的哲学，而仅仅把其作为促进社会福利和财富增长的一种工具性的手段， 6但是，不可否认，劳动产生权利的观念在美国法的哲学中仍然起着重要的作用。在这种哲学的影响下，先发明者拥有权利具有最大的合理性。其次，如前所述，是保护本国利益的需要。专利法102条b的实质是给了美国发明人一个一年的宽限期，按照Case and Materials on Patent Law一书的说法，就是“有时可能起到保护本国发明者利益的作用。”7 同时，这样的设计，既避免了外国人在其本国专利到期的情况下，还能享有美国专利，又使外国人尽快到美国以英语申请专利，最大限度地促进专利技术在美国以英语公开。最后，也是最重要的基础是美国科技发展以及司法资源的现状。这两者决定了美国不会放弃“先发明”原则。围绕着“先发明”原则，美国法院创造出了一系列的概念来在诉讼程序中证明“先发明”。这必然造成诉讼成本的上升。但正如本纳指出的那样，“没有必要为了节省这么小的诉讼代价而另搞一套以扩大公知公用技术为代价的体系。”也就是说，对于美国司法界来讲，综合考虑，这样的诉讼成本是值得的，它缩小了“公知技术”的范围，保护了自己的市场。从社会发展的现实来看，美国科技研究发展的实力居于世界领先地位。其科研的深入程度和广泛程度是发展中国家甚至多数发达国家难望项背的。当然，尽管如此，其本国的科研单位也不可能就所有的课题衍生部分进行深入研究，也不可能全部申请专利。但是，一旦这些科研单位发现有外国申请人申请了美国专利，那么，一方面，由于专利申请这一行为本身就证明了该发明的市场前景，美国国内发明人也就不再需要对其进行“衡量”，而可以直接利用一年的“宽限期”申请同样的专利并且获得专利权，另一方面，由于美国的科研具有点多面宽的特点，他们往往可以较为从容地利用美国法院创造的一套概念体系，证明自己是在先发明人，从而赢得专利权。
  针对这一现状，可以认为，尽管美国专利局关于专利国际协调的立场不会变，这一立场决定于其追求“国际专利”的根本利益 8，但是，美国也不会轻易放弃“先发明”的原则。
  基于以上认识，笔者以为，中国在与美国进行的国际协调和谈判的过程中促使美国放弃先发明原则，符合我国以及广大发展中国家的整体利益。美国坚持这一制度的理论基础的弱点在于其宣称的对于中小发明人的保护，因此，从这一角度出发，拿出确实的证据证明“先申请”制度的优点或者两种制度的优缺点比较是可行的。在国际协调不可避免的前提下，参考美国专利法的做法，我们也可以采取相应的立场以保护我国发明人的利益。例如，在专利对比文献的语言上，美国的判例就作出了限制。我国是否也可以考虑从某种角度出发，在“绝对性”原则的基础上，充分利用专利的“地域性”原则，进行某种程度的限制，从而能促进外国以中文公布其发明，也尽最大可能保护我国技术垄断我国的市场。
  
  
  
  

【注释】
1Patent Harmonization: Comments on Issues Posted by the USPTO; CASRIP Newsletter. Spring/Summer 2001,pp7-8
2 What will happen if the United States adopts a first to file system? What do we get and what do we lose with patent harmonization? Dec 14,2001 University of California, Boalt Hall School of Law, Berkeley.
3 See footnote No 2
4 面向21世纪知识产权保护制度国际研讨会，1998年10月28—30，北京，“关于协调的评论”。
5同注3。
6 See Walter Hamilton, Investigation of Concentration of Economic Power: Patents and Free Enterprise 21(TNEC Monograph No.31)(GPO,1941)(quoting Thomas Jefferson)Martin J. Adelman, Case and Materials on Patent Law, pp34,WestGroup.
7 Martin J. Adelman, Case and Materials on Patent Law, pp300, WestGroup.
8笔者曾就这一问题有文讨论，见专利局编《审查业务通讯》，2001年第3期。
张志成