【摘要】非本单位人员参与到本单位职务发明的合作中时，非本单位人员的科技成果即使主要利用了本单位的物质技术条件，也不属于职务发明，而应定性为合作发明，在无约定的情况下，专利权应为非本单位人员与本单位的共有权利；合作发明关系的认定不应以形式上是否签订合作开发合同为标准；专利权权属纠纷不适用诉讼时效制度。
【写作年份】2009年

【正文】
         【精品案例】   　　北京军区总医院骨科的工作人员在临床医疗工作中发现，使用梅花髓针治疗股骨骨折在防旋转及防短缩能力方面存在缺陷，遂进行这方面的研究。1989年前后，经过北京军区总医院工作人员胥少汀、李建民等人多次研究、实验及临床应用，在时任河北大学力学系教授的华筑信及此前曾在北京军区总医院骨科进修的李铁防的参与下，“组合式防旋转髓内针”初步研制成功，并由北京军区总医院将该技术申请了实用新型专利，于1991年3月13日 获得授权，专利证书载明设计人为李建民、华筑信、胥少汀。李建民系北京军区总医院骨科中心研发上述专利技术的主要人员。该研究一直在空军总医院进行。   　　1994年12月28日，李建民、李铁防、华筑信及案外人邹德威共同向国家专利局申请了“组合式自锁防旋转髓内针”发明专利，并于2002年5月8日获得授权。“组合式自锁防旋转髓内针”发明专利是在“组合式防旋转髓内针”实用新型专利的基础上增加了具有自锁功能的部件。上述四人为该发明专利的权利人和发明人。后邹德威于2003年出具书面声明：承认“组合式自锁防旋转髓内针”发明专利的专利权归北京军区总医院所有，同时放弃该专利权人身份，但保留专利发明人身份，并协助办理有关变更手续。李建民也声明其不具有涉案“组合式自锁防旋转髓内针”发明专利发明人的资格，因此放弃对该专利的所有权利以及责任。   　　后北京军区总医院将李建民、李铁防和华筑信涉诉，要求确认系争技术成果的权利归属。一审判决认为，李建民作为该技术研发工作的主要人员为职务发明人，李铁防、华筑信并非北京军区总医院的工作人员，因而该发明专利应为北京军区总医院与李铁防、华筑信共有。而二审判决则认为，李铁防和华筑信并没有与北京军区总医院建立委托开发或合作开发的关系，而该专利成果的完成主要利用了北京军区总医院的物质条件，因而两人无权主张对争议专利享有专利权。从而确认“组合式自锁放旋转髓内针”发明专利的专利权归北京军区总医院享有。   　　【法义精研】   　　我国《专利法》以及《专利法实施细则》对职务发明有明确的规定，即执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。可见，职务发明强调发明人与单位之间的隶属关系，无论是单位交付的任务，还是利用了单位的物质技术条件，其都强调发明人是该单位的员工，即使只是临时员工。此时职务发明申请专利的权利在没有约定的情况下，就完全属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。但实践中，职务发明人往往不能独立完成专利的研发，而要借助单位以外人员的力量，参与和帮助其最终完成发明任务。在此过程中，其他参与人也对发明创造的实质性特点作出了创造性的贡献，其与发明专利有关的权利如何认定和保障值得探讨。   　　职务发明与合作发明的“竞合”   　　我国法律对职务发明的定义规定的很明确，在认定职务发明时必须严格符合其构成要素。从主体上来说，职务发明人必须是本单位人员；客观上必须是为了执行本单位任务或主要利用本单位物质技术条件；从权利归属上来说，如果是为了执行本单位任务，则发明创造的相关权利归单位所有，如果是主要利用本单位物质技术条件，则权利归属以合同约定为准，没有约定的归单位所有。这里即使双方约定发明权利归发明人所有，其性质还是职务发明，只是对权利归属做了约定安排而已。在职务发明人与非本单位人员合作的情况下，非本单位人员从主体上就已经决定了其不符合职务发明人的性质，即使其发明行为主要利用了合作单位的物质技术条件，也不可能使其成为职务发明人。外单位人员和本单位的职务发明人只能是一种合作关系。此时职务发明与合作发明发生了“竞合”，即职务发明人与单位以外人员的合作。   　　我国《专利法》第八条规定，两个以上单位或者个人合作完成的发明创造除另有协议的以外，申请专利的权利属于共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。可见对于合作发明的权利归属，法律规定以保障共同完成人的自然权利为主，以协议约定为例外。因此，在职务发明与合作发明“竞合”的情况下，发明创造的权利归属首先应从合作发明的角度来看，合作各方有没有协议约定，如果没有，则为合作各方共有。其次再从职务发明人的角度来分析。此时，从发明人的构成上来说，合作发明的发明人中有的为职务发明人，有的为非职务发明人。从权利人的构成上来说，职务发明人所享有的那部分权利在可以约定的情况下，如果与单位约定归职务发明人所有，则该发明的权利共有人为职务发明人和非职务发明人；如果约定为职务发明人和单位共有，则发明的权利共有人为非职务发明人、职务发明人以及职务发明人的单位；如果约定为单位所有或者没有约定，则该发明的权利共有人为非职务发明人和单位。也就是说，非职务发明人必然是权利人，而职务发明人与单位是否为权利人要视二者的约定。   　　另外，专利研发过程中的“外援”无论是职务发明人来邀请还是本单位邀请都不影响上述法律关系的定性。虽然在上述权属归类的过程中，在职务发明人与单位进行约定时没有考虑到其他非职务发明人的意见，特别是其他非职务发明人在受职务发明人之邀进行合作时，最终却发现该发明专利要由发明人和单位共享权利，非职务发明人往往会觉得不公平。但实践中，其他非职务发明人在参与研发时，如果合作对方是单位，则自然不易引发争议，如果合作对方是职务发明人，则其他合作方应当在合作时就明确该合作是否涉及职务发明，职务发明人与其单位对专利权利归属是否约定，如何约定等事项，从而主张自己的权利，事先做出协议安排，否则在目前的立法现状下，只能尊重职务发明人与单位的约定。   　　合作开发关系的认定   　　我国《专利法》第八条的规定明确了合作发明的定义及权利归属。但当两个以上单位或个人采取合作发明的方式进行技术研发时，双方或多方是不是必须签订合作开发合同或事先建立合作开发关系，我国相关法律并没有明确规定。   　　正常情况下，各方应当事先签订合作开发合同，约定合作发明事项和权利归属，只要事先建立了合作开发关系，即使合同中没有约定发明成果的权利归属，最终也可以依法确定共同完成发明的各方为专利权利的共有人。但如果合作各方没有签订合作开发合同，但有合作的事实，其相互间的合作关系能否确认呢？笔者认为，不管之前各方是否签订协议建立合作关系，只要系争的发明创造是合作完成，就应当确认合作方的合作关系。当然，这里关键还要看合作者是否对发明创造的实质性特点作出了创造性的贡献。因此，在没有合作协议的情况下，合作关系的确认应当以合作方是否对发明创造的实质性特点有事实上的贡献为确定标准，而不能简单的以是否事先有协议或建立了合作关系为前提。但如上所述，合作各方事先对合作关系和权利归属做出约定更有利于避免纠纷。   　　专利权权属纠纷不宜适用诉讼时效   　　我国《民法通则》第一百三十五条规定“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年, 法律另有规定的除外。”可见诉讼时效制度只适用于请求权，如债权请求权，其是一种相对权，其标的是债务人的给付行为。依照民法一般原理，对于有支配特点的权利，如所有权，就不适用诉讼时效制度。在请求权中，还有一些特殊的请求权也不适用诉讼时效制度，如排除妨害请求权、消除危险请求权和所有权确认请求权等。而专利权属于具有物权性质的民事权利，其权利确认请求权属于所有权确认请求权之列，从而应当被排除于诉讼时效制度之外。当然对于专利权的侵权纠纷，由于其属于债权请求权，依照《民法通则》以及《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十三条的规定，则要适用诉讼时效制度。   　　【案例点评】   　　本案中李建民、李铁防、华筑信、邹德威均为“组合式自锁防旋转髓内针”技术的发明人，其中，李建民为职务发明人，而其他三人为非职务发明人。四人事先虽然没有签订合作开发协议，但构成了事实上的合作发明关系。在没有约定权利归属的情况下，该专利技术的相关权利为四人共有。但由于李建民为职务发明人，其权利在没有与所在单位约定的情况下，应当归其单位所有，其本人只有放弃发明人身份的权利，但没有直接处分专利权的权利。另外由于邹德威放弃了权利人的身份。因此，本案系争发明的共有权利人为北京军区总医院、李铁防、华筑信。   　　（转载本文请注明出自北大法律信息网并完整载明作者下列个人信息）   师安宁 法律硕士 北京大成律师事务所高级合伙人
最高人民法院《人民法院报》“民商法案例法律诊所”专栏特邀主持人及专家撰稿人。
全国首届律师电视辩论大赛“优秀辩手奖”获得者
中华全国律师协会民委会委员
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【作者简介】
师安宁，法律硕士，北京大成律师事务所高级合伙人。