一 导言
  自1474年威尼斯城邦共和国颁布第一部专利法，专利制度在世界上已经有五百多年的历史，但起初授予专利权的条件一般只包括新颖性和实用性。随着专利制度的发展，授予专利权的数量急剧增多，发明变得相对容易，如果不进一步限制可授予专利权的条件，则专利制度不仅不能更好地发挥其推动技术进步的作用，反而可能会阻碍技术进步。因此，便出现了授予专利权的第三个条件即创造性，在美国被表述为“非显而易见性（non-obvious）”。 虽然表述不同但所表达的实质是相同的在《TRIPS协议》 [1]的第二部分第27条的注释中也有说明：“本条所指‘创造性’……与某些成员使用的‘非显而易见性’……系同义词。”1952年美国修改《专利法》将“非显而易见性”正式写入法典，与新颖性及实用性相结合形成专利法独特的鼓励发明、刺激竞争的有机体制 [2]。作为专利三性之首的非显而易见性要求其发明与现有技术相比是否具有对本领域的普通技术人员显而易见的特征。对此美国专利法第103条（a）款进行了详细规定：“一项发明虽然并不与本法第102条所规定的已经被披露或者已描述的情况完全一致，但如果申请专利的主题内容与现有技术之间的差异甚为微小，以致在该发明之初对于本技术领域中普通技术人员是显而易见的，则不能被授予专利。” [3]
  但在司法实践中，这一概括规定将专利的批准推入了自由裁量，带有极大主观性色彩的境地。“虽然创造性是存在的，但其确是一个无法量化的概念。对创造性的判断往往带有很大的主观性，很难有非常统一的标准。” [4] 于是1966年美国最高法院在对格雷诉约翰第尔公司（Graham v. John Deere Co. [5]）一案的审理中确定了判断一项发明是否具有非显而易见性的标准即（1）现有技术的范围与内容；（2）现有技术与权利要求的区别；(3) 相关领域的普通技术水平；（4）另类补充标准（secondary considerations）。也就是说判断一项技术是否具有非显而易见性首先要将该技术与申请日前的现有技术进行对比看是否有区别。其次看该技术领域的普通技术人员是否可以通过现有技术轻易的得出该技术。当然还可以根据某些客观的标志来判断其是否有非显而易见性。如：克服了所属技术领域长期存在的技术偏见﹑取得了预想不到的技术效果等 [6]。当然美国也将该技术在商业上的成功列入了补充标准之中。
  在随后的司法实践中美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在1982年通过判例对美国最高法院的四项判断标准作了进一步的阐述并确立了“教导-启示-动机” [7] （teaching-suggestion-motivation)标准，即如果现有多份技术文献的内容给出了明确的教导和启示，使该领域的普通技术人员有动机将它们结合起来得到该新技术则权利要求中所请求保护的产品或方法应当认定为具有显而易见性。该检验标准使非显而易见性的判断在实践中更具有可操作性。
  美国联邦巡回上诉法院确立的这一标准一直都被美国法院和美国专利商标局（USPTO）作为认定非显而易见性的基本框架，并且在实践中也达到了一种平衡。但该标准要求在现有的技术文献中要有明确的教导和启示这就使得判断标准太过于的僵化，不利于专利制度根本宗旨的实现，因此美国现在不惜打破这种平衡，寻求更高的标准从而达到一种新的平衡 [8] 。2006年5月25日美国司法部建议最高法院审查KSR案件及美国联邦巡回上诉法院所确定的“教导—启示—动机”准则。美国最高法院在2006年6月26 日作出决定，对KSR案签发调卷令，这是自20世纪70年代以来美国最高法院受理的第一件非显而易见性的专利案件，这在美国专利制度的发展史上也许有着里程碑的意义。
  二 KSR案 [9] 的基本情况：
   70年代以前，汽车司机通过脚踩油门踏板来控制速度，该踏板围绕轴点旋转。70年代之后，汽车制造商开始设计可调节的踏板装置。90年代制造商通过在踏板上安装电子元件代替原有的机械装置。
  本案中的Teleflex公司就将可调整的油门踏板装置进行改进并与电子踏板位置元件相结合，该电子元件被固定在支架上，从而能够测量踏板在轴心的位置。Teleflex公司就该项改进和组合向美国专利商标局申请了Engelgau [10]专利并获得批准。其专利说明书称，本技术的踏板装置可以是任何可调整的踏板装置。而电子踏板位置元件则可以是该技术领域任何元件。
  根据Engelgau专利权利要求4的描述，该装置由下列部分构成：(1)安装在汽车上的支架；(2)可调整的脚踏板装置，带有扶手，可以围绕(1)所述支架前后旋转；(3)该踏板装置配备安装在(1)所述支架上的轴；(4)在(1)所述支架上配备电子踏板位置元件(并进一步说明电子踏板位置元件对轴以及支架扶手调整的位置作出反应)。
  KSR公司是经营客车和轻型卡车脚控油门踏板装置的加拿大公司，在KSR公司的产品也同样的将电子元件与油门踏板装置相结合。因此，在2002年11月8日Teleflex公司及其附属公司Technology Holding向美国密歇根州的联邦地方法院起诉KSR公司，称KSR的可调节油门踏板装置侵犯其Engelgau专利权利要求4。
  美国密歇根州的联邦地方法院根据美国最高法院在格雷诉约翰第尔公司（Graham v. John Deere Co.）一案中所确立的判断非显而易见性的四项调查而作出判定。其判决认定：
  1．Engelgau专利权利要求4的所有的技术部分均可以在现有技术文献获得。
  2．本领域的普通技术人员应为受过机械工程高等教育并在踏板装置领域具有一定经验的人员。
  3．现有技术文献对普通技术人员的教导或启示与诉讼专利的权利要求之间几乎没有差异。
  4．本领域普通技术人员通过也有技术文献的教导可以很容易地将可调节踏板装置与踏板位置电子元件结合起来，而这正是Engelgau专利的权利要求。
  美国密歇根州的联邦地方法院同样应Teleflex公司的要求进行了另类补充标准的调查，评估了Teleflex的商业运作是否成功，但最终的结论是该调查结果不足以推翻KSR公司令人信服的显而易见性的清晰证据。
  于是2003年12月12日，美国密歇根州的联邦地方法院作出简易判决：根据1952年《专利法》第103条(a)款，判决Engelgau专利权利要求4具有显而易见性因而无效。
  随后Teleflex公司不服判决上诉至美国联邦巡回上诉法院（CAFC）。CAFC认为，“教导-启示-动机”标准需要地方法院有确定的事实依据和证据表明，本领域普通技术人员对现有技术文献的具体理解或现有技术文献对其的教导，可以启示其在无该发明知识的情况下，完成此项技术的结合。也就是说，CAFC认为，地方法院并没有对具体的教导启示以及动机的事实进行认定从而来表明通过现有技术的启示可以在可调控踏板上安装电子控制系统。
  同样CAFC认为，KSR公司提供的证据可以表明其有将电子元件与可调控踏板装置结合的动机，并表明该元件“可能已经”安装在踏板装置的固定支架上，但并没有表明存在着具体的确定的将电子装置元件与固定支架结合的动机。因而不能判定Engelgau专利为显而易见而无效。
  2005年1月6日，CAFC裁定联邦地方法院在判断Engelgau专利权利要求4时，错误地运用了“教导-启示-动机”的判断标准，因此撤销联邦地方法院对Engelgau专利不具有显而易见性的判决。
  对于该裁定KSR公司也不服，于是就向美国最高法院提出请求，请求最高法院签发调卷令，对该案以及美国联邦巡回上述法院的非显而易见性判断标准进行审查。美国最高法院在2006年6月26日最终作出决定，对KSR案签发调令，并审查美国联邦巡回上诉法院所确立的“教导—启示—动机”的非显而易见性判断标准。
  本案一出，重新引起美国各方对一直以来所遵循的非显而易见性判断标准的重新审视。美国司法部也向最高法院提出建议，认为CAFC所确定的“教导-启示-动机”标准过于僵化，不利于专利制度。同样早在2003年美国联邦贸易委员会在《促进创新：竞争与专利法律政策的适当平衡》 [11] 报告（以下简称FTC报告）中也指出了“教导-启示-动机”标准低估了本领域的普通技术人员的水准，导致了本不应授予专利的发明授予了专利。
  三 本案焦点所在
  从本案的起诉和上诉过程以及申请最高法院的提审的请求来看，KSR案中所存在的焦点和争议问题集中在，Teleflex公司的Engelgau专利是否具有非显而易见性以及如何来判断非显而易见性。从而引起了人们对美国联邦巡回上诉法院所确立的“教导—启示—动机”判断标准的重新审视。该标准是在美国最高法院在对格雷诉约翰第尔公司（Graham v. John Deere Co.）一案中所确立的判断非显而易见性标准的框架下进行的改革，还是对美国最高法院的判定标准进行了僵化限制违背了最高法院的初衷。对这一争议美国最高法院的最后裁决很可能成为美国专利制度发展史上的又一次突破。迄今为止，关于创造性判断标准的争论各国都还很少碰见。
  四CAFC判断标准透析
  美国联邦巡回上诉法院(CAFC)在丹尼逊公司诉潘迪尔公司（Dennison Mfg.Co.v.Panduit Corp.） [12] 一案中，对最高法院所确立的判定框架作了进一步改革，成为103款在非显而易见性判断标准的具体使用范例。该标准主要包含三个方面即审查的主体标准、现有技术文献的内容以及现有技术文献对本领域普通技术人员的意义。现行各国创造性的判断一般都是由这三个方面组成。
  (一) 审查的主体标准
  “非显而易见性并不是一种能用天平或标尺衡量的客观标准” [13] 。对其的判断要靠审查人员的主观思维。因此，为了限制这种主观的随意发挥各国都引入了“本领域的普通技术人员”这一概念，也就是假设了一个能够统一审查标准的人。所谓“普通技术人员”是一种适中的概念，它既不是专家，也不是门外汉，他无所不晓，古今中外的所有现有技术对他来说都不陌生，但他却没有进行改进，组合的主观意愿 [14] 。
  联邦巡回上诉法院所确定的标准同样坚持这一概念。其认为法律决策者必须将自己放在业内具有普通技能人士的位置上理解该专利的技术内容。对某一发明者具体的技术水平，法庭则不予考虑。业内具有普通技能的人士的标准相当于美国侵权法意义上的理性人的标准（reasonable person standard）。在运用这一标准时，法庭和专利商标局常采用专家论证的方式确认现有技术的范畴及具有普通技能人士的技术水平。法庭如对任何一方提供的证据怀有疑问都可任命专家进行独立论证 [15] 。
  （二）现有技术文献的内容确定
  1．确定与所申请专利技术最接近的现有技术的内容和范围。确立现有技术文献的内容对判定专利申请是否具有非显而易见性，从而获得专利保护具有先决意义。现有技术应当是申请日或者优先权日以前已经公知的技术，此类现有技术文献并不一定局限于科学技术的某一方面。
  2．对比现有技术文献从而分析出所申请专利的技术内容与现有技术的不同之处。分析现有技术文献应当以前面所说的本领域内具有普通技术人员对现有技术文献的认知水平为出发点，将此作为对比组合现有技术的标准。进而将之与所申请专利的技术内容进行对比。
  （三）现有技术文献对本领域普通技术人员的意义
  所申请的专利技术一般都是在已有的基础之上进行的创新，它一般不可能会与原有技术完全重合。仅仅通过对现有技术的表面对比组合是不可能判定非显而易见性的，因此要判定现有的各种技术文献中是否对本领域的普通技术人员有明确清晰的教导或启示，从而让其可以得出该申请的专利技术。
  该判定标准就是美国联邦上诉巡回法院所确定的“教导—启示—动机”标准。这一标准具体讲就是指，如果先前发明A所达到的技术效果是X，而在后发明B所达到的技术效果是Y，如果A发明的发明人在其说明书和权力要求书中已经明示或暗示了在稍加改动后，便能达到技术效果Y，或一个在该领域具有普通技能的人可以从说明书或权力要求书中明确看出这种暗示，则该项发明B就不具有非显而易见性 [16] 。
  因此，这就要求法院或审查员在判断一个专利技术是否具有非显而易见性的时候，必须拿出确定的清晰的事实证据来证明本领域的普通技术人员从已有的技术文献中得到了教导或启示从而产生将技术结合的动机，否则该专利技术就不能认定为具有显而易见性。KSR案中美国联邦上诉巡回法院的判决就充分说明了这一点。
  另外，技术发明的商业成功、现实中长期不能满足的技术需求、他人求而不成的努力等方面的事实也是确立非显而易见性的参考标准，即另类补充标准。不过，法庭一般不倾向于将这方面的考虑因素作为非显著性标准的直接证据。
  五 CAFC判断标准的好处
  （一）该标准可以防止“事后之明”。当有人作出了一项发明之后，他人评价该发明常常会认为很简单，不难想到，但是在没有提出该发明时却往往谁也没有想到。“因为有很多发明对于同一领域的技术人员来说，就像一层窗户纸，一捅就破” [17] 。
  （二）可以增强非显而易见性判断的确定性。采用这样的标准、公众、专利申请人、专利权人可以事先预测到专利局审查和法院审理结果，从而将非显而易见性判断的主观随意性减少到最低程度。 [18]
  六CAFC判断标准的问题分析
  美国联邦巡回上诉法院在最高法院判定非显而易见性的标准下将其进一步阐述为“教导—启示—动机”标准。该标准虽然具有上诉的两方面好处，然而最高法院的确定该标准的判决并未要求在判断非显而易见性的时候必须有明确的清晰的事实证据。因此，该标准在实践运用过程中就产生了一些问题。
  （一）不利于技术的创新
  这一标准要求在现有的技术文献的对比组合中有明确和清晰的教导和启示，这种僵化和严格的限制标准将导致大部分不具有创造性的专利因为没有具体的事实证据而不得不被授予专利，产生大量的问题专利。违背了把非显而易见性规定为获得专利的必备条件的原理即“并非一切新颖、实用的东西都有取得专利保护的价值。旧东西与仅仅在技术上或字面上新颖的东西之间，差别可能是非常微不足道的，乃至新颖的东西可以轻易地甚至自动地从旧的已知物中推演出来” [19] 。
  因为无论是诸如技术报告，科技论文，期刊文章之类的一般科技文献还是专利说明书，其作者在撰写时主要是将其研究开发成果如实地介绍出来，它们不是为了以后用作专利审查中的对比文献或者进行法律诉讼而撰写的。很难想象，这些文献中会有明确记载诸如“本装置的这部分可以与文献A中记载的装置X结合起来形成一种具有某种用途的产品”，“本装置的那一部分可以与文献B中记载的装置Y结合起来形成另一种具有某种用途的产品”之类的教导或提示。即使这种结合对作者来说是显而易见的也很少有人会如此撰写文章。要求科技技术文献的作者在其文章、论文、专利说明书中写明这类“教导”或者“提示”有悖于常理，不符合科技文献的一般撰写习惯 。 [20]
  在KSR案中，联邦地方法院通过现有技术文献的对比发现，Engelgau专利的权利要求4对于踏板装置领域有经验的机械工程师而言是可以从已有的可控踏板技术文献和电子技术文献中得出教导和启示的，但美国巡回上诉法院确认为在已有的技术文献中没有明确的具体的事实证据来证明该教导和启示，从而判决该专利有效。
  可见，专利局和法院在审查的时候要想找到明确清晰的事实证据是非常困难的，甚至根本找不到事实证据。这就使得专利授予的门槛降低和宣告专利无效的难度增大，从而造成大量不具有非显而易见性的技术受到专利制度的保护，形成技术创新过程中的层层障碍，也使得法院在宣告专利无效的时候难度过高。正如同FTC报告中所说的：“可见在专利无效诉讼中采用‘清楚和有说明力’规则削弱了美国法院发挥剪除不当专利的作用。”当然这符合建立专利制度的目的即防止了借用他人的技术成果而不提供任何报酬的行为，但这却使得许多并无借用他人技术的研究人员在经过自主研发的情况下仍避免不了侵犯他人的在先技术。这样一部分研发人员就不得不放弃研发的想法，从而不利于科技的竞争，对技术的创新产生负面影响。
  （二）无法证明非显而易见性
  已有技术文献的明确清晰的教导或启示，当然的证明了所申请的专利技术具有显而易见性。但其不足在于这样的教导启示却不能证明该项专利技术具有非显而易见性，也不能证明本领域的普通技术人员不能从已有文献中轻松得出该专利技术。也就是说该标准是个单项标准无法帮助审查人员识别该专利技术的非显而易见性。
  然而“当用于判断某一命题的准则不是该命题成立与否的充分必要条件时，从逻辑上讲它就不能构成或者被正确用作判断的准则” [21] 。因此，美国联邦巡回上诉法院所确立的这一标准在实际操作过程中也就不可避免的引起一些问题。对此FTC报告中也提出了质疑。
  （三）商业上的成功不应作为另类标准
  “与着眼于技术问题的批判行不同，补充标准验证的用意是把经济上和动机上的实效作出非显而易见性的标志。正如补充验证标准本身所反映出的含义，它们显然只是一些次要因素，只是在非显而易见性难以确定时才予以考虑” [22] 。因此，为了防范另类补充标准作为专利申请的标准在司法实践中滥用，美国法院要求在应用另类标准之前首先应确立技术发明专利申请具有发明的特性，从而来限制这种标准的应用。但是笔者认为作为另类补充标准的所谓的商业成功并不能用来辅助判断，其反而会影响专利制度本身宗旨的实现。
  因为商业成功能够反映所申请的专利技术具有经济价值，但不一定能够反映它的技术价值。导致商业成功的因素很多，绝非仅仅取决于一项发明的非显而易见性。具有非显著性特点的商业思维，也可能在于优良技术的应用。
  这种仅以商业上的成功作为一项判断的标准可能会导致专利政策有系统地朝着那些在市场上占据有利的地位从而获得商业成功的可能性更大的公司倾斜。这种辅助性因素所产生的偏差，对本来显而易见的发明创造授予专利权，从而对竞争机制带来负面损害 [23]] 。
  七 结束语
  KSR案的出现并不是偶然的，美国联邦巡回上诉法院所确定的“教导-启示-动机”虽然在客观上防止了审查人员在判定非显而易见性时的主观随意性，但却牺牲了一部分人的创新积极性，一定程度上阻碍了科技的创新。尽管现在的判断标准能够使社会达到一定的平衡，但当这种过低的门槛可能影响到社会的进步的时候，美国不惜打破这种已有的平衡寻求一种更有利的判断标准从而达到新的平衡。
  这种对非显而易见性判断标准的怀疑在我们国家还不曾出现，因为我国的专利制度还在完善阶段，专利申请的数量也远远落后于其他国家。但对美国现有情况的分析以及所出现问题的研究对我国的专利制度的完善还是有借鉴意义的。随着专利申请的国际化，大量的国际专利进入我国。虽然促进我国科技的发展，但也造成了大量国际专利技术的垄断从而影响国内技术的发展和创新，向DVD事件等等。因此，要不断的吸取自己的以及国外的经验和教训使得我国的专利制度向更加完善的方向发展。
  

【注释】
[1]1994年关税与贸易总协定与贸易（包括假冒商品贸易）有关的知识产权协议（‘94GATT TRIPS） 。
[2]参见于丹翔：《美国专利申请中非显著性要件简析》，载《外交学院学报》，2002（4）。
[3]参见莫成凡：《创造性的不同称谓及其翻译》，载《上海翻译》，2006 （1）。
[4]吴汉东：《知识产权法》，中国政法大学出版社2002年版，第149页。
[5]该案可以在//www.westlaw.com查到，2006年12月5日访问。
[6]参见李永明：《知识产权法》，浙江大学出版社2003年第2版，第330页。
[7]参见韩志杰：《美国司法部建议最高法院审查KSR案件及非显而易见性的判断标准》，载//www.sipo.gov.cn/sipo/xwdt/gwzscqxx/2006/200610/t20061012_112510.htm，2006年12月4日访问。
[8]参见尹新天：《专利权的保护第2版》，知识产权出版社2005年版，第554页。
[9]该案可以在//www.westlaw.com查到，2006年11月5日访问。　
　　 [10] 该专利2000年8月授予（US 6237565），在//www.uspto.gov/patft/index.html
可以查到，2006年12月4日访问。　
　　 [11]2002年2月到10月，美国联邦贸易委员会和美国司法部在反托拉斯局联合组成一个委员会，进行一系列听证。就竞争与专利保护的法律政策之间的合理关系进行调查。听证会历时24天，听取了300多名来自各方面的专家意见。经过听证会，委员会2003年公布了《促进创新：竞争与专利法律政策的适当平衡》报告。

[12]该案可以在//www.westlaw.com查到，2006年12月5日访问。
[13]张晓都：《专利实质条件：从发明与实用新型专利的实质条件到生物技术发明的可专利性》，法律出版社2002年版，第167页。
[14]参见尹新天：《专利权的保护第2版》，知识产权出版社2005年版，第556页。
[15]参见于丹翔：《美国专利申请中非显著性要件简析》，载《外交学院学报》，2002（4）。
[16]参见袁宏伟、谷淑娟：《专利权保护案例分析》，山西经济出版社1999年版，第81页。
[17]袁宏伟、谷淑娟：《专利权保护案例分析》，山西经济出版社1999年版，第81页。
[18]参见尹新天：《专利权的保护第2版》，知识产权出版社2005年版，第556页。
[19]P·D 罗森堡（美）著、郑成思译：《专利法基础》，对外贸易出版社1982年版，第124页。
[20]参见尹新天：《专利权的保护第2版》，知识产权出版社2005年出版，第557页。
[21]尹新天：《专利权的保护第2版》，知识产权出版社2005年出版，第557页。
[22]P·D 罗森堡（美）著、郑成思译：《专利法基础》，对外贸易出版社1982年出版，第146页。
[23]]“To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy”，A Report by the Federal Trade Committee, October 2003,//www.ftc.gov，2006年12月3日访问。

【参考文献】
[1]于丹翔：《美国专利申请中非显著性要件简析》，载《外交学院学报》，2002（4）。 [2]莫成凡：《创造性的不同称谓及其翻译》，载《上海翻译》，2006（1）。 [3]吴汉东：《知识产权法》，中国政法大学出版社2002年出版。 [4]李永明：《知识产权法》，浙江大学出版社2003年第2版。 [5]尹新天：《专利权的保护第2版》，知识产权出版社2005年出版 [6]张晓都：《专利实质条件：从发明与实用新型专利的实质条件到生物技术发明的可专利性》，法律出版社2002年出版。 [7]袁宏伟、谷淑娟：《专利权保护案例分析》，山西经济出版社1999年出版。 [8] P•D 罗森堡（美）著、郑成思译：《专利法基础》，对外贸易出版社1982年出版。 [9]汤宗舜：《专利法解说》，专利文献出版社1994年出版。 [10]国家知识产权局条法司著：《新专利法详解》，知识产权出版社2001年出版。 [11]张乃根：《美国专利法》，中国政法大学出版社2000年出版。 [11]《美国专利法》，《国外专利法介绍》，知识产权出版社，1981年出版。 [12]世界贸易组织协定中《与贸易有关的知识产权协议》。 [13] A Report by the Federal Trade Committee：《To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy》，October 2003。 [14] David D.Guralnik Webster’S New World Dictionary. The World Publishing Company New York And Cleveland,1972.
党凯