黑龙江省高级人民法院

民事判决书

（2008）黑知终字第X号

上诉人（原审被告）中国移动通信集团黑龙江有限公司，住所地哈尔滨市南岗区X街X号。

上诉人（原审被告）哈尔滨朗正电子科技有限公司，住所地哈尔滨市香坊区X街X号。

被上诉人（原审原告）于某某。

上诉人中国移动通信集团黑龙江有限公司（以下简称移动公司）、上诉人哈尔滨朗正电子科技有限公司（以下简称朗正公司）因与被上诉人于某某侵犯实用新型专利权纠纷一案，不服哈尔滨市中级人民法院（2007）哈知初字第X号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。上诉人移动公司，上诉人朗正公司，被上诉人于某某到庭参加诉讼。本案现己审理终结。

原审判决认定：于某某于2003年2月13日申请，2004年2月11日获得x.5“免挖沟地下光电缆铺设器”实用新型专利权。其权利要求为：1、一种免挖沟地下光电缆铺设器，其特征在于某铺设器主体（1）上设有从上端面至下端头相通的光电缆通孔（2）；光电缆出口弯座（3）固配在铺设器主体（1）的后侧中间部位上，且与光电缆通孔（2）相连通。2、根据权利要求1所述的免挖沟地下光电缆铺设器，其特征在于某设器主体（1）前侧作业面整体呈向后弯曲均匀过渡的弧线形状，并设有刃口。3、根据权利要求1所述的免挖沟地下光电缆铺设器，其特征在于某设器主体（1）的下端呈向侧向弯曲状。其说明书记载：本发明创造的目的就是针对当前人力或者挖掘机械开挖明槽后再铺设地下光电缆所存在的技术问题，设计提供一种免挖沟地下光电缆铺设器，达到提高地下光缆铺设效率和质量、降低施工作业成本、减轻劳动强度的目的。本发明创造的基本设计是，在铺设器主体上设有从上端面至下端头相通的光电缆通孔，光电缆出口弯座固装在铺设器主体的后侧中间部位上，且与光电缆通孔相连通；铺设器主体前侧作业面整体呈向后弯曲均匀过渡的弧线形状，并设有刃口；铺设器主体的下端呈向侧向弯曲状，至此构成免挖沟地下光电缆铺设器。本发明创造铺放地下光电缆时无需开挖明沟即可直接将光电缆铺埋在地表面下要求深度，并可实现立体多层不同深度光电缆的同步铺设，具有结构简单、成本低廉、故障少、作业可靠、作业质量好、效率高、使用范围广、适应性强的特点。2005年11月21日，国家知识产权局出具实用新型专利检索报告认为：于某某的x.5“免挖沟地下光电缆铺设器”专利具有新颖性和创造性。于某某于2007年4月2日交专利年费945元。

邱有军于2005年9月22日申请，2006年9月27日获得x.1“光缆地埋开沟铺设器”实用新型专利权。其权利要求的主要内容为：1、一种光缆地埋开沟铺设器，其特征在于某包含开沟铲、两个光缆槽板、槽板盖、导向轮、导向轮轴；开沟铲的上部开有连接孔，开沟铲的前端设有分土刃，两个光缆槽板分别固定在开沟铲后侧的左右两侧上，槽盖板固定在两个光缆槽板的后端上，两个光缆槽板的下侧后端设有圆弧凸起，导向轮轴的两端设置在圆弧凸起处的两个光缆槽板上，导向轮设置在两个光缆槽板之间的导向轮轴上，导向轮上侧的两个光缆槽板与开沟铲和槽盖板之间形成光缆上通道，导向轮下侧的两个光缆槽板之间形成光缆下通道。邱有军与孙配华于2007年1月1日签订《协议书》约定：邱有军同意孙配华自2007年1月1日至2012年12月31日无偿使用x.1“光缆地埋开沟铺设器”实用新型专利。

移动公司与朗正公司于2007年9月20日订立《建设工程施工合同》约定：移动公司将齐齐哈尔地区（齐齐哈尔市区、昂昂溪、梅里斯、富拉尔基、碾子山、富裕、依安）发包给朗正公司施工；工程内容：敷设直埋光缆642.871公里，敷设管道光缆41.593公里，敷设架空光缆4.437公里，敷设排流线377.65公里；合同总价款9,783,891元。孙配华于2007年12月12日出具《证明材料》，主要内容为：孙配华和刘新国受朗正公司雇佣，对其承包的移动公司铺设齐齐哈尔地区光缆工程中的依安县地段进行具体施工。孙配华和刘新国自带工具负责施工，使用的是光缆地埋开沟铺设器。使用该专利是受到邱有军许可的，并有授权协议书。朗正公司于2007年12月12日出具《证明材料》，主要内容为：1、朗正公司于2007年5月经投标获得移动公司铺设齐齐哈尔地区（含依安县）地下光缆工程；2、依安县地段的光缆铺设工程，由朗正公司雇佣的施工人员孙配华、刘新国自带工具负责施工；3、孙配华、刘新国在施工该地段中使用的是光缆地埋开沟铺设器，该专利权利人是邱有军，并已取得其许可使用。朗正公司述称，孙配华使用的光缆地埋开沟铺设器，具有开沟、埋电缆、填土三项功能，于某某的专利是单一的铺入电缆的设备。朗正公司在庭审中承认，2007年6月份，在依安县地段铺设光缆178公里。

原审法院认为：于某某的x.5“免挖沟地下光电缆铺设器”实用新型专利权有效。根据于某某的专利权利要求书，其专利的必要技术特征为三项：1、铺设器主体；2、在铺设器主体上设有从上端面至下端头相通的光电缆通孔；3、光电缆出口弯座固配在铺设器主体的后侧中间部位上，且与光电缆通孔相连通。将朗正公司使用的被控专利侵权物光缆地埋开沟铺设器与于某某的专利权利要求相比对，参考于某某专利说明书及其附图，两者的相同之处在于：光缆地埋开沟铺设器有开沟铲，与于某某专利的铺设器主体相同；两者的不同之处在于：于某某专利有铺设器主体从上端至下端相通的通孔和与光电缆通孔相连通的弯座，而光缆地埋开沟铺设器具有两个光缆槽板和槽板盖，两个光缆槽板分别固定在开沟铲后侧的左右两侧上，槽盖板固定在两个光缆槽板的后端上，两个光缆槽板的下侧后端设有圆弧凸起，导向轮轴的两端设置在圆弧凸起处的两个光缆槽板上，导向轮设置在两个光缆槽板之间的导向轮轴上，导向轮上侧的两个光缆槽板与开沟铲和槽盖板之间形成光缆上通道，导向轮下侧的两个光缆槽板之间形成光缆下通道。光缆地埋开沟铺设器用导向轮上侧的两个光缆槽板与开沟铲和槽盖板之间形成光缆上通道，导向轮下侧的两个光缆槽板之间形成光缆下通道，代替于某某专利中铺设器主体从上端至下端相通的通孔和与光电缆通孔相连通的弯座，是本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动即可想到的技术方法。被控侵权物是以基本相同的技术手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，与于某某的专利等同。应认定，被控侵权物全部再现了于某某专利的必要技术特征。邱有军x.1“光缆地埋开沟铺设器”实用新型专利的申请日和授权公告日均在于某某x.5“免挖沟地下光电缆铺设器”实用新型专利申请日和授权公告日之后，邱有军的专利不能对抗于某某的涉案专利。朗正公司关于某工人孙配华使用光缆地埋开沟铺设器已经取得邱有军同意、专利侵权物与邱有军专利一致的抗辩主张，不能成为不构成专利侵权的理由。朗正公司未经于某某许可，擅自实施于某某的专利技术，已构成专利侵权，应立即停止侵权，并赔偿于某某的经济损失。

该院就于某某起诉移动公司、子豫公司、工程局、谷胜利侵犯专利权纠纷一案，已作出（2005）哈民五初字第X号民事判决，认定专利侵权行为人使用的专利侵权物与于某某的专利等同，构成专利侵权，判决专利侵权行为人立即停止侵犯于某某x.5“免挖沟地下光电缆铺设器”实用新型专利权的行为，并赔偿于某某的经济损失。在该判决作出后，该案的当事人移动公司已经知道其发包的铺设地下光缆工程中所使用的铺设器存在侵犯于某某专利权的情况，其负有避免在此后的工程施工中再出现专利侵权行为的注意义务。然而，在该判决生效后，在移动公司发包施工的铺设地下光缆工程中，又再次使用了侵犯于某某专利权的专利侵权物，移动公司未尽到避免再出现专利侵权行为的合理注意义务，无论其是否工程的施工者，均应对其工程施工中发生的专利侵权行为负责。移动公司关于某做为发包单位不应成为被告，不构成侵权的抗辩主张不成立。移动公司已构成专利侵权，应立即停止专利侵权行为，并赔偿于某某的经济损失。因于某某所受损失情况和移动公司、朗正公司侵权获利情况均难以确定，根据专利权的类别、侵权人的主观过错程度、使用专利侵权物施工的工程量和铺设地下光缆工程施工的一般利润额等因素，酌情确定移动公司和朗正公司应当承担的赔偿数额；于某某请求赔偿的数额适当，应予支持。判决：一、朗正公司、移动公司立即停止侵犯于某某x.5“免挖沟地下光电缆铺设器”实用新型专利权的行为；二、朗正公司和移动公司赔偿于某某50万元，于某判决生效之日起十日内付清。案件受理费8800元，由朗正公司和移动公司负担。

移动公司上诉称：一、原审判决认定事实错误。于某某起诉移动公司、子豫公司、工程局、谷胜利侵犯专利权纠纷一案与本案的承包人、实际工具使用人、侵权物等都存在着不同，可以证明移动公司不是明知，原审判决认定移动公司明知施工存在侵权行为，并认定移动公司存在主观过错，属于某定事实错误。二、原审判决适用法律错误。移动公司既没有单独实施专利侵权行为，也没有与光缆施工单位共同实施专利侵权行为，不属于某利侵权行为的共同侵权人。移动公司作为光缆工程的发包方，其发包行为不存在过错，亦不存在教唆、帮助施工单位实施专利侵权的行为，故移动公司不应当承担专利侵权的法律责任。请求撤销原审判决，依法改判。

朗正公司上诉称：一、原审判决违反法定程序。1、朗正公司以使用邱有军许可的专利“光缆地埋开沟铺设器”进行抗辩，原审法院审理了邱有军专利是否侵犯于某某专利，违背了民诉法中“不告不理”的原则和精神。2、原审法院不是按着于某某的诉讼请求和事实进行审理，没有按着法庭调查的事实进行判决，而是审理了于某某专利和邱有军专利是否等同的事实和法律关系，这一变更没有依法向朗正公司送达起诉状，被剥夺了其应有的诉权。3、原审判决遗漏了诉讼当事人。原审判决认定邱有军专利侵犯了于某某专利，邱有军应是主要侵权人，应为共同被告。4、原审判决认定于某某的证据有VCD光盘两张，没有质证，认定证据不当。二、原审判决认定事实错误。1、邱有军的专利权利要求八项，原审判决只审查了第一项；两个专利虽都是输送光缆，但在技术上，二者输送方式和维护方式不同。于某某专利的光缆输送是通过整体向后弯曲过渡的弧线形，并设有刃口的圆孔中通过。这种方式在机械结构设计中称为滑动式摩擦，输送阻力大。邱有军的专利是通过导向轮输送光缆，这种方式在机械设计中称滚动式摩擦，产生的摩擦力极小，光缆走向很好。于某某的专利，铺设器是一个整体圆管弯曲弧线形主体，一旦出现技术故障或光缆出现问题，无法及时维护。邱有军的专利，光缆从光缆槽板之间和槽盖板形成的通道导向轮中放入和输出，一旦出现问题，可立即拆卸下槽盖板和导向轮，进行机械维护或检查。2、原审判决认定的赔偿金额没有依据。3、原审判决对朗正公司使用邱有军专利铺设光缆的数量没有查明。请求撤销原审判决。

于某某针对移动公司的上诉主张答辩称：1、移动公司作为光缆铺设工程的建设单位，对其施工单位的行为有严格的监督管理体系，有监理人员在现场管理，无论以前的承包人和后来的承包人是不是同一个人，其使用的侵权工具都是相同的，移动公司的监督管理是相同的，足以证明移动公司明知再次使用侵权工具而不制止，原审判决对此认定事实清楚。2移动公司工程发包价格是由施工单位的施工成本和施工利润构成的，施工单位使用侵权工具，大大降低了施工成本，移动公司的发包价格也同时降低，移动公司从朗正公司的侵权中获得利益，因此，移动公司作为光缆建设工程的建设单位应当对工程中发生的一切民事责任负责。本案属于某权诉讼不是合同纠纷，不受合同相对性约束，移动公司和朗正公司的工程合同不能对抗其应当承担的侵权责任。移动公司为朗正公司的侵权行为提供条件，应当承担间接侵权责任，原审判决适用法律正确。

于某某针对朗正公司的上诉主张答辩称：一、原审法律程序正确。1．于某某的专利与朗正公司使用的专利虽名称不同，但依法律规定，不能用专利名称是否相同来判断专利是否构成侵权，因此原审法院对朗正公司使用的光缆地埋开沟铺设器与于某某的专利权利要求相比对，判断其侵权正确。2．原审判决中已体现朗正公司以邱有军的专利抗辩于某某的专利，并做为证据提交。因此朗正公司说原审法院剥夺了其应有的诉权毫无依据。3．是否追究案外人的责任是于某某的权利，与朗正公司无关。4．原审庭审中，于某某举示了VCD光盘，朗正公司当庭质证时并未提出异议。二、原审判决认定事实清楚。1、将于某某的x.5免挖沟地下光电缆铺设器实用新型专利主权利要求内容与朗正公司提供的x.X号专利报告文件对比：朗正公司开沟铲（2）即是于某某专利权的铺设器主体（1）只是称呼上不同，实质完全相同；朗正公司在开沟铲（2）后侧的通槽实际上即是于某某在铺设器主体上设有的光电缆通孔（2）；朗正公司的开沟铲（2）的前端设有分土刃（9）相对应于某某某专利从属权利中“在铺设器主体前侧面上设有刃口”的限定；朗正公司的权利特征（3）、（14）、（7）、（6）、（4）、（10）、（11）所描述的结构实际就是于某某的“出口弯座（3）”，只是把于某某的出口弯座进行了详细的描述，结构完全相同，无实质性的变化和创造；朗正公司的从专利权要求（8）限定的“钢丝通道（28）”实质上就是于某某主权项中“光电缆出口弯座（3）固配在铺设器主体上的后侧中间部位上”的变相描述，无实质性的变化和创造。被控侵权物（包含朗正公司的实用新型专利）将于某某人专利权利要求中记载的技术方案的必要技术特征全部在现，一一对应并且相同，落入了专利权的保护范围，侵权事实清楚。2、朗正公司专利申请文件说明书中的背景技术和发明内容及功能与于某某专利申请文件说明书中的背景技术和发明内容及功能完全相互一致。两项技术同一效果，即免挖沟铺设光电缆同时进行且完成多层立体铺设。从全面覆盖的原则判定，朗正公司的被控侵权物已构成对x.5免挖沟地下光电缆铺设器专利权的侵权。依据《最高人民法院关于某理专利纠纷案件适用法律的若干规定》第十五条的规定，人民法院受理的侵犯专利权纠纷案件，涉及权利冲突的，应当保护在先依法享有权利的当事人的合法权益。请求保护专利权人合法权益，维持专利法的权威性。3、关于某偿数额的问题，二上诉人在原审审理过程中共同承认在依安境内施工178公里，施工中使用了被控侵权产品，实际施工远远超过起诉的190公里，施工数量和工程造价都是巨大的，原审法院确定赔偿数额合理。

二审中朗正公司向本院提供以下证据：

证据1、第x号专利申请第一次审查意见通知书。意在证明于某某的专利不具有新颖性、创造性，于某某用的是在同领域中已有的公开技术。

证据2、（1982年美国专利）光电缆松驰型铺设装置。

证据3、（1984年美国专利）防止地埋电缆受啮齿动物咬蚀损坏方法。

证据4、2002年9月18日电缆地下掩埋机发明专利申请公开说明书一份。

以上证据意在证明地下光缆埋设领域中已有的公开技术、公开方法。

于某某针对上述证据质证认为：证据1是发明专利，本案是实用新型专利，该证据与本案无关。证据2、3、4均与本案无关。于某某的专利已经确定了新颖性与创造性。

本院经审查认为，朗正公司所提交的证据不足以其所要证明的问题，不予采纳。

移动公司、于某某均未向本院提供新证据。

本院经审查对原审判决认定事实予以确认。

本院认为：于某某的x.5“免挖沟地下光电缆铺设器”实用新型专利权有效，其合法权益应予保护。本案二审的争议焦点主要在于：

一、关于某审判决程序问题。

本案中，朗正公司以其使用邱有军的x.X号专利主张其沒有侵犯于某某的专利权，并提供了相应的证据。故原审法院对朗正公司的抗辩主张进行审查，未违反不告不理的原则，也不属于某某某变更诉讼请求的情形，无需重新送达起诉状。依据《最高人民法院关于某专利侵权诉讼中当事人均拥有专利权应如何处理的批复》的精神，人民法院在审理专利侵权纠纷案件时，只要原告先于某告提出专利申请，则应当依据原告的专利权保护范围，审查被告制造的产品、主要技术特征是否完全覆盖原告的专利权保护范围。本案于某某先于某有军提出专利申请，故当依据于某某的专利权保护范围，审查被控侵权产品的主要技术特征是否完全覆盖于某某的专利权保护范围。邱有军是否参加诉讼不影响本案处理结果，其不属于某要的共同诉讼人，且于某某未向邱有军主张权利，故朗正公司主张邱有军应为共同被告没有法律依据。根据原审庭审笔录记载，朗正公司在原审庭审对于某某提交的照片及VCD光盘等证据发表了质证意见，并未对程序及证据提出异议，故朗正公司此项上诉理由不成立。

二、关于某正公司是否构成侵权以及如何确定责任的问题。

本案中，朗正公司以其使用的是邱有军的专利为由，主张其未侵犯于某某的专利权，而于某某专利先于某有军专利提出的申请，故依据《最高人民法院关于某专利侵权诉讼中当事人均拥有专利权应如何处理的批复》的精神，判定朗正公司是否构成侵权，当依据于某某的专利权保护范围，审查朗正公司使用的被控侵权产品的主要技术特征是否完全覆盖于某某的专利权保护范围。根据于某某的实用新型专利权要求书，其“免挖沟地下光电缆铺设器”的保护范围包括铺设器主体、在铺设器主体上所设从上端面至下端头相通的光电缆通孔、光电缆出口弯座固配在铺设器主体的后侧中间部位上，且与光电缆通孔相连通三部分。被控专利侵权物“光缆地埋开沟铺设器”的主要技术特征中，其开沟铲与于某某专利的铺设器主体相同；被控侵权物开沟铲后侧两个光缆槽板和槽板盖之间形成的光缆通道与于某某专利中的光电缆通孔的技术特征相等同；被控侵权物两个光缆槽板之间的导向轮与槽板、开沟铲和槽盖板之间形成上、下通道，与于某某专利中的铺设器主体后侧出口弯座与光电缆通孔相连通的技术特征相等同。被控侵权物体现上述技术特征的技术手段与于某某专利的技术手段基本相同，且该领域的技术人员通过阅读说明书、附图和权利要求书，无需经过创造性劳动就能够联想到。故原审判决认定被控侵权物的技术特征与于某某专利的技术特征等同，被控侵权物全部再现了于某某专利的必要技术特征，落入于某某专利权保护范围，并无不当。朗正公司以被控侵权物的光缆输送方式及维护方式与于某某专利方法不同为由，主张其不构成侵权。但根据于某某专利权利要求书，光缆输送方式及维护方式均不属于某专利的必要技术特征，无论上述技术特征是否相同，均不影响本案侵权判定，故朗正公司的该项主张不成立。朗正公司使用被控侵权物的行为属于某经专利权人许可，实施其专利的行为。原审判决认定朗正公司构成专利侵权，应立即停止侵权，赔偿于某某的经济损失，并无不当。

三、关于某动公司是否构成侵权以及如何确定责任的问题。

移动公司虽为涉案工程的建设单位，但其将涉案工程发包给朗正公司并与其签订了《建设工程施工合同》，故双方应按合同约定依法独立承担各自的权利义务。本案中，移动公司不是本案侵权的直接行为人，现有证据表明移动公司与朗正公司在《建设工程施工合同》中并未约定使用何种施工方法及施工工具完成涉案工程；且没有证据足以证明移动公司与朗正公司之间存在共同的侵权故意，或者朗正公司系按照移动公司的要求直接实施的侵犯专利权行为，或者移动公司主观上有诱导、唆使朗正公司实施侵权行为的故意，客观上为朗正公司的直接侵权行为提供了必要条件，因此，既使移动公司作为建设单位对施工现场进行了管理，亦不符合侵权行为的构成要件，不能认定其实施了间接侵权行为。原审判决以该院（2005）哈民五初字第X号民事判决作出后，移动公司未尽到避免再次出现专利侵权行为的合理注意义务为由，认定移动公司构成专利侵权，并判决移动公司与朗正公司共同承担侵权责任，没有法律依据，应予纠正。移动公司关于某不应承担侵权责任的上诉主张成立，应予支持。

四、关于某偿数额问题。

依照《最高人民法院关于某理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条的规定，被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定，没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的，人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节等因素，在人民币50万元以下确定赔偿数额。本案因专利权人于某某所受损失和朗正公司因侵权获利情况均难以确定，原审法院根据涉案工程的施工量大、总价高和施工的一般利润额等具体情况，酌情确定朗正公司赔偿于某某的数额并无不当。朗正公司关于某审判决赔偿金额没有依据的上诉主张不成立。

综上，原审判决认定事实清楚,适用法律部分正确。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（三）项的规定，判决如下：

一、撤销哈尔滨市中级人民法院（2007）哈知初字第X号民事判决。

二、哈尔滨朗正电子科技有限公司立即停止侵犯于某某x.5“免挖沟地下光电缆铺设器”实用新型专利权的行为；

三、哈尔滨朗正电子科技有限公司赔偿于某某50万元，于某判决生效之日起十日内付清。

四、驳回于某某的其他诉讼请求。

一、二审案件受理费x元，由哈尔滨朗正电子科技有限公司负担x元、于某某负担8800元。

如果哈尔滨朗正电子科技有限公司未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。

本判决为终审判决。

审判长杨兴明

代理审判员刘淑敏

代理审判员马文婧

二○○八年六月二十七日

书记员付兴驰