北京市高级人民法院
行政判决书
（2007）高行终字第X号
上诉人（原审第三人）张某甲，男，汉族，X年X月X日出生，吉林省天风制药有限公司总经理，住（略）-X号。
委托代理人陈文平，北京市金杜律师事务所律师。
委托代理人徐静，北京市金杜律师事务所律师。
上诉人（原审被告）国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区X路X号银谷大厦10－X层。
法定代表人廖某，副主任。
委托代理人李某乙，该委员会审查员。
委托代理人张某丙，该委员会审查员。
被上诉人（原审原告）石家庄制药集团欧意药业有限公司，住所地河北省石家庄市辖区X路X号。
法定代表人王某某，总经理。
委托代理人李某丁，女，汉族，X年X月X日出生，石家庄制药集团欧意药业有限公司法律顾问，住（略）。
委托代理人孙某某，男，汉族，X年X月X日出生，石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司职员，住（略）。
被上诉人（原审原告）石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司，住所地河北省石家庄市X路X号。
法定代表人蔡某某，董事长。
委托代理人李某丁，女，汉族，X年X月X日出生，石家庄制药集团欧意药业有限公司法律顾问，住（略）。
委托代理人孙某某，男，汉族，X年X月X日出生，石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司职员，住（略）。
上诉人张某甲、国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）因专利无效行政纠纷，不服北京市第一中级人民法院（2006）一中行初字第X号行政判决，向本院提起上诉。本院2007年3月5日受理后，依法组成合议庭，于2007年4月10日公开开庭进行了审理。上诉人张某甲及其委托代理人陈文平、徐静，上诉人专利复审委员会的委托代理人李某乙、张某丙，被上诉人石家庄制药集团欧意药业有限公司（简称欧意公司）和石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司（简称中奇公司）共同委托代理人李某丁、孙某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
北京市第一中级人民法院认定，本案涉及国家知识产权局于2003年1月29日授权公告的名称为“氨氯地平对映体的拆分”的发明专利（简称本专利），申请日为2000年2月21日、专利权人为张某甲。针对本专利，欧意公司、中奇公司向专利复审委员会提出无效宣告请求，理由是本专利不符合专利法第二十二条第三款的规定。2006年4月1日，专利复审委员会作出第X号无效宣告请求审查决定（简称第X号决定），宣告本专利权利要求1和权利要求3引用权利要求1的部分无效，维持权利要求2和权利要求3引用权利要求2的部分有效。欧意公司、中奇公司不服第X号决定，向北京市第一中级人民法院提起诉讼。
北京市第一中级人民法院认为，将本专利权利要求1与对比文件相比，二者的区别特征仅在于所使用的手性助剂不同，本专利权利要求1使用DMSO-d6或者含有DMSO-d6的溶剂，而对比文件使用DMSO或者含有DMSO的溶剂。由于DMSO-d6和DMSO的化学性质相同、其他性质相近，在对比文件所公开的使用DMSO作为手性助剂拆分氨氯地平对映体的情况下，本领域技术人员容易想到与之性质相近的DMSO-d6也能用于拆分氨氯地平对映体，并替代DMSO从而得到本专利权利要求1的技术方案。从技术效果来看，对比文件实施例9的光学纯度约为99.5％，本专利权利要求1对应的光学纯度约为99.9％，二者的收率基本相同。即使参考不同条件下的试验结果，从得到的数据可以看出，本专利权利要求1相对于对比文件来说，其光学纯度有一定的提高，但该种进步并没有产生新的性能，不是一种“质”的变化，且没有证据证明其所提高的量超出人们预期的想象，因此本专利相对于对比文件并未取得意料不到的技术效果。
权利要求2从属于权利要求1，其附加技术特征有两个：DMSO-d6/氨氯地平≥1（摩尔比）；溶剂是水、亚砜类、酮类、酰胺类、酯类、氯代烃以及烃类化合物。对于溶剂的限定，对比文件已经公开。对于“DMSO-d6/氨氯地平≥1（摩尔比）”的技术特征，对比文件已经公开手性助剂要有足够量，在此基础上，对于本领域技术人员来说，要得到更好的拆分效果，容易想到手性助剂的含量应当大于或者等于被拆分的氨氯地平，这也得到教科书的印证。因此DMSO-d6/氨氯地平≥1（摩尔比）的技术特征是容易想到的。因此在其引用的权利要求1不具有创造性的情况下，权利要求2也不具备创造性。
权利要求3从属于权利要求1或者权利要求2，其附加的技术特征为“沉淀的配合物是（S）-（-）-氨氯地平-半-D-酒石酸-单-DMSO-d6配合物或（R）-（＋）-氨氯地平-半-L-酒石酸-单-DMSO-d6配合物”，对比文件也公开了沉淀生成物，其与权利要求3的区别仅在于DMSO和DMSO-d6，该区别是由于所使用手性助剂的不同而直接造成的。因此在权利要求1和权利要求2不具备创造性的情况下，权利要求3也不具备创造性。
综上，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项之规定，北京市第一中级人民法院判决：一、撤销国家知识产权局专利复审委员会作出的第X号无效宣告请求审查决定；二、宣告专利号为（略）.8、名称为“氨氯地平对映体的拆分”的发明专利全部无效。
张某甲、专利复审委员会不服原审判决，向本院提起上诉。张某甲上诉请求撤销原审判决，撤销专利复审委员会第X号决定中关于本专利权利要求1和权利要求3引用权利要求1的部分无效的内容，维持本专利权利要求1－3有效。其理由为：1、本专利权利要求1的技术方案是非显而易见的并具有显著的进步，具有创造性。从本专利的说明书记载的内容可以得知，本发明专利的技术效果包括：（1）与对比文件相比，提交了拆分对映体的光学纯度；（2）与对比文件相比，本专利具有对水分不敏感的优点；（3）本专利与对比文件相比，可以使用更大量的有机溶剂，意味着拆分工艺的经济效益提高，工艺的可操作性提高。此外，现有技术中不存在用DMSO-d6代替DMSO以获得比对比文件中更好的效果的技术启示，因此，本专利权利要求1具有创造性。2、本专利权利要求1的技术方案具有意料不到的技术效果，从而具有创造性。在本专利实施例1达到光学纯度99.9％，而对比文件实施例9为99.5％。这一差别虽然绝对值不大，但代表了较大的进步。这是因为该领域的数值提高的空间非常有限。而且本专利与对比文件相比，将有害杂质右旋氨氯地平的含量减小了5倍。3、专利复审委员会认定本专利权利要求1无效的法律适用错误。如果权利要求1缺少DMSO-d6含量的技术特征，导致权利要求1包含了不能解决技术问题的技术方案，这不是否定发明的创造性的理由，而是认定权利要求缺乏必要技术特征的理由。专利复审委员会应当适用专利法实施细则第二十一条，而不是专利法第二十二条。4、专利复审委员会对事实认定错误。实际上，本专利权利要求1限定了DMSO-d6含量。权利要求1公开“……或结合一个DMSO-d6的（R）-（＋）-氨氯地平的L-酒石酸盐而分别沉淀”，这清楚说明反应中存在至少与所要沉淀的氨氯地平等摩尔量的DMSO-d6。
专利复审委员会上诉请求撤销原审判决，判决维持其第X号决定。其理由为：1、原审判决用本专利实施例1与对比文件实施例9进行对比不当。欧意公司、中奇公司虽提出过可以用本专利实施例1与对比文件实施例9进行对比，但其目的在于说明这种数值上的差别是误差，从来没有提出过必须用本实施例与对比文件实施例9进行对比的主张。原审判决使用的这一对比方式并没有出现在无效宣告审查程序中，违背了请求原则。2、原审判决认定本专利实施例1的光学纯度99.9％与对比文件实施例9的99.5％相比没有意料不到的效果缺乏依据。判断是否具有出人意料的技术效果，不能仅仅从数值的接近程度来看，在某些技术领域，即使数值很接近也不能简单的认为不具有出人意料的效果。提高对映异构体的纯度，其目的不是为了提高药物的有效性，而使着眼于用药的安全性。上述对比仅从数值上看似乎并不显著，但其杂质含量则变化显著，从0.5％到0.1％。从用药的安全性来讲，降低药物中杂质的含量是非常有意义的，足以导致本专利的氨氯地平比对比文件的氨氯地平的用药安全性显著提高。所以，本专利相对于对比文件纯度的提高并非没有意义。3、原审判决认为用DMSO代替DMSO-d6是容易想到的缺乏依据。DMSO和DMSO-d6相近之处在于其化学形性质，但是两者在极性等分子本身的性质是不同的，现有技术中不存在将一种手性助剂经氘代后即可提高对映体纯度的启示，所以，本领域技术人员不容易想到用DMSO-d6替换DMSO可以提高氨氯地平的纯度。欧意公司、中奇公司服从原审判决。
本院经审理查明：
本案涉及国家知识产权局于2003年1月29日授权公告的名称为“氨氯地平对映体的拆分”的发明专利，其申请日为2000年2月21日、专利号为（略）.8、专利权人为张某甲。本专利授权公告的权利要求书为：
“1.一种从混合物中分离出氨氯地平的（R）-（＋）-和（S）-（-）-异构体的方法。其特征在于：包含下述反应，即在手性助剂六氘代二甲基亚砜（DMSO-d6）或含DMSO-d6的有机溶剂中，异构体的混合物同拆分手性试剂D-或L-酒石酸反应，结合一个DMSO-d6的（S）-（-）-氨氯地平的D-酒石酸盐，或结合一个DMSO-d6的（R）-（＋）-氨氯地平的L-酒石酸盐而分别沉淀，其中氨氯地平与酒石酸的摩尔比约等于0.25。
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于：在DMSO-d6/氨氯地平≥1（摩尔比）条件下，所述用含DMSO-d6的有机溶剂是可以使含DMSO-d6配合物发生沉淀差异的溶剂，这些溶剂是水、亚砜类、酮类、酰胺类、酯类、氯代烃以及烃类化合物。
3.根据上述任一权利要求所述的方法，其特征在于：沉淀的配合物是（S）-（-）-氨氯地平-半-D-酒石酸-单-DMSO-d6配合物或（R）-（＋）-氨氯地平-半-L-酒石酸-单-DMSO-d6配合物。”
在本专利说明书载明：辉瑞公司（（略））发明了一个氨氯地平对映体的拆分可行方法（W095/（略）），其光学纯度和收率都非常高。该方法的关键是同时应用二甲基亚砜（DMSO）及手性试剂酒石酸。本发明指出六氘代二甲基亚砜（DMSO-d6）是一种比DMSO还好的手性助剂，其光学纯度可达100％e.e.，并且收率也相当高。……其中使用的某一溶剂的最大数量是变化的，一个技术熟练的人能够确定这一适当的比例。但DMSO-d6/氨氯地平≥1（摩尔比）。
本专利附有5个实施例。实施例1由消旋氨氯地平制备左旋氨氯地平配合物和右旋氨氯地平配合物。实验条件为用消旋氨氯地平溶于DMSO-d6中，然后加入0.25摩尔当量L-或D-酒石酸溶于DMSO-d6溶液。过滤后，再用丙酮洗涤，得到理论收率68％的左旋氨氯地平配合物或理论收率55％的左旋氨氯地平配合物，光学纯度均为99.9％。实施例4同实施例1的方法，但DMSO-d6用混合试剂代替，并且DMSO-d6/氨氯地平≥1（摩尔比），在丙酮溶剂50%的条件下，左旋氨氯地平光学纯度为99.2%，右旋氨氯地平光学纯度为99%。
本专利审查阶段审查员向张某甲出具的第一次审查意见通知书指出，本专利权利要求1不具有创造性，理由为本专利与前述辉瑞公司第（略）.X号发明专利（简称对比文件）相比，区别仅在于用“氘代DMSO”代替了“DMSO”。由于氘代化合物与非氘代化合物的化学性质是相同的，其区别仅在于一些物理性质如极性等有区别，因此，这种替换的效果实质上是相同的，因而不具备突出的实质性特点。另外，从说明书可以知道，这种替换后对其收率并没有显著的提高，光学纯度也基本相同。也就是说这种替换并没有产生显著的进步，因而不具备创造性。
针对上述审查意见通知书，张某甲答复：虽然DMSO-d6和DEMO同DMSO的化学性质相同，其它性质相近，但它们并不构成拆分分离的充要条件……用DMSO-d6代替的方案是显而易见的，但其结果是否显而易见则未必。关于本专利与对比文件之间效果，张某甲作了对比，所得到本专利与对比文件的光学纯度分别是99.9％和99.5％，收率分别为68％和67％。对于二者之间的效果，张某甲认为这种改进是很大的，本专利通过提高纯度，减少副作用，取得意想不到的效果。
针对本专利，欧意公司、中奇公司于2005年3月21日以本专利不符合专利法第二十二条第三款的规定为由，向专利复审委员会提出无效宣告请求，并提交了对比文件，即前述辉瑞公司第（略）.X号发明专利说明书，授权公告日为2001年6月13日。
2005年4月20日，中奇公司增加本专利不符合专利法第二十六条第四款和专利法第三十三条作为无效理由。
2005年11月3日，专利复审委员会主持进行了口头审理。欧意公司和中奇公司当庭提交了盖有“国家知识产权局专利检索中心副本认证专用章”的辉瑞公司第（略）.X号发明专利申请公开说明书。
对比文件公开日为1997年3月5日，其公开了由阿罗地平（即氨氯地平）混合物中分离其左旋和右旋异构体的方法，与本专利权利要求1的技术方案相比，二者的区别点在于手性助剂不同，本专利是DMSO-d6，对比文件是DMSO。对比文件还公开了所使用的助溶剂是水或酮、醇、醚、酰胺、酯、氯代烃、腈或烃。对比文件共有11个实施例，其中实施例9与本专利实施例1的试验条件相同，光学纯度＞99.5％，收率为67%；实施例10与本专利实施例4的试验条件相同，光学纯度分别是99.5％和98％，收率为31%。
2006年4月1日，专利复审委员会作出第X号决定，认定：（1）关于权利要求1的创造性。本专利权利要求1涉及一种氨氯地平对映体拆分的方法，其使用了手性助剂DMSO-d6或含DMSO-d6的有机溶剂，对比文件也公开了一种氨氯地平对映体的拆分方法，其使用的手性助剂为DMSO或含有它的溶剂，两者比较，其区别仅在于所用的手性助剂不同。就所解决的技术问题而言，从本专利说明书以及反证2中可以看出，本专利的技术方案可以达到比对比文件更高的光学纯度和收率。显然，本专利所要解决的技术问题必须依赖于使用DMSO-d6或者含有DMSO-d6的有机溶剂替换对比文件中的DMSO或含有DMSO的溶剂，但是，对于本领域普通技术人员同样显然的是，要想达到上述的技术效果，DMSO-d6不论是单独、还是含在有机溶剂中都必须以一定量使用，即其含量必须达到一定的范围，并非任意含量（例如痕量）的DMSO-d6都能够解决上述技术问题。由于本专利权利要求1所述的技术方案中并没有对DMSO-d6的含量提出要求，而本专利权利要求1相对于现有技术所解决的技术问题要求DMSO-d6的含量必须达到一定的范围，导致权利要求1实际上包括了不能够解决所述技术问题的技术方案，该部分技术方案相对于现有技术不具备突出的实质性特点和显著的进步，因此权利要求1不符合专利法第二十二条第三款规定的创造性。（2）关于权利要求2的创造性。权利要求2是权利要求1的从属权利要求，所附加的技术特征为将DMSO-d6与氨氯地平的摩尔比限定为≥1，并且限定了溶剂的种类，其解决的技术问题是提高了氨氯地平对映体的光学纯度和收率。对比文件没有记载使用DMSO-d6进行拆分的技术内容，也没有记载用于拆分氨氯地平的DMSO-d6的用量，更加没有给出采用DMSO-d6替换DMSO作为手性助剂可以提高拆分对映体的光学纯度的启示。本领域公知的是，现有技术中DMSO-d6的用途主要在于核磁共振分析领域。对比文件的各实施例中，光学纯度多数在97％到98.5％之间，仅实施例9的光学纯度为＞99.5％，而本专利的光学纯度多在99.5％以上，从总体上看，本专利的技术方案是有利于提高光学纯度的，因而也是有积极效果的。因此权利要求2具有创造性。（3）关于权利要求3的创造性。权利要求3从属于权利要求1或2，其引用权利要求1所形成的技术方案也没有对所使用的DMSO-d6的含量进行限定，同样不具备创造性；其引用权利要求2所形成的技术方案由于是权利要求2的从属权利要求，在权利要求2具有创造性的前提下，这一部分技术方案具备创造性。基于上述理由，专利复审委员会宣告本专利权利要求1和权利要求3引用权利要求1的部分无效，维持权利要求2和权利要求3引用权利要求2的部分有效。
上述事实有本专利授权公告说明书、第X号决定、对比文件、证据1、审查意见通知书、关于第一次审查意见的答复及当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为，本案的核心问题在于本专利权利要求1相对于对比文件是否具有创造性。创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。在涉及化学反应式的化学或药品发明领域中，本领域技术人员无须创造性劳动即可想到用结构、物理化学性质相同或相近的化合物替代现有技术中的相应化合物。在创造性判断中，对于用结构、物理化学性质相同或相近的化合物代替现有技术中的化学反应式的，在用途相同的前提下，具有创造性的必要条件是要有意料不到的效果。此意料不到的效果可以是对已知效果有实质性的改进或提高，或者是在公知常识中没有明确的或不能由常识推论得到的效果。
本案中，将本专利权利要求1与对比文件相比，二者的区别特征仅在于所使用的手性助剂不同，本专利权利要求1使用DMSO-d6或者含有DMSO-d6的溶剂，而对比文件使用DMSO或者含有DMSO的溶剂。DMSO-d6是与DMSO具有相同化学性质的化合物，在对比文件所公开的使用DMSO作为手性助剂拆分氨氯地平对映体的情况下，本领域技术人员容易想到与之性质相近的DMSO-d6也能用于拆分氨氯地平对映体，并替代DMSO从而得到本专利权利要求1的技术方案。虽然DMSO-d6主要用于核磁共振领域且价格昂贵，在本专利申请日之前也未公开此种替换，但从现有证据来看，并不存在进行这种替换的障碍。本案的关键在于用DMSO-d6代替DMSO对于拆分氨氯地平对映体是否存在意料不到的技术效果。如果存在意料不到的技术效果，则本专利权利要求1具有创造性；反之，则本专利权利要求1不具有创造性。
意料不到的技术效果通常需要用试验数据来证明，如果专利权人针对无效请求人提出的本专利未取得意料不到技术效果的主张未能提出充分可信的试验数据，则不能认定本专利具有创造性。本案中，对于氨氯地平对映体的拆分，其主要的效果体现在光学纯度和收率，而其中尤以光学纯度为最主要的效果指标。本专利公开了5个实施例，而对比文件公开了11个实施例。对于以试验数据体现出来的效果的比较，应当以相同技术特征最多、试验条件最为相近的情况下的数据进行比较，同时参考不同试验条件下的总体效果。从本专利和对比文件实施例来看，本专利实施例1和4的试验条件分别与对比文件实施例9和10相同，在进行效果的比较时最具有可比性。对比文件实施例9和10的光学纯度均为99.5％，而本专利权利要求1和4对应的光学纯度分别为99.9％和99.2％，对比文件实施例9的收率为67％，而本专利实施例1的收率为68％。由此可见，将DMSO-d6代替DMSO后，这种替换对其收率并没有显著提高，光学纯度也基本相同，本专利部分实施例的光学纯度还低于对比文件，因此，本专利权利要求1相对于对比文件来说，部分实施例的光学纯度有一定的提高，但该种进步并没有产生新的性能，不是一种“质”的变化，且没有证据证明其所提高的量超出人们预期的想象，因此本专利相对于对比文件并未取得意料不到的技术效果。专利权人张某甲主张该领域的数值提高的空间非常有限，但其未提交有关证据证明，对其关于本专利权利要求1的技术方案具有意料不到的技术效果的上诉主张，本院不予支持。专利复审委员会关于原审判决用本专利实施例1与对比文件实施例9进行对比不当的上诉主张于法无据，本院不予支持。
专利的技术效果应当记载在申请日提交的说明书中，应当以记载在本专利说明书中的试验数据为依据。说明书中未披露的技术效果不应用于评价本专利的创造性，专利权人也不得在无效程序中就说明书中未披露的技术效果补充提交效果数据。本案中，专利复审委员会及张某甲均主张本专利与对比文件相比，将有害杂质的含量减小了5倍。此外，张某甲还主张本专利与对比文件相比，本专利具有对水分不敏感的优点，而且可以使用更大量的有机溶剂。由于专利复审委员会及张某甲的上述主张在本专利说明书中均没有记载，超出了说明书记载的内容，本院不予考虑。
综上所述，本专利权利要求1的技术方案相对于对比文件并不是非显而易见的，且也没有取得意料不到的技术效果，本领域技术人员不需要付出创造性劳动就可以在对比文件的基础上得到本专利权利要求1的技术方案，因此本专利权利要求1不具备专利法第二十二条第三款所规定的创造性，应当被宣告无效。
综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应当予以维持。上诉人张某甲、专利复审委员会的上诉主张缺乏事实及法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
一审案件受理费一千元，由国家知识产权局专利复审委员会负担（于本判决生效之日起七日内交纳）；二审案件受理费一千元，由张某甲与国家知识产权局专利复审委员会负担各负担五百元（已交纳）。
本判决为终审判决。
审判长刘继祥
审判员莎日娜
代理审判员焦彦
二○○七年六月十五日
书记员孙某
