原告熊某某。

委托代理人万某某。

被告国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区X路X号银谷大厦10-X层。

法定代表人张某某，国家知识产权局专利复审委员会副主任。

委托代理人郭某。

委托代理人朱某某。

第三人江西省简某紫砂科技发展有限公司，住所地江西省高安市X镇X路。

法定代表人简某，总经理。

委托代理人于某某。

委托代理人谢某某。

原告熊某某不服被告国家知识产权局专利复审委员会（简某专利复审委员会）于2009年12月11日作出的第x号无效宣告请求审查决定（简某第x号决定），于某定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2010年5月17日受理本案后，依法组成合议庭，并通知第x号决定的请求人江西省简某紫砂科技发展有限公司（简某简某公司）作为第三人参加本案诉讼。本院于2010年8月27日及2010年10月22日两次公开开庭对本案进行审理。在2010年8月27日的庭审中，原告熊某某未到庭参加诉讼，被告专利复审委员会及第三人简某公司到庭参加诉讼。在2010年10月22日的庭审中，原告熊某某，被告专利复审委员会的委托代理人朱某某，第三人简某公司的委托代理人于某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

被告专利复审委员会针对第三人简某公司就专利权人为原告熊某某的名称为“紫砂陶瓷脱模异型垫盘”的实用新型专利（专利号为x.5，以下简某本专利）所提出的无效宣告请求作出第x号决定，该决定认定：

1、关于某专利的新颖性

《中华人民共和国专利法》（简某《专利法》）第二十二条第二款规定，新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并记载的申请日以后公布的专利申请文件中。

权利要求所述技术方案在申请日前由于某用而处于某众能够获知的状态，则应当认定该技术方案已经公开。

在口头审理中，简某公司和熊某某双方均认可本案的如下事实：03年下半年熊某某研制出本专利的紫砂陶瓷脱模异型垫盘，即石膏脱模托板；04年6月18日熊某某将本专利的产品转让给简某公司，转让的产品和本专利的产品相同；简某公司在转让后通过该技术及所转让的石膏脱模托板来生产紫砂陶瓷。双方均认可本案争议焦点在于某述转让行为以及简某公司的使用行为是否导致本专利的使用公开。

根据已生效的（2008）高行终字第X号行政判决书，专利复审委员会认为：

（1）专利法意义上的使用公开是指由于某造、使用、销售、进口、交换、馈赠、演示、展出等方式而导致技术方案处于“公众”想得知就能够得知的状态。本案中，早在2004年6月18日即本专利申请日以前，熊某某与简某公司的法定代表人简某签订了“陶瓷生产设备转让合同书”，熊某某将含有“石膏脱模托板”（即本专利的“紫砂陶瓷脱模异型垫盘”）在内的成型车间设备一次性卖给简某，由此可见，简某公司与熊某某签订的是陶瓷生产设备转让合同，熊某某交付的标的物是包括本专利产品在内的生产设备，简某公司取得的是物的所有权，没有因此获得相关的技术秘密，熊某某也并未明确向简某公司提出就转让的设备所涉及的技术秘密予以保密的要求，简某公司无从知晓哪些生产设备属于某术秘密，更没有为熊某某保守技术秘密的的义务；熊某某虽与江西省简某紫砂科技发展有限公司签订《员工聘用合同书》及《技术保密合同》，但其中并无要求简某公司保守本专利秘密的条款，故简某公司对其并不负有保密义务；因此，上述转让行为导致本专利的公开。

（2）由附件2-5记载的“该车间内有几十名工作人员在紧张的工作，在工作的过程中，有工作人员正在使用申请人自认为侵犯其专利权的紫砂陶瓷脱模异型垫盘制作产品，拍摄人员谌琴在现场拍摄照片14张”可知，熊某某所转让的“石膏脱模托板”（即本专利的“紫砂陶瓷脱模异型垫盘”）是在企业内部用于某产紫砂陶瓷设备，简某公司的任何员工均可轻易接触到本专利产品。由于某氏公司无从知晓熊某某转让的哪些生产设备属于某术秘密，同时结合附件2-5载明的上述事实，可以推定：企业内部在使用该设备时并不是在采取了保密措施的场地上进行的，不仅简某公司的任何员工均可轻易接触到本专利产品，而且其他潜在的旁观者也能了解到本专利产品，并且本专利产品的技术特征并不复杂，对于某领域的技术人员而言轻易就能掌握；在产品技术特征比较直观且相对较长时间内未处于某秘状态的情况下，可以认定简某公司的使用行为已经导致本专利的使用公开。

综上所述，本专利的转让行为及使用导致了本专利的使用公开，本专利权利要求1和2不符合《专利法》第二十二条第二款的规定。

被告专利复审委员会作出第x号决定，宣告x.X号实用新型专利权全部无效。

原告熊某某不服该决定，于某定期限内向本院提起诉讼，诉称：一、第x号决定认定事实有违基本常识。1、第x号决定将专用设备的转让当成普通商品的转让，将特定对象之间的转让当成通常意义的销售有违基本常识。本专利设备转让后，由于《员工聘用合同书》及《技术秘密保密合同》的约定，使得本专利技术仍然由原告控制，同时由于某定转让方负有保密义务，使得受让方的技术秘密相应得到保护，而无须再另行约定。决定书述及的转让行为并不当然导致本专利的公开。2、第x号决定将第三人的任何员工均可轻易接触到本专利产品推定一般公众均可轻易接触到本专利产品。《专利法》意义上的使用公开通常是指在不特定的范围、不特定的使用者使用，第三人作为一个法人，即使有再多员工使用本专利产品，相对于某会公众而言，也仅是一个法人在使用。因此，第三人企业内部使用行为并不当然导致本专利使用公开。3、专利技术特征是否复杂与导致使用公开没有必然联系。本专利在公开之后，对于某领域技术人员而言轻易就能掌握，但这并非导致转让公开或使用公开的法定事由。二、第x号决定适用法律不当。《专利法》第二十二条第二款规定的“在国内公开使用”并非“在企业内公开使用”。将在企业内公开使用认定为在国内公开使用，将颠覆专利申请在先原则。如果在企业内部使用即可视为在国内公开使用，将改变“专利权授予最先申请的人”的规定。同时，以专利产品在企业内使用等同于某国内公开使用也将使得专利制度中的在先使用权毫无意义。《专利法》第六十三条规定：“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；”如果有在先使用权的人主张使用公开将会导致专利权无效，则在先使用权的设立将毫无意义。综上，请求法院依法撤销第x号决定。

被告专利复审委员会辩称：使用公开取决于某术方案是否处于某众想得知就能够得知的状态，而不取决于某否有公众得知。基于（2008）一中行初字第X号判决及（2008）高行终字第X号判决中的意见，我委坚持第x号决定中的意见。综上，请求法院维持第x号决定。

第三人简某公司未提交书面意见陈述，其当庭口头述称：同意被告的意见。请求法院维持第x号决定。

本院经审理查明：熊某某于2005年7月14日向国家知识产权局专利局申请了名称为“紫砂陶瓷脱模异型垫盘”的实用新型专利（即本专利）。本专利于2006年8月30日被授权公告，专利号是x.5。本专利授权公告的权利要求书如下：

“1、一种紫砂陶瓷脱模异型垫盘包括盘体（1），盘体（1）中部开有通气孔（2），其特征在于：盘体（1）的上部为支撑平台（4），支撑平台（4）的周边设圆环形模板支撑台（3）。

2、根据权利要求1所述的紫砂陶瓷脱模异型垫盘，其特征在于：圆环形模板支撑台（3）距支撑平台（4）的高度为4-7毫米。”

针对本专利权，简某公司于2007年6月1日向专利复审委员会提出无效宣告请求，认为本专利的权利要求1、2不符合《专利法》第二十二条第二款的规定，简某公司同时提交了如下附件作为证据：

附件1：江西省宜春市中级人民法院的（2006）宜中民三初字第X号民事判决复印件，共12页；

附件2：（2006）宜中民三初字第X号民事案件中被告申请质证的证据清单，复印件1页，其中附有：

附件2-1：2003年10月18日《紫砂陶瓷脱模异型垫盘》自动脱模新工艺技术可行性论证报告，复印件，共1页；

附件2-2：照相日期为2004年6月8日的“小简某艳照相馆取相凭证”与照片，复印件，共3页；

附件2-3：2004年6月18日简某与熊某某签署的“陶瓷生产设备转让合同书”及转让生产陶瓷设备清单一览表，复印件，共2页；

附件2-4：2006年8月30日国家知识产权局颁发的x.X号使用新型专利证书，复印件，共1页；

附件2-5：江西省高安市公证处（2006）高证字第X号公证书，复印件，共7页；

附件2-6：熊某某转让原材料、配件等清点情况，复印件，共2页；

附件2-7：2007年1月6日严尖辉等29人出具的证明，复印件，共1页；

附件2-8：2007年1月16日潘著根出具的证明，复印件，共1页；

附件3：简某公司称其所使用的石膏脱模托板的实物照片，复印件，共1页。

熊某某于2007年8月8日提交了意见陈述书和证据，其中熊某某提交的证据为：

证据1：国家知识产权局2006年12月25日完成的x.X号实用新型复印件，共4页。

2007年11月12日，专利复审委员会做出第x号的无效宣告请求复查决定，维持本专利的专利权有效，具体理由为：本专利产品的转让方（即熊某某）和受让方（即简某公司的法定代表人）是基于某作或者聘用关系而达成转让本专利产品的约定的，转让之后，双方形成一个利益共同体，并且所转让的“石膏脱模托板”（即本专利的“紫砂陶瓷脱模异型垫盘”）并不是生产出来销售的终端产品，而是在企业内部用于某产紫砂陶瓷的设备，因此目前的证据不能证明企业内部的使用以及紫砂陶瓷的销售使得本专利的技术方案处于某个公众想得知就能得知的状态存在，因此，简某公司的附件1-3不足以证明本专利的产品由于某申请日之前使用、销售而为公众所得知。

简某公司不服上述第x号无效宣告请求审查决定，向本院起诉，本院经审理，于2008年6月16日作出（2008）一中行初字第X号行政判决书，判决撤销上述第x号无效宣告请求复查决定，其中认为：熊某某将本专利产品转让给简某公司，简某公司的任何员工均可轻易接触到本专利产品，由于某专利的技术特征并不复杂，对于某领域技术人员而言轻易就能掌握，而熊某某并未与江西省简某紫砂科技发展有限公司签订保密协议，故本专利技术方案处于某众想得知就能够得知的状态，已经构成使用公开。

专利复审委员和熊某某不服上述判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院于2008年12月17日作出（2008）高行终字第X号行政判决书，维持一审判决，其中认为：（1）简某公司与熊某某签订的是陶瓷生产设备转让合同，熊某某交付的标的物是生产设备，其中包括本专利产品，简某公司取得的是物的所有权，没有因此获得相关的技术秘密，熊某某也并未明确向简某有限公司提出就转让的设备所涉及的技术秘密予以保密的要求；（2）熊某某虽与简某公司签订《员工聘用合同书》及《技术保密合同》，但其中涉及技术秘密的条款是指配方、图纸、工艺流程，并无要求简某公司保守本专利秘密的条款，故简某公司对此并不负有明示或默示的保密义务；（3）根据江西省高安市公证处（2006）高证字第X号公证书载明的事实可以看出，简某公司的任何员工均可轻易接触到本专利产品，本专利的技术特征并不复杂，对于某领域的技术人员而言轻易就能掌握，故本专利技术方案已处于某众想得知就能够得知的状态，构成使用公开，不具有新颖性。

根据审查指南第四部分第一章第8节的规定，专利复审委员会成立合议组，在第x号无效宣告请求审查决定书及两审法院行政判决书所认定事实的基础上，对本案重新作出审查决定。

2009年12月11日，专利复审委员会作出第x号决定。

上述事实，有第x号决定、本专利文献、第x号的无效宣告请求复查决定、（2008）一中行初字第X号判决、（2008）高行终字第X号判决及当事人陈述等证据在案佐证。

本院认为：

一、关于某律适用

于2008年12月27日修改的《中华人民共和国专利法》（简某2009年专利法）已于2009年10月1日起施行，因此本案审理涉及2001年专利法与2009年专利法之间的选择适用问题。《中华人民共和国立法法》第八十四条规定，法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。国家知识产权局据此制定了《施行修改后的专利法的过渡办法》，并于2009年10月1日起施行。对于某利权是否有效的审查，根据该过渡办法，申请日在2009年10月1日前的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用2001年专利法的规定；申请日在2009年10月1日以后（含该日）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用2009年专利法的规定。本案属于某利确权行政纠纷，本申请的申请日在2009年10月1日前，因此依据《中华人民共和国立法法》第八十四条之规定，并参照上述过渡办法的相关规定，本案应适用2001年专利法进行审理。如无特别注明本判决中所指“专利法”均为2001年专利法。

二、根据第x号决定及本案各方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点是：本专利是否由于某某某与简某公司之间的转让行为以及简某公司的使用行为而丧失其新颖性。

《专利法》第二十二条第二款规定，新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并记载的申请日以后公布的专利申请文件中。

本案中，第x号决定系被告依据审查指南的相关规定，对其作出的第x号无效宣告请求决定被法院依法撤销后，对本专利进行重新审查作出的，第x号决定的当事人在该复审程序中并未提交新证据，故第x号决定查明的事实与原第x号无效宣告请求中查明的事实并无变化，第x号决定引用的法律意见系源于某经生效的（2008）一中行初字第X号判决、（2008）高行终字第X号判决中的法律意见。

本院认为，在本专利申请日以前，简某公司与熊某某签订的陶瓷生产设备转让合同，熊某某交付的标的物是包括本专利产品在内的生产设备，简某公司取得的是物的所有权，简某公司并未获得相关的技术秘密，熊某某也并未明确向简某公司提出就转让的设备所涉及的技术秘密予以保密的要求，简某公司无从知晓哪些生产设备属于某术秘密，也就没有为熊某某保守技术秘密的的义务。熊某某虽与简某公司签订《员工聘用合同书》及《技术保密合同》，但其中并无要求简某公司保守本专利秘密的条款，故简某公司对其并不负有保密义务；因此，上述转让行为导致本专利的公开。根据江西省高安市公证处（2006）高证字第X号公证书载明的事实可知，熊某某所转让的本专利产品是在企业内部用于某产紫砂陶瓷设备，简某公司的任何员工均可轻易接触到。并且对于某简某公司员工的公证人员也有接触到本专利产品的可能性。由此可见，简某公司在使用该设备时并未采取保密措施，除简某公司的任何员工可以接触到之外，非简某公司的员工也有可能接触到本专利产品。由于某专利产品的技术特征并不复杂，对于某领域的技术人员而言轻易就能掌握，在产品技术特征比较直观且相对较长时间内未处于某秘状态的情况下，可以认定简某公司的使用行为已经导致本专利的使用公开。第x号决定对此认定正确，本院应予维持。

原告起诉称由于《员工聘用合同书》及《技术秘密保密合同》的约定，使得本专利技术仍然由原告控制的理由，以及第三人相对于某会公众而言仅是一个法人在使用，因此第三人企业内部使用行为并不当然导致本专利使用公开的理由，以及专利技术特征是否复杂与导致使用公开没有必然联系的理由，均缺乏事实及法律依据，本院对此不予采纳。

综上，被告专利复审委员会作出的第x号决定认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，本院判决如下：

维持被告国家知识产权局专利复审委员会作出的第x号无效宣告请求审查决定。

案件受理费一百元，由原告熊某某负担（已交纳）。

如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，交纳上诉案件受理费一百元，上诉于某京市高级人民法院。

审判长邢军

代理审判员张晰昕

人民陪审员汪妍瑜

二○一○年十二月三日

书记员陈栋