032商标专用权权属、侵权与不正当竞争纠纷上诉案
【案情简介】
兰州佛慈制药厂（以下简称佛慈制药厂）从1967年开始使用“岷山”商标。1979年10月，国家工商行政管理局商标局对佛慈制药厂申请注册的“岷山”牌商标予以核准注册，颁发了商标注册证。1993年3月，佛慈制药厂又对其专用商标申请了续展注册。1981～1984年，甘肃省土畜产公司在日本申请办理了“岷山”牌商标的注册手续，又委托香港德信行在马来西亚、新加坡等国申请办理了“岷山”牌商标的注册手续。在办理上述商标注册手续过程中，佛慈制药厂均知情且予以协助。
1985年4月，经国家外贸部批准，甘肃省医药保健品进出口公司（以下简称医保公司）成立，随之“岷山”牌中成药的出口业务从甘肃省土畜产公司划出改由医保公司经营。1992年间，医保公司分别与甘肃省土畜产进出口公司、香港德信行协商，受让了在日本、马来西亚、新加坡注册的“岷山”牌商标专用权。1991年3月，佛慈制药厂为争取自营出口权，经与医保公司协商并签订了“关于兰州佛慈制药厂挂户经营出口‘岷山’牌中成药业务的协议”，挂户名称为甘肃省医药保健品进出口公司佛慈经营部。同年5月12日，佛慈制药厂与医保公司又签署了一份确认书，对医保公司将出口剩余的“岷山”牌中成药库存，于1991年5月11日正式移交佛慈制药厂清点接收予以确认。1992年2月25日，佛慈制药厂与美国美威贸易公司合作成立了中外合作经营企业兰州南北药业有限公司（以下简称南北公司），后更名为兰州佛慈制药有限公司。1993年8月25日，甘肃省对外贸易经济合作厅批复终止佛慈制药厂在医保公司名下挂户经营进出口业务。佛慈制药厂在南北公司取得对外经营出口权之后，与医保公司就“岷山”牌商标国内外注册人不一致的情况多次协商，要求医保公司及时将“岷山”商标的国外注册商标权移交或转让给佛慈制药厂，医保公司均未予同意，双方遂发生纠纷。兰州岷山制药厂（以下简称岷山制药厂）系1998年4月成立的一个综合性小型制药企业，隶属于医保公司。该厂于1991年投产后，因其生产的“唐龙”牌中成药产品的包装、装潢等方面近似于佛慈制药厂的“岷山”牌中成药产品的包装、装潢，故该产品在美国销售时，遭到佛慈制药厂在美国代理商的抗议。医保公司于1997年在春季广交会上，将原包装的“唐龙”牌中成药仍进行展销。
佛慈制药厂以商标侵权纠纷和不正当竞争纠纷为由向法院起诉，请求判令医保公司将在日本、马来西亚、新加坡三国注册的商标专用权无偿交还佛慈制药厂，制止两被告的不正当竞争行为，并要求其赔偿损失、赔礼道歉、消除影响。
【争议焦点】
1?佛慈制药厂请求医保公司将国外的“岷山”商标专用权无偿交还的主张能否成立？
2?医保公司、岷山制药厂行为是否构成不正当竞争？
【法院判决】
甘肃省高级人民法院一审判决：
1?“岷山”牌商标专用权归佛慈制药厂所有。医保公司应在决定生效后1个月内将“岷山”牌商标在国外（日本、马来西亚、新加坡等三国）的注册权移交佛慈制药厂。
2?岷山制药厂生产的“唐龙”牌中成药，因其使用近似于“岷山”牌产品特有的名称、包装、装潢，误导了消费者，侵害了佛慈制药厂的合法权益，构成不正当竞争行为。岷山制药厂应在判决生效后，立即销毁全部仿冒包装物及印刷制品，停止销售原包装的“唐龙”牌中成药，直至改换全部包装、装潢。
3?岷山制药厂应在判决生效后主动在各侵权发生地通过新闻媒体公开向佛慈制药厂道歉。
最高人民法院二审判决：
1?撤销甘肃省高级人民法院（1997）甘经初字第22号民事判决第一项；
2?变更甘肃省高级人民法院（1997）甘经初字第22号民事判决第二项为：岷山制药厂在本判决生效后，立即销毁全部与“岷山”牌药品包装、装潢相近似的“唐龙”牌药品包装、装潢，停止销售包装、装潢与“岷山”牌药品包装、装潢相近似的药品。
3?变更甘肃省高级人民法院（1997）甘经初字第22号民事判决第三项为：医保公司在甘肃省省级报纸上向佛慈制药厂公开赔礼道歉，其道歉内容须经本院审定。
4?医保公司在本判决生效后立即停止出口擅自使用“岷山”牌商标的药品。
5?医保公司赔偿佛慈制药厂经济损失30万元，岷山制药厂对其中15万元承担连带赔偿责任。
【案例评析】
一、佛慈制药厂请求医保公司将国外的“岷山”商标专用权无偿交还的主张能否成立
佛慈制药厂自1959年起使用“岷山”牌商标至1979年10月经国家工商行政管理局商标局核准颁发注册证到现在，再无任何单位或个人获准在国内注册“岷山”牌商标。因此，“岷山”牌商标的所有权在国内归属佛慈制药厂。在国家外贸体制改革前，佛慈制药厂由于没有进出口经营权，其生产的“岷山”牌中成药产品先后由中国土畜产品进出口公司上海市分公司、甘肃省土畜产公司经营出口。1981～1984年，甘肃省土畜产公司在日本申请办理了“岷山”牌商标的注册手续，又委托香港德信行在马来西亚、新加坡等国申请办理了“岷山”牌商标的注册手续。在办理上述商标注册手续过程中，佛慈制药厂均知情且予以协助。1985年4月，经国家外贸部批准，医保公司成立，随之“岷山”牌中成药的出口业务从甘肃省土畜产公司划出改由医保公司经营。1992年间，医保公司分别与甘肃省土畜产进出口公司、香港德信行协商，受让了在日本、马来西亚、新加坡注册的“岷山”牌商标专用权。由于历史原因造成的佛慈制药厂与医保公司之间就“岷山”牌商标国内外注册人不一致的情况。医保公司通过受让取得的“岷山”牌商标在日本、马来西亚、新加坡三国的注册商标专用权，根据各国商标注册和法律保护独立的原则，这些应当按照当地国家的法律进行注册、转让，不属中国法律调整的范围。佛慈制药厂主张权属所依据的是国家工商行政管理局和外经贸部的有关文件，这些文件是协调解决同一商标被不同当事人分别在境内、境外注册的历史遗留问题的行政性文件，对本案情况虽然适用，但不具有强制力，不能作为变更境外商标注册人的法律依据。因而佛慈制药厂请求医保公司将国外的“岷山”商标专用权无偿交还的主张不能成立。
二、医保公司、岷山制药厂行为是否构成不正当竞争
佛慈制药厂是“岷山”牌商品包装、装潢的最早使用人，其“岷山”牌商品在美国、东南亚等国家广泛销售，在相关消费者中具有知名度；其包装、装潢独特，属于特有的包装、装潢。根据《反不正当竞争法》第5条第（2）项规定，该包装、装潢应当受到法律保护。医保公司在广交会上展销岷山制药厂生产的与“岷山”牌商品特有包装、装潢相近似的商品，构成不正当竞争，应当承担不正当竞争法律责任。佛慈制药厂虽无出口经营权，但不影响该厂行使反不正当竞争的权利。岷山制药厂生产的“唐龙”牌中成药，因其包装、装潢（文字、图形、颜色）近似于“岷山”牌产品包装，而且厂名与“岷山”牌商标相同，误导了消费者，致佛慈制药厂的合法权益受到损害，对此岷山制药厂应负赔偿之责。
【法条链接】
《商标法》（2001年）
第38条有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：
（一）未经注册商标所有人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；
（二）销售明知是假冒注册商标的商品的；
（三）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；
（四）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。
《反不正当竞争法》（1993年）
第5条经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易，损害竞争对手：
（一）假冒他人的注册商标；
（二）擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品；
（三）擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品；
（四）在商品上伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志，伪造产地，对商品质量作引人误解的虚假表示。
第21条经营者假冒他人的注册商标，擅自使用他人的企业名称或者姓名，伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志，伪造产地，对商品质量作引人误解的虚假表示的，依照《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国产品质量法》的规定处罚。
经营者擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品的，监督检查部门应当责令停止违法行为，没收违法所得，可以根据情节处以违法所得1倍以上3倍以下的罚款；情节严重的可以吊销营业执照；销售伪劣商品，构成犯罪的，依法追究刑事责任。来源：中国知识产权网，撰稿人/马宁
