专利权人引用国外文件主张禁止反悔原则，含泪被驳回
【发表人】广东长昊律师事务所 邱戈龙、庄俊雄
【案件来源】（2014）粤高法民三终字第169号
【关键词】专利侵权、禁止反悔原则、国外文件
【摘要】我们知道专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。但是在涉外专利权纠纷案件中，往往涉外专利在不同的地域，取得不尽相同的专利授权，因此能否引用国外专利授权过程中，专利申请人、专利权人在权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，来限制专利权人适用等同原则，从而使被控侵权专利不构成侵权的抗辩。
【基本案情】上诉人A公司因与被上诉人B公司侵害外观设计专利权纠纷一案，不服中华人民共和国广东省佛山市中级人民法院的民事判决，向原审法院提起上诉。
上诉人A公司不服原审判决，诉称，美国第29179472号专利是本案专利申请优先权的在先申请，与本案有直接关联性，B公司在该专利的申请程序中自认长方形槽体和正方形槽体不相近似，B公司在本案中主张长方形槽体和正方形槽体近似的主张违反了“禁止反悔原则”。
【争议焦点】主张禁止反悔原则时，能否引用国外有关的文件？
【法院判决】驳回上诉，维持原判。本案二审案件受理费1800元，由上诉人迈森公司负担。A公司已预交案件受理费5800元，其多交纳的4000元，本院予以退回。
【律师点评】根据有关法律与司法解释，适用禁止反悔有两种情形：1、修改专利权利要求或说明书；2、在专利申请和无效的行政与司法程序中作出限缩性陈述。
一般情况下，适用禁止反悔原则有两个步骤：第一，判断申请人对于专利权利要求、说明书的修改或意见陈述是否限缩了权利要求的范围。如果没有限缩，则不适用禁止反悔原则。第二，如果限缩了权利要求的范围，则进一步考虑做出该限缩的意图。如果限缩与专利的可专利性有关，则禁止反悔原则排除等同原则的适用；如果无关，则可能不适用反悔原则。
由上述可知，禁止反悔原则更多的是适用于针对发明或者实用新型专利适用的原则。因为外观设计专利并没有权利要求，而禁止反悔原则是对等同侵权原则的限制，等同侵权原则的判定发明或者实用新型专利是否侵权的原则。因此在外观设计专利适用禁止反悔原则中，只是类推适用禁止反悔原则。
由于专利权利和专利授权行政行为的地域性，此处的“专利授权或者无效宣告程序中”应指的是我国国内的专利授权程序和无效宣告程序。
本案中，A公司上诉请求以B公司在域外的陈述、在本案外观设计专利的保护范围确定中适用禁止反悔原则没有法律依据，法院是不予支持的。
