【出处】转载自《知识产权》2009年第4期
【摘要】“事后诸葛亮”问题在专利创造性判断标准的发展过程中起了举足轻重的作用，“非显而易见性”标准的一个重要作用就是防止“事后诸葛亮”。美国专利创造性判断中的“教导-启示-动机”标准是防止“事后诸葛亮”的一个重要武器，但巡回上诉法院却错误的适用了该标准。随着美国专利质量的下降和“KSR”案的到来，“事后诸葛亮”问题又得到人们的重新审视。我国《专利法》22条规定的“（突出的）实质性特点与（显著的）技术进步”标准及专利“审查指南”中的相关表述均存有问题，容易导致“事后诸葛亮”的产生。
【关键词】“创造性”判断；非显而易见性；事后诸葛亮
【写作年份】2009年


【正文】

　　引言

　　诸葛亮，三国时期蜀汉的丞相，足智多谋，据说能够料事如神，因而为世人所称道。用当代决策学的观点来看就是决策准确、及时，而俗语中的“事后诸葛亮”通常是指事后才明白过来，往往用作不大恭敬的讽刺用语。

　　在专利创造性的判断中，也有所谓“事后诸葛亮（hindsight) ”，是指专利创造性的判断人员往往会受现有技术的发展以及专利权利要求中披露的技术的影响来评定在先技术及专利创造性，并由此得出专利“显而易见”的结论。[1]由于专利创造性的审查是一种“事后审查”，审查人员是在充分理解发明技术方案的前提之下对其创造性进行判断的，往往会认为该发明极其简单而否认其创造性。

　　“事后诸葛亮”是专利创造性判断时的重大障碍，每个法官或审查员都不可能完全摆脱其影响而独立的判断，因而被美国联邦巡回上诉法院经典的称为专利审查中的“幽灵”。[2]。

　　“事后诸葛亮”在国外专利创造性判断实践中具有重要地位。在专利局的审查实践中，是审查员极力要避开的幽灵；在专利侵权诉讼中，既是被告反诉专利无效的有力证据，又是原告维护专利有效性的辩护手段；在美国，陪审员在作出发明的创造性意见之前，往往会被告知创造性判断中“事后诸葛亮”的危险性。

　　但“事后诸葛亮”问题在我国并没有引起应有的重视，学术界也鲜有论及。我国《国家知识产权战略纲要》把“按照授予专利权的条件，完善专利审查程序，提高审查质量”作为我国今后一个时期的专项任务，对专利创造性审查和判断的质量提出了更高的要求。所以，本文对“事后诸葛亮”作简要论述，以求教于学界同仁。鉴于美国专利法在世界知识产权制度中的地位，本文拟以美国专利法为主要分析对象。

　　一、举足轻重：“事后诸葛亮”在创造性标准发展过程中的作用

　　美国宪法第1条第8款规定国会有权通过授予专有权利的方式促进科技进步。后者颁布了1793年《专利法》，规定一项发明要取得专利权必需是“新的”(new）和“有用的”(useful)

　　随后，联邦法院接管了专利授予标准的制定权。随后，专利创造性标准被逐渐发展、完善，“事后诸葛亮”在此过程中起了很大作用。

　　（一）早期《专利法》时期

　　在早期，美国“非显而易见性”标准是由判例法发展的。一般认为最早提出其适用标准的是1850年美国最高法院对“Hotchkiss案”的判决。该案涉及的专利是一种关于与铁制手柄相连的陶瓷门把手的制作方法。美国最高院判决专利无效，认为创造只具备“新的”( new）和“有用的”(useful)的特征还不足以被授予专利，该创造还必须是一项“发明”，并指出“该项创造是一般技师的工作，而非发明者本人的工作”，该项创造不存在创造性。[3]由此，联邦法院发展出了判断专利创造性的一般标准—事后审查标准，即在发明完成之后对其进行检视，如果一般技师也能做到，则该发明不具有创造性。

　　根据此标准，对发明创造性的判断，要从该发明本身的特点中去寻找答案，有一定的缺点。首先，什么是一般技师的工作，什么又是发明者本人的工作，没有一个确定的判断标准；其次，从发明本身来判定创造性，由于没有参照物，“事后诸葛亮”问题严重。终于在1882年，美国联邦最高法院审理了Loom v. Higgins一案，指出：“当人们了解了发明的机理之后，即使其有很高的创造性，人们仍然会认为它是很平常的，并认为自己也能创造出来。”[4]该案中，最高院明确表达了对创造性判断中“事后诸葛亮”问题的担心。在随后的案例中，美国联邦法院逐渐发展出了判断专利创造性的另一标准—事前审查标准，即在发明申请之前对其进行检视。该标准在1909年的Atlantio Works v.Brady案中得到完整表述，法院认为“由于在先技术并没有对组合发明中部件的组合有任何教导，所以发明具有创造性”。[5]由于此标准是以在先技术为基础对发明的创造性进行判断，与事后审查标准相比，有利于防止“事后诸葛亮”的发生。

　　在19世纪末20世纪初的这段时间里，事前审查标准与事后审查标准成为美国联邦最高法院专利创造性判断的主要标准，由此导致裁判标准产生了极大的不确定性。

　　（二）1952年《专利法》时期

　　为了消除创造性裁判标准的不确定性，美国国会于1952年制定了《专利法》，并在第103条款中规定：“一项发明，虽然并不与本编第102条款所规定的已经有人知晓或者已有叙述的情况完全一致，但申请专利的内容与其已有的技艺之间的差异甚为微小，以致在该发明完成时对于本专业具有一般技艺的人员是显而易见的，不能取得专利。取得专利的条件不应该根据完成发明的方式予以否定。”这样，关于专利非显而易见性的判断，只能由相关领域的一般技术人员通过发明完成时的在先技术来确定。美国1952年《专利法》的缔造者之一、被称为“现代专利法之父”的Giles S. Rich法官指出：“为了防止”事后诸葛亮“的发生，非显而易见性要由特定的人在特定的时间来判定，这个特定的时间是指发明完成之时、特定的人是虚假的人，即本专业具有一般技艺的人员”。[6]

　　遵循1952年《专利法》的立法意旨，美国司法系统对专利创造性判断中的“事后诸葛亮”问题十分重视。1966年，美国联邦法院判决了具有里程碑意义的的Graham v. John Deere案，对创造性标准进行细化，并满怀信心的指出“我们相信，恪守这里所确定的各种要求，将产生国会在1952年专利法中所要求的一致性和确定性”。[7]美国最高法院认为，判断非显而易见性需要考虑以下的因素：(1)现有技术的范围与内容；(2）现有技术与权利要求的区别；(3)相关领域的普通技术人员水平；(4)其他补充标准。该案不仅是“非显而易见性”标准从主观到客观化过程的继续，还指出在专利审查中“事后诸葛亮”(hindsight)的危险性，并指出诸如商业上的成功等次要因素是防止滑向此危险的重要武器。[8]

　　在这一阶段，美国从制定法和案例法两个方面对专利创造性标准进行详细规定，并明确规定“在先技术”、“一般技术人员”、“次要因素”等术语，作为防止“事后诸葛亮”的工具。

　　（三）专门上诉法院时期

　　在美国关税与专利上诉法院（CCPA，以下简称CCPA）时期，专利创造性的事后审查标准受到遏制。在In re Gustafson[9]案中，CCPA指出美国1952年专利法已经抛弃了事后审查标准。特别是在In re Rinehart案中，CCPA认为美国1952年专利法已经指明如果一般技术人员根据在先技术的教导和启示能够推导出所申请的发明，则专利应是显而易见的。由此，发展出了美国专利法中著名的“教导-启示-动机”( Teaching-Sugges-tion-Motivation，以下简称“TSM”）标准，使得审查标准更加具体化。根据此标准，即使某创造的各部分都能在现有技术中找到，该发明仍然是非显而易见的，除非在先技术中存在教导、启示，并引导普通技术人员有动机结合现有技术创造出该发明。学者们认为“事后诸葛亮”是专利客观性审查的最大障碍，而“TSM”标准正是对付“事后诸葛亮”的有力武器。[10]

　　随后美国于1982年成立联邦巡回上诉法院(CAFC，以下简称CAFC)。在其成立后的第二年，首任首席法官Howard T. Markey信誓旦旦地指出“TSM”标准有利于防止“邪恶的‘事后诸葛亮’综合症（insidious effect of a hindsight syn-drome) ”，并且认为充分的运用第二要素可以使法官经受住“‘事后诸葛亮’这一妖妇的诱惑（theinsidious attraction of the siren hindsight) ” 。[11]在随后的几年里，CAFC运用“TSM”标准并辅助以“商业上的成功”、“他人的失败”等“第二要素”作出大量判决，但结果并不理想，因为人们发现“事后诸葛亮”问题仍然十分严重，CAFC当初的自信也荡然无存，终于在1986年放低姿态的感叹道“‘事后诸葛亮’是专利创造性判断中的幽灵”。[12]

　　其后，CAFC彻底抛弃了事后审查标准。在Ryko Mfg Co. v. Nu-Star Inc.[13]案中，地区法院认为该案所涉专利只是“一般技师的创造，而非专利人的创造”。CAFC肯定了地区法院的判决，但否定了其对事后审查标准的适用，指出对专利创造性的判断只能从在先技术的启示中寻找，并道明了采用事前审查标准的原因，指出通过对在先技术的启示而非所申请专利的审查，可以避免“事后诸葛亮”所带来的风险。

　　在这一阶段，专门法院继续秉持创造性判断中防止“事后诸葛亮”的思想，创立了“TSM”标准，要求对创造性的判断从现有技术的启示中寻找。

　　总之，从上述案例我们可以看出，“事后诸葛亮”问题在美国专利创造性标准的发展过程中起了举足轻重的作用，以至于创造性判断标准中的很多术语、判断步骤都是为了防止其产生。

　　二、求全责备：“事后诸葛亮”成为垃圾专利的替罪羊

　　在专门法院创立“TSM”标准之后，特别是最近几年，出于对“事后诸葛亮”的预防，CAFC在使用TSM时，出现了僵化和不一致性。在199年的In re Rouffet案中，认为在先技术中必需有特定的规定（Certain references）以教导或启示一般技术人员进行技术组合。[14]在1999年的In re Dem-biczak案中，更是明确提出，在先技术的教导应是明确的（clear) 。[15]这样，CAFC就改变了针对“ TSM”的全面、具有包容性的标准，转为僵化与片面，认为“只有明示的教导才是真正的教导”，降低了可专利性的门槛。而颇有意思的是，在2006年的DyStar Textilfarben GmbH&Co. DeutschlandKG v. C. H. Patrich Co，案中，认为“我们的启示测试是非常的柔和的，它不仅仅是允许，更是需要考虑常识的作用”。[16]此案中，CAFC又认为“默示的教导也是真正的教导”，这种适用标准的不统一性最终导致“KSR”案的到来。

　　最近，垃圾专利成为困扰美国专利法系统的最大问题。据联合国经合组织估计，在20世纪80年代到90年代初这段时间里，美国的专利授予率高达80％-90%，远远高于欧盟50％-60%的水平。[17]Quillen和Webster也指出，在1993年－1998年这5年时间里，美国专利授予量占申请量的85％-97%。[18]有鉴于此，在2003年美国专利商标局就提出“21世纪战略计划”(The 21st Cen-tury Strategic Plan (2003)），探讨了有关专利法改革的问题。同年，联邦贸易委员会也出台了“推动创新：竞争与专利政策的合理平衡”( To Pro-mote Innovation：The Proper Balance of Competitionand Patent Law and Policy (2003)）报告，指出目前美国专利审查标准太低，导致专利“过多”、“过滥”。还有人指出目前美国垃圾专利泛滥,CAFC是罪魁祸首，为了规制“事后诸葛亮”，其适用的TSM标准日益僵化，降低了专利创造性的标准。

　　2006年，美国联邦最高法院审理了被认为是自从美国1952年专利法通过以来最为重要的专利案件[19]—KSR v. Teleflex案，指出CAFC过度强调“事后诸葛亮”的重要性，仅仅以在先技术的“明示”作为判断专利创造性的依据，而忽略了诸如“常识”、“市场压力”等因素的作用。在该案中，虽然联邦最高法院认识到了防止“事后诸葛亮”的重要性，但其判决却也隐含了另一层意思：强调“事后诸葛亮”容易降低创造性标准，进而导致垃圾专利的产生。更有学者指出，专利创造性标准应该能够在“事后诸葛亮”与“垃圾专利”之间达到平衡[20]。

　　可见，美国的专利过多、过滥已成为困扰专利系统的主要问题，如何打造一个优化、柔和、稳定的专利体系已经成为当务之急。在美国专利法历史上，对“事后诸葛亮”的规制一直是个不变的主题，但结果却是创造性标准的僵化与垃圾专利的横行。所以美国最高院降低“事后诸葛亮”问题的重要性也就不难理解。有学者认为，“最高院在KSR案中远不如Graham v John DeereCo．案对”事后诸葛亮“问题的重视程度，甚至连100多年前的Loomv．Higgins．案也不如。”[21]

　　笔者认为，人们对“事后诸葛亮”问题的认识已经发生了转向：从重视、规制到责问。鉴于“事后诸葛亮”问题在美国专利法发展中的作用以及垃圾专利增多、改革专利体制的需求增大等事实，“事后诸葛亮”已经成为垃圾专利的替罪羊。

　　三、理性回归：对“事后诸葛亮”的合理定位

　　在俗语中，事前无意见，事后才高谈阔论并自称有先见之明，我们称之为“事后诸葛亮”。但是在专利创造性的判断过程中，我们永远都是在明白了专利的具体内容之后才对其进步性进行分析，而且此分析必须要回溯到专利申请之时的现有技术状态下，这样，专利在人们脑海中的印象永远不可能磨灭。虽然我们不可能完全避免“事后诸葛亮”的影响，但可以通过具体规则的设计使这种影响降至最低。专利法通过设定“在先技术”和“具有一般技术知识的人员”两个术语，明确了创造性判断的时间点和主体。但是法律上拟制的判断主体在现实生活中很难找到[22]，法官或专利审查员成了专利创造性的实际判断主体，他们戴着“具有一般技术知识的人员”的面具进行判断，在这个过程之中很难避免判断人员的目光在所涉及的专利与在先技术之间“往返流转”[23]所以“事后诸葛亮”问题十分严重。

　　目前，“事后诸葛亮”问题由于垃圾专利和问题专利的出现而多受责难。笔者认为，对此问题我们还应具体分析。

　　首先，在专利创造性的判断中，对“事后诸葛亮”的规制不可或缺。“事后诸葛亮”问题是人类认知科学发展史上的伟大成就之一，是经过实践检验的真理。经过制度嫁接，“事后诸葛亮”问题从认知科学进入了专利法领域。可以说，对“事后诸葛亮”的规制成为美国专利法创造性标准发展的主线。虽然在美国专利审查和司法实践中，这一问题受到充分的重视，CAFC更是对“事后诸葛亮”的规制不遗余力，然而此问题在专利创造性判断上仍然十分严重。Mandel教授曾经对美国创造性判断中的“事后诸葛亮”问题做过实验，设定两帮人数相等的人员对同一个专利的创造性进行判断，一帮人采用事前审查的方式，另一帮人采用事后审查，结果表明在事前审查方式中只有34％的人员认为专利是显而易见的，而在事后审查方式中则有近73％的人否定专利的创造性。所以，“事后诸葛亮”问题在专利创造性判断中比在任何其他的法律判断中尤为严重。[24]

　　其次，垃圾专利的产生是由多种原因导致的，“事后诸葛亮”只是替罪羊。一时的或偶然的垃圾专利并不可怕，但是如果垃圾专利的生产形成了一种循环，问题就会相当严重。在此循环过程中，人们对专利授予的预期起着决定性的作用。如果预期很高，则专利的申请量就会增加，进而专利授权量也会增加，从而人们对专利授予的预期会更加的高涨，这样垃圾专利就随之产生。在这一过程中，由于一件申请很容易被授予专利，人们就会抽回那些耗时、耗钱领域的投资，而转投一些平常领域，进而加速了垃圾专利产生的循环过程。专利创造性标准的高低、专利权的维持成本、专利政策的一致性和波动周期都是影响人们预期的重要因素。美国《2007年专利改革法》( Patent Re-form Act of 2007）在专利商标局设置了一个专利授予后的异议程序，同时在异议程序中取消“专利有效推定”，增大权利人维护专利有效性的举证责任；在专利侵权救济时，降低权利人所能得到的救济。[25]这些举措正是美国为了降低人们对专利授予的预期、减少垃圾专利而做出的。可见，垃圾专利的产生是由于专利政策执行不当造成的，对“事后诸葛亮”的规制本身并没有任何错误。

　　最后，保持专利创造性判断标准的柔和性和开放性是专利制度健康运行的保证，不应以规制“事后诸葛亮”为借口，使创造性标准走向僵化。在美国，专利政策是不断变化的，学者Chisum曾用“钟摆论”来解释专利政策走向，认为其对专利的态度像钟摆一样，周期性地从一侧摆到另一侧，却无法找到平衡点。[26]在20世纪八九十年代，美国CAFC正是执行美国“亲专利”政策的急先锋，一边高举反“事后诸葛亮”的大旗，一边从严解释“ TSM”标准。表面上看，对“事后诸葛亮”问题的规制是创造性标准僵化的原因所在，仔细分析，在这一切背后我们可以依稀看到美国“亲专利”政策的身影。所以，“事后诸葛亮”问题不能被贴上“反专利”的标签，对“事后诸葛亮”问题的规制也不能被戴上“亲专利”的帽子。

　　四、制度嫁接：我国专利制度中的“事后诸葛亮”

　　我国的专利制度是西方制度移植的结果，迄今不足30年。“事后诸葛亮”问题在我国也没有得到应有的重视。

　　（一）专利法中的创造性标准及“事后诸葛亮”

　　目前世界上大多数国家的专利法都规定了“创造性”标准，有的国家称为“进步性”，有的国家称为“非显而易见性”，虽然称呼不一，但其实质内容基本相同，如《欧洲专利法条约》“实体部分”第56条规定：“在考虑现有技术的基础上，如果发明对于相关技术领域内的一般技术人员来说不是显而易见的，则该发明包含创造性步骤（in-ventive step)” ;日本专利法》第29条第2款规定：“在申请专利之前，具备该发明所属技术领域的普通知识者在在先技术的基础上，能容易实现发明时，不拘同款的规定如何，不能取得专利。”《英国1977年专利法》第3条规定：“在考虑根据本法第2条第2款所确定的现有技术（但不包括该条第3款所确定的现有技术）的基础上，如果发明对于相关技术领域内的一般技术人员来说不是显而易见的，则该发明包含创造性步骤”。

　　纵观之，它们对“创造性”的规定主要突出三点：一是创造性判断的主体，即“相关技术领域内的一般技术人员”；二是创造性判断的对象、时间，即申请日以前的现有技术；三是创造性判断的方式，即以现有技术为基础，发明对于一般技术人员是否显而易见。

　　我国《专利法》第22条规定：“创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。”从中我们可以看出，我国专利法对创造性的规定与其他国家有很大的不同，这导致我国创造性判断中的“事后诸葛亮”问题更加严重。

　　首先，我国专利法没有规定创造性判断的主体，容易导致“事后诸葛亮”。专利法中设定“相关技术领域内的一般技术人员”作为创造性判断的主体，其主要目的在于“尽量避免审查员主观因素的影响”，[27]以笔者看来，这种“主观因素的影响”主要就是“事后诸葛亮”。因为各国的专利审查指南均规定，一般技术人员是一个假设的人，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识。这一规定正是要告诫法官或专利审查员，不要用自己的判断代替一般技术人员的判断，更不能用其已经知道的发明方案来影响其创造性的判断，因为一般技术人员根本不知道发明方案的内容。

　　由于我国专利法没有明确规定“一般技术人员”作为专利创造性的判断主体，在我国知识产权理论界，曾一度认为专利审查员就是专利创造性的判断主体。[28]在实务界，用法官或审查员的判断代替一般技术人员的判断的例子屡见不鲜。在专利审查决定或专利确权案件的判决中，很少有对一般技术人员及其所具有的技术水平的认定，这很容易导致出现“事后诸葛亮”式的错误。

　　其次，我国专利创造性的判断方式容易导致“事后诸葛亮”。根据我国专利法，对创造性的判断是一种比较的方式，即发明“同申请日以前已有的技术相比”。不同于我国，世界上大多数国家对创造性的判断是一种预测的方式，即对于专业人员来说，“发明能否从现有技术中明显得出”，或“发明是否显而易见”。“显而易见”英文为“obvious”，这个单词来源于拉丁语“via，意为”路“。位于路上的，你肯定能看得见的结果，就是一个显而易见的结果。[29]

　　对比这两种判断方式，我们可以发现我国创造性的判断是在现有技术与所涉及的发明之间进行对比，是一种交互式的判断，判断主体很难避免申请日以后的技术以及所公布的技术方案对发明本身创造性判断的影响，容易出现”事后诸葛亮“式的错误。

　　最后，我国专利法把创造性归结为”（突出的）实质性特点与（显著的）技术进步“容易导致”事后诸葛亮“。”实质性特点“是对发明本身的描述，这种描述是通过比较所涉发明与在先技术而得出的结论，如果发明具备了”实质性特点“，则就具有创造性。从此我们可以看出，我国专利法对创造性的判断是以发明本身所具备的特点为基础的一个”从后向前“的”双向“比较的过程。但是目前大多数国家所使用的”非显而易见性“标准却是以在先技术为基础、以一般技术人员为判断主体的一个”从前往后“的”单向“预测的过程。其区别显而易见，裁判人员很难摆脱”事后诸葛亮“的影响，容易对发明的创造性估计偏低。

　　对于”（突出的）实质性特点与（显著的）技术进步“这一表述的来源，笔者不敢断言。[30]我国在制定第一部《专利法》时，曾考察了很多国家的立法，并决定制定一部中国特色的《专利法》，最终抛弃了”非显而易见性“标准，而”从发明创造本身所具有的实质性特点及同现有技术相比的进步性两个方面来判断创造性。“[31]在我国《专利法》制定后，有人指出：我国抛弃了”非显而易见性“这一不确定的范畴，而采用”（突出的）实质性特点与（显著的）技术进步“两个易于检查的概念解说创造性，在立法技术上比欧美资本主义国家专利法略高一筹。[32]但是，由此导致的”事后诸葛亮“问题却是始料未及的。

　　（二）专利创造性审查中的”事后诸葛亮“问题

　　在我国专利局创造性审查实践中，”事后诸葛亮“问题得到充分的重视。我国专利审查指南明确规定在创造性判断时应避免”事后诸葛亮“，[33]同时通过合理巧妙地解释”实质性特点“，使我国专利创造性的判断标准与国际接轨。我国专利《审查指南2006》第四章2.2规定：”发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。“这样，在我国专利审查实践中实际上采取了”非显而易见性“标准，避免了滑向”事后诸葛亮“。

　　在专利审查中，我国专利创造性的判断标准基本上采用了欧洲专利局”问题一方案“( problemand solution approach）判断标准，[34]并将其演化为”三步法“的判断基准，即：

　　(1)确定最接近的现有技术；

　　(2）确定发明的区别特征和其实际解决的技术问题；

　　(3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

　　采用此”三步法“的判断基准是一大进步，其对统一审查标准有很大意义。但是我们必须注意到，欧洲专利局”问题一方案“判断标准并非一个完美的标准，其中最大的问题是容易产生”事后诸葛亮“，并因此广受批评。欧洲专利局申诉委员会就曾指出，”问题一方案“标准并不是最适合判断专利创造性的标准，或者不是唯一的标准。在”Alcan International“案中，该复审委员会批判道：”问题一方案“标准在适用中陷入了”事后诸葛亮“的错误。[35]其主要原因是在选择”最接近的在先技术“的时候，要把技术效果也应考虑在内。这样，没有明确规定技术效果的在先技术将不可能被选定为”最接近的在先技术“，与所涉专利的对比文件的范围将会大大缩小。更严重的是，此种分析步骤所要求的技术效果必然是通过分析所涉专利才能得到，而所选取的”最接近的在先技术“其实是通向所涉专利的一个跳板（spring-board) , [36]这样也就导致了”事后诸葛亮“的产生。出于对此种”事后诸葛亮“的畏惧，欧盟其他国家在对”问题一方案“标准适用时有所保留。[37]

　　遗憾的是，此问题在我国专利审查指南中同样存在。根据我国2001年版《审查指南》的规定，确定最接近的现有技术，通常要考虑技术效果。审查员必然要事先分析所申请的发明，根据所确定的技术效果选择最接近的在先技术，这样不涉及具体技术效果的在先技术往往被过滤掉，由此导致欧洲专利局申诉委员会所说的”事后诸葛亮“式的错误。显然，我国专利局已经充分注意到此问题，在其最新修订的《审查指南》中已经降低了对上述技术效果的适用几率。[38]但不容置疑的是，”事后诸葛亮“问题仍将困扰我国专利审查实践，应引起充分的重视。

　　结论

　　”事后诸葛亮“问题在专利创造性标准的形成过程中起了举足轻重的作用。但是由于我国《专利法》在制定过程中没有注意到此问题，以至使我国的”（突出的）实质性特点与（显著的）技术进步“专利判断标准存在很多问题，导致”事后诸葛亮“的产生。虽然我国《专利审查指南》通过合理解释”实质性特点“，使我国专利创造性的判断标准与国际接轨，但仍然存有问题。同时，我国2000年《专利法》修改已经采用了世界通用的”司法最终审查“，法官在审理专利确权案件中要依据《专利法》及其实施条例，《审查指南》只作参考作用。这样，不但会产生司法审判实践中的”事后诸葛亮“问题，更会导致专利审判与专利审查的标准不统一，甚至脱节现象。遗憾的是在我国《专利法》第三次修改中，此问题仍然没有得到应有的重视。

　　为了充分、有效地实施我国《国家知识产权战略纲要》中提出的”按照授予专利权的条件，完善专利审查程序，提高审查质量“的政策目标，建议修改我国《专利法》第22条，取消”实质性特点“等表述，采用世界通用的”非显而易见性“标准，以避免”事后诸葛亮“，同时与国际社会接轨。




【作者简介】
牛强，中南财经政法大学知识产权学院博士研究生。


【注释】
[1]在我国国家知识产权局2006年新版中国专利《审查指南》第3.4.2条中指出“审查发明的创造性时，由于审查员是在了解了发明内容之后才作出判断，因而容易对发明的创造性估计偏低，从而犯“事后诸葛亮”的错误。审查员应当牢牢记住，对发明的创造性评价是由发明所属技术领域的技术人员依据申请日以前的现有技术与发明进行比较而作出的，以减少和避免主观因素的影响。参见中华人民共和国国家知识产权局：《审查指南2006》，知识产权出版社2006年版，第174页。
[2]Panduit Corp. v. Dennison Mfg. Co. , 810F2d1561,1 U. S. P. Q. 2d1593 ( Fed. Cir. 1986)．
[3]Hotchkiss v. Greenwood，52 U.S. 11 How. 248（1851）．“… No more ingenuity or skill…than that possessed by an ordinary mechanic acquainted with the business...”.
[4] Loom v. Higgins,105 U.S. 580, 591 (1882)．
[5]214 U. S. 366（1909)．
[6]Hon. Giles S. Rich, Laying the Ghost of the “Invention” Requirement, 14 Fed. Circuit B. J. 169(2004-2005).
[7]李明德：《美国知识产权法》，法律出版社2003年版，第40页。
[8]同上注，第36页。
[9]331 F. 2d 905（C. C. P. A. 1964)．
[10]Gregory Mandel, Patently Non-Obvious II: Experimental Study on the Hindsight Issue Before the Supreme Court in KSR v. Teleflex, 9 YALEJ. L.＆TECH. 13 (2007)．
[11]W. L. Gore＆Assocs.，Inc. v. Garlock, Inc，721 F. 2d 1540（Fed. Cir. 1983)．
[12]Panduit Corp. v. Dennison Mfg. Co. ,810F2dl561 ,1 U. S. P. Q. 2d1593 ( Fed. Cir. 1986)．
[13]18 U. S. P. Q. 2d 1047 (D. Minn. 1990)．
[14]In re Rouffet,149 F.3d.
[15]In re Dembiczak,175 F.3d.（1999)．
[16]DyStar Textilfarben GmbH&Co. Deutschland KG v. C. H. Patrich Co. ,464. F.3d 1356,1367(2006)．
[17]OECD, Patents and Innovation: Trends and Policy Changes, DSTI/STP (2003）27. Available at http ： // www. oecd. org/dataoecd/48/12/24508541. pdf.
[18]Quillen, C. and 0. Webster, Continuing Patent Applications and Performance of the U. S. Patent Office, Federal Circuit Bar Journal 11(1）：1 -21(2001)．有学者作出统计，认为在1975-1976年，在判决专利有效性的上诉判决中，有45％的案件被裁决由于显而易见性而无效。1994-1995年，这个比例下降到5%，参见亚当＊杰夫、乔希＊勒纳著：《创新及其不满：专利体系对创新与进步的危害及对策》，罗建平、兰花译，中国人民大学出版社2007年版，第111页。
[19]Jeanne C. Fromer, The Layers of Obviousness in Patent Law，22 HARVARD JOURNAL OF LAW＆TECHNOLOGY (2008)．
[20]The Supreme Court, OBVIOUSNESS, 2006Term Leading CcasesIll. Federal Statutes and Regulations E. Patent ,121 Harv. L. Rev. 375 (2007)．
[21]Gregory Mandel, Another Missed Opportunity: The Supreme Court's Failure to Define Nonobviousness or Combat Hindsight Bias in KSR V.TELEFLEX, 12 Lewis＆Clark L. Rev. 323(2008)．
[22]一般技术人员是个“超人”，“假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术”，参见中华人民共和国国家知识产权局：《审查指南2006》，知识产权出版社2006年版，第162页。
[23]在司法裁判三段论中，确定案件事实的过程始终包含判断，是一个思想加工的过程。法学家恩吉斯（Engisch)称这种循环判断为“在大前提与生活事实间之眼光的往返流转”，拉伦茨称之为理解的“循环结构”，参见龙卫球著：《民法总论》，中国法制出版社2002年版，第82页。在司法裁判中，法官是采用司法三段论推理，从大前提和小前提推理出法律效果，法官不能避免“前见”或“前理解”的影响；在专利法的创造性判断过程中，法官或审查员采取比较的方法，通过在先技术与所涉及的专利进行比较，进而推导出所涉专利对一般技术人员是否显而易见，这一过程中“前见”或“前理解”问题更加突出。
[24]Gregory Mandel, Patently Non-Obvious II: Experimental Study on the Hindsight Issue Before the Supreme Court in KSR v. Teleflex, 9 YALEJ. L.＆TECH. 1，15-25 (2007)；Gregory Mandel, Patently Non-Obvious: Empirical Demonstration that the Hindsight Bias Renders PatentDecisions Irrational, 67 OHIO ST. L. J. 1391.1409-20(2006).
[25]在异议程序中，专利权利人外的申请人可以在不迟于专利被授予后的12个月内请求专利商标局启动该程序申请确定该专利有效性，而无需再向法院提起诉讼确定专利有效性。这个异议程序使侵权人可以轻易地对有效专利提出连续的挑战，增加了专利权人和投资人的成本和不确定性。See Patent Reform Act of 2007，H. R. 1908, 110th Cong. (2007）；Patent Reform Act of 2007，S. 1145，110th Cong. (2007)·资料来自：http: //www. uspto. gov/web/offices/com/strat2l/action/sr2. htm.
[26] Chisum on patents, 1 - 0, § 5, (Mattew Bender& Company, Inc. , 2002)，转引自和育东：《“专利丛林”问题与美国专利政策的转向》，载于《知识产权》2008年第1期。
[27]中华人民共和国国家知识产权局：《审查指南2006》，知识产权出版社2006年版，第162页。
[28]王家福和夏叔华认为“审查员的判断并非任意妄为、随心所欲，他必须根据客观标准，凭借个人的知识和经验实事求是地判断。因此，这就要求审查员以其技术领域内的中等专业人员的水平来对待提出申请时的技术水平。”参见王家福、夏叔华：《中国专利法》，群众出版社1987年版，第123页；蔡茂略、汤展球、蔡礼义认为“所属技术领域的普通技术人员通常指审查员，审查员具有对发明所属技术领域的人所共有的知识和经验，对发明有所见解。”参见蔡茂略、汤展球、蔡礼义编：《专利基础知识》，中山大学出版社1984年版，第55页。
[29]世界知识产权组织编，张寅虎等译：《知识产权纵横谈》，世界知识出版社1992年2月版，第85页。转引自张晓都：《专利实质条件》，法律出版社2002年版，第165页。
[30]据笔者猜测，该表述可能来自苏联。苏联把发明的创造性称为“实质性特点”或者叫“本质区别”，苏联《发现、发明及合理化建议条例》第21条规定：“某项技术方案如于申请优先权之日以前，与科技领域内已知方案相比具有多种特征的新的总和，该项技术方案被认为具有实质性特点。”参见王昌亚主编：《专利学基础》，湖北科学技术出版社1985年版，第66页。可见，该条例与我国《专利法》第22条的表述如出一辙。
[31]王家福、夏叔华：《中国专利法》，群众出版社1987年版，第120页。
[32]同上注。
[33]参见注释[1]。
[34]国家知识产权局专利复审委员会编著：《专利复审委员会案例诠释：创造性》，知识产权出版社2006年12月第2版，第4页。
[35] T 465/92.
[36]T 254/86.
[37]在荷兰和法国的专利司法实践中，法院对针对所涉专利的专家证言一般不予采纳，而倾向于采信针对专利申请前的在先技术的证据，以防止事后诸葛亮的产生，参见Richard Hacon&Jochen Pagenberg ( ed)， Concise European Patent Law, Kluwer Law International, pp.58．在英国，其司法实践中一直采用1985年“Windsurfing”案中所确立的标准，在该标准中明确提出了创造性判断要防止事后诸葛亮.See TERRELL ON THE LAW OF PATENTS, sixteenth edition, SWEET&MAXWELL,2006, pp.243．近日，英国上议院对美国心血管医疗器械制造商康诺公司（Conor Medsystems）诉加拿大安特（Angiotech)制药和医疗设备公司一案做出判决，使其创造性判断标准接近于欧洲专利局的“问题一方案”标准，引起不少学者反对，认为其将导致事后诸葛亮的错误。
[38]新版《审查指南》规定：“最接近的现有技术，例如可以是，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和／或公开了发明的技术特征最多的现有技术”（着重号为笔者所加），参见中华人民共和国国家知识产权局：《审查指南2006》，知识产权出版社2006年版，第163页。