Processo n° 779/2007
(Autos de recurso em matéria civil)
ACORDAM NO TRIBUNAL DE SEGUNDA INST.NCIA DA R.A.E.M.:
Relatório
1. Por despacho em 24.04.2006 proferido pelo Chefe do
Departamento de Propriedade Industrial da Direc..o dos Servi.os de
Economia, foi indeferido o pedido por “A GEST.O E
INVESTIMENTOS, LIMITADA” apresentado de declara..o da
caducidade do registo da marca n° N/108 de que é titular “CROWN
LIMITED”.
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Do assim decidido recorreu a requerente, e, por senten.a proferida
pelo Mm° Juiz do T.J.B., foi o recurso julgado improcedente.
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Ainda inconformada, traz a mesma recorrente o presente recurso,
alegando para, a final, concluir que:
“I. N.o é possível defender que a Crown Limited utilizou em Macau a
marca No. N/108 através da distribui..o pelas agência de viagens
de Macau de brochuras para a promo..o de servi.os prestados
pelos Hotel Crown Tower e Crown Entertainment Complex na
Austrália.
II. A efectiva comercializa..o dos produtos ou servi.os é necessária
para que o uso da marca seja considerado sério.
III. O uso publicitário da marca só é considerado uso sério da mesma
desde que se destine a preparar a iminente comercializa..o dos
produtos ou servi.os no mercado.
IV. A alegada publicidade aos Hotel Crown Tower e Crown
Entertaimnent Complex localizados na Austrália n.o se destinou a
preparar a comercializa..o dos servi.os da empresa em Macau, a
qual, de resto, n.o estava iminente.
V. Se uso houve, ele n.o foi feito por pessoa habilitada a fazer um uso
sério já que as brochuras em causa foram distribuídas por
agências de viagens.
VI. N.o sendo as agências de viagens as titulares do registo, mas sim
a Crown Limited, competia a esta ou àquelas alegar e provar que
as mesmas estavam licenciadas pelo titular e inscritas na Direc..o
de Servi.os de Economia como tal.
VII. Ou, alternativamente, que a utiliza..o da marca pelas agências de
viagem foi feita sob controlo da Crown Limited e para efeitos de
manuten..o do registo.
VIII. O que n.o fizeram.
IX. N.o consubstanciando a distribui..o de brorhuras de viagens com
a palavra Crown para promo..o de servi.os prestados pelos Hotel
Crown Tower e Crown Entertainment Complex na Austrália por
agências de viagens de Macau uma utiliza..o séria da marca No.
N/108 pela Crown Limited, nunca poderia o tribunal ter julgado
improcedente o presente recurso judicial.
X. Ao fazé-lo, viola o disposto no artigo 232° do Regime Jurídico da
Propriedade Industrial.
XI. O tribunal, ao ter julgado improcedente o presente recurso judicial
com o fundamento de que a marca foi utilizada, ao contrário do
que havia decidido a Direc..o dos Servi.os de Economia na
decis.o objecto do presente recurso judicial, conhece de uma
quest.o de que n.o podia tomar conhecimento.
XII. Pelo que a decis.o recorrida é necessariamente nula nos termos
do disposto na alínea d) do n° 1 do artigo 571° do Código de
Processo Civil.
XIII. N.o tendo existido uso sério da marca em Macau num período
consecutivo de três anos, conforme decidiu a Direc..o dos
Servi.os de Economia, e n.o se tendo demonstrado que houvesse
justo motivo para o efeito, deverá ser declarada a caducidade do
registo da marca No. N/108.”; (cfr., fls. 143 a 153).
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Em contra-alega..es, afirma a recorrida “CROWN LIMITED”
que:
“A. O objecto do recurso circunscreve-se à caducidade ou n.o da
marca n.° N/108 por alegado n.o uso na RAEM.
B. O art. 231.°, n.°1, b) do Regime Jurídico da Propriedade
Industrial determina que o registo da marca caduca pela falta de
utiliza..o séria durante 3 anos consecutivos, salvo justo motivo.
C. Determina ainda o art. 232.°, n.°1 do mesmo diploma que é
considerada utiliza..o séria da marca a "utiliza..o da marca tal
como ela está registada ou que dela n.o difira sen.o em elementos
que n.o altere o seu carácter distintivo, feita pelo titular do registo
ou por seu licenciado devidamente inscrito" [alínea a)] ou "a
utiliza..o de marca por um terceiro, desde que sobre controle do
titular e para efeitos de manuten..o do registo" [alínea b)].
D. A lei n.o é concreta ou exaustiva na defini..o de "uso sério", pelo
que dever.o ser o Tribunais a preencher esse conceito, à
semelhan.a do que se verificou em litígios semelhantes.
E. As brochuras distribuídas e as viagens oferecidas pela Recorrida
configuram uma utiliza..o séria do uso da marca, pois n.o
obstante n.o terem sido fisicamente prestados em Macau foram
vendidos em Macau- e nada na Lei nos pode levar a concluir que
servi.os prestados em outra jurisdi..o, mas oferecidos ou
vendidos em Macau n.o relevam para efeitos de uso.
F. A Recorrida entende claramente que o uso de que fez prova
constitui prova de uso sério da marca. ainda que efectuado por
terceiros (as agéncias de viagem) sob controlo e autoriza..o da
Recorrida constituindo actos concretos, reiterados e públicos,
manifestados no ambito do mercado local de servi.os que n.o se
manifesta como esporádico ou em quantidades irrelevantes.
G. A Recorrida tem usado a marca CROWN em Macau, porquanto a
maioria das agências de viagem em Macau e Hong Kong desde
1998 que oferecem viagens e estadias no Crown Entertainment
Complex em Melboume.
H. A Crown Ltd. publicou e distribuiu brochuras e folhetos, assim
como outros materiais de marketing sob a marca CROWN na ásia,
incluindo Macau e Hong Kong.
I. Entre Julho de 2000 e Outubro de 2005 a Crown Ltd. organizou
inúmeros comerciais e privados para clientes que residem em
Macau viajarem para Melbourne para visitarem o Crown
Entertainment Complex.
J. Os factos provados demonstram efectivamente que os servi.os
oferecidos sobre a marca Crown foram prestados em Macau, a
residentes de Macau. através de agências de viagens com
autoriza..o e sob o interesse comercial da Crown Limited.
K. O número e a regularidade destas viagens. atendendo ao tipo de
clientes que a Crown Ltd. angaria demonstram sucesso na oferta
dos servi.os "CROWN" junto de residentes de Macau com
apetência pelo jogo - e assim, também, o uso sério desta marca.
L. Os factos indicados nos autos preenchem o critério apresentado
pelo Acórd.o n. 204/2004 do Tribunal de Segunda Instancia, de
uso ou uma utiliza..o séria da marca Crown pela Recorrida,
tendo a Recorrida praticado todos os actos necessários para
considerar o seu uso como sério.
M. As agências de viagens s.o as entidades competentes e mais
indicadas para efectuar a venda dos produtos e servi.os da
Recorrida - sendo obviamente a Recorrida quem implicitamente as
mandatou para oferecer e vender esses servi.os, bem como lhes
facultou as brochuras sobre os seus produtos e servi.os.
N. No caso Ansul B. V. Citado pela Recorrente, o Tribunal Europeu
adoptou uma posi..o perfeitamente consensual, limitando-se a
reiterar o óbvio: que a aprecia..o do uso sério é circunstancial e
casuística, deve considerar o produto / servi.o, o respectivo
mercado e uma série de outras circunstancias.
O. A decis.o do Tribunal de Justi.a das Comunidades de 11 de
Mar.o de 2003 n.o tem relevancia para a decis.o para o mérito
da causa.
P. Ainda que se considere, por hipótese académica, que a utiliza..o
da marca "CROWN" n.o preencheu o conceito de uso sério,
sempre se dirá que a marca é notória e que, por esse facto, n.o
está sujeita ao mesmo nível de obrigatoriedade de uso que se exige
das marcas "comuns".
Q. A notoriedade indisputável da marca Crown confere ao seu titular
o direito de a registar a qualquer momento e de se opor ao uso e
registo da mesma por terceiro.
R. Cancelar uma marca notória por n.o uso é contrário a uma
interpreta..o integrada e teleológica das disposi..es que
protegem as marcas notórias e da que obriga ao uso da marca
registada.
S. A marca "Hilton" está registada para a Classe 41 desde 1999 sem
que se encontre em funcionamento qualquer Hotel em Macau sob
esse nome.
T. Ainda que se considerasse que a notoriedade da marca "Crown"
n.o dispensa o seu titular de a utilizar e que a única forma
admissível de uso consistiria efectivamente na efectiva opera..o
do Hotel "Crown" em Macau, é for.oso invocar justo motivo para
que a Crown Ltd. n.o tinha, até à data do pedido de caducidade.
U. Como bem decidiu a Direc..o dos Servi.os de Economia, a
abertura de qualquer Hotel de 5 ou 6 estrelas em Macau envolve
uma panóplia de prospec..es de mercado, estudos de viabilidade,
planeamento, contactos, angaria..o de investimento, negocia..es,
obten..o de licen.as, entre outros actos preparatórios que no todo
tomam o processo bastante demorado.
V. As limita..es legais à opera..o de Casinos em Macau implicam
que só após a outorga de concess.o pelo Governo ou a
autoriza..o de uma Sub-concess.o por parte dos actuais
concessionários se possa iniciar a actividade nessa área .
W. é consensual que integram o conceito de justo motivo os factos de
ainda n.o estarem reunidas as condi..es para o início das
opera..es hoteleiras da Crown Limited em Macau, bem como, e
principalmente, o facto de ainda n.o haver uma autoriza..o para
a opera..o de casinos pelo Govemo da RAEM.
X. Finalmente, há que entender a renova..o como se de um novo
registo se tratasse para efeitos de contagem do tempo para o
cancelamento da marca.”; (cfr., fls. 162 a 181).
*
Cumpre decidir.
Fundamenta..o
Dos factos
2. Deu o Tribunal a quo como provados os factos seguintes:
“Por
despacho da Chefe do SEC C da entidade recorrida, de 16 de
Julho de 1996, foi concedido o registo da marca CROWN a favor
da entidade recorrida a qual tinha sido atribuído o n° N/108;
Por
despacho de 3 de Mar.o de 2003, o registo da marca foi
renovado;
Em
21 de Outubro de 2005, a recorrente pediu o registo das
denomina..es Hotel China Coroa D'Ouro, 金皇冠中國大酒店 e
Golden Crown China Hotel como marcas para a classe 42a;
Na
mesma data pediu a declara..o de caducidade do registo da
marca CROWN, registada sob o n° N/108;
Por
despacho da Exma Senhora Chefe, substituta, do
Departamento da Propriedade Intelectual dos Servi.os de
Economia de Macau, de 24 de Abril de 2006, foi indeferido o
pedido de declara..o de caducidade do registo da marca n°
N/108;
A
recorrente é proprietária do estabelecimento hoteleiro
denominado Hotel China Coroa D'Ouro em português, 金皇冠中
國大酒店em chinês e Golden Crown China Hotel em inglês;
A
recorrente utiliza as denomina..es em chinês e inglês
imprimindo-as nos cart.es de visita do seu pessoal dirigente e
publicando anúncios de recrutamento pessoal com a denomina..o
em chinês;
Em
26 de Agosto de 2006, foi anunciado que um hotel em
constru..o iria chamar-se Crown Macau;
Desde
1998, brochuras de viagens donde consta a marca Crown
e/ou a express.o Crown s.o distribuídos por agência de viagens de
Macau para promover servi.os prestados pelos Hotel Crown
Tower e Crown Entertainment Complex.”; (cfr., fls. 127 a 127-v).
Do direito
3. Importa apreciar se correcta foi a senten.a proferida pelo Mm° Juiz
do T.J.B. que julgou improcedente o recurso judicial aí interposto da
decis.o que indeferiu o pedido de declara..o de caducidade da marca n°
N/108 de que é titular a ora recorrida.
Como se alcan.a do que até aqui se deixou relatado, a solu..o a
adoptar implica uma tomada de posi..o sobre a redac..o do art. 231°, n°
1 al. b) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial aprovado pelo D.L.
n° 97/99/M de 13 de Dezembro, pois que a quest.o (essencial) a apreciar
consiste em saber se verificado está o requisito do n.o uso sério da marca
em causa pelo período de 3 anos.
De facto, nos termos do referido preceito legal:
“ 1. O registo de marca caduca:
a) Nos casos previstos no n.o 1 do artigo 51.o;
b) Pela falta de utiliza..o séria durante 3 anos consecutivos, salvo justo
motivo;
c) Se sofrer altera..o que prejudique a sua identidade.
2. O registo da marca caduca ainda se, após a data em que o mesmo foi
efectuado:
a) A marca se tiver transformado na designa..o usual no comércio do
produto ou servi.o para que foi registada, como consequência da
actividade ou inactividade do titular;
b) A marca se tornar susceptível de induzir o público em erro,
nomeadamente acerca da natureza, qualidade e origem
geográfica desses produtos ou servi.os, no seguimento da utiliza..o
feita pelo titular da marca ou por terceiro, com o seu consentimento,
para os produtos ou servi.os para que foi registada;
c) A marca for utilizada em Macau, nos casos em que a mesma tiver
sido registada somente para exporta..o.
3. Deve ser declarada a caducidade do registo da marca colectiva:
a) Se deixar de existir a pessoa colectiva a favor da qual a marca foi
registada, salvo os casos de fus.o ou cis.o;
b) Se a pessoa colectiva a favor da qual a marca foi registada consentir
que esta seja utilizada de modo contrário aos seus fins gerais ou às
prescri..es estatutárias.
4. Quando existam motivos para a caducidade de registo de uma marca
apenas no que respeita a alguns dos produtos ou servi.os para que este
foi efectuado, a caducidade abrange apenas esses produtos ou
servi.os.
5. Sem prejuízo do disposto nos n.os 2 e 4 do artigo 51.o, as causas de
caducidade especificadas no presente artigo podem ser invocadas por
qualquer interessado, em juízo ou fora dele.”
E como já teve este T.S.I. oportunidade de afirmar em sede de
recursos onde se colocava idêntica quest.o: “a marca só se considera
seriamente usada pelo titular do seu registo ou pelo licenciado por este,
quando aquele ou este tiver feito uso efectivo e real dela em Macau,
através de actos concretos, reiterados e públicos, manifestados no ambito
do mercado local de produtos ou servi.os, sendo certo que um uso
meramente simbólico, esporádico ou em quantidades irrelevantes (neste
último caso n.o se esquecendo da dimens.o da empresa e o tipo de
produto ou servi.o em considera..o) n.o preenche o requisito de uso
efectivo.”; (cfr., v.g., os Acs. de 10.06.2004, Proc. n° 17/2004, de
28.10.2004, Proc. n° 204, de 19.04.2007, Proc. n° 92/2007, e, no mesmo
sentido, L. Couto Gon.alves in “Dto de Marcas”, Almedina, 2000, pág.
176 a 177).
“In casu”, e ponderando sobre a quest.o assim consignou o Mm°
Juiz do T.J.B. na senten.a objecto do presente recurso:
“No que ao uso se refere, dos factos dados por assentes, verifica-se
que a marca tem vindo a ser utilizada desde 1998 em Macau na
promo..o dos servi.os de hotelaria assinalados com essa marca. Apesar
de estar provado que essa utiliza..o tem apenas vindo a ser efectuada
através de brochuras de viagem distribuídas por agências de viagem,
julga-se que, atenta a dimens.o do mercado de Macau, o local onde os
respectivos servi.os s.o prestados se situar no estrangeiro e a finalidade
da promo..o, essa forma de utiliza..o deve ser considerada séria e
relevante para evitar a declara..o de caducidade.”; (cfr., fls. 128 a
128-v).
Que dizer do assim entendido?
Cremos ser o adequado, e assim, de manter.
De facto, tendo presente que provado está que “Desde 1998,
brochuras de viagens donde consta a marca Crown e/ou a express.o
Crown s.o distribuídos por agência de viagens de Macau para promover
servi.os prestados pelos Hotel Crown Tower e Crown Entertainment
Complex.”, (e ainda que a titular da marca em quest.o obteve a sua
renova..o em Mar.o de 2003), mostra-se-nos de considerar também que
sério é o uso que se tem feito da mesma marca em Macau, nenhuma
censura merecendo assim a decis.o recorrida.
N.o se olvida outrossim que no Ac. deste T.S.I. de 19.04.2007,
Proc. n° 92/2007, (relatado pelo ora relator), se considerou “irrelevante o
uso estritamente privado que n.o chega ao conhecimento dos meios
interessados no mercado”, assim se confirmando uma decis.o que
declarou a caducidade de uma marca de actividade empresarial em que se
incluíam servi.os de hotel, dado que provado estava (apenas) que em
Macau se podiam fazer reservas nos hotéis através de agências de viagem
e na respectiva página electrónica.
Porém, o caso dos presentes autos parece-nos algo diferente.
é que, como se viu, a “utiliza..o” da marca em quest.o n.o se
limita a uma mera possibilidade de se efectuar reservas (a pedido dos
eventuais interessados), certo sendo que na situa..o em aprecia..o, por
agências de viagens de Macau s.o distribuídas “brochuras de viagens
donde consta a marca .CROWN. e/ou a express.o .CROWN.”, o que
nos leva a considerar adequada a solu..o a que se chegou.
Decis.o
4. Nos termos que se deixaram expostos, em conferência,
acordam negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente.
Macau, aos 17 de Janeiro de 2008
José M. Dias Azedo
Chan Kuong Seng
Lai Kin Hong
