北京市高级人民法院
行政判决书
(2004)高行终字第X号
上诉人(原审被告)国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路X号。
法定代表人王某某，主任。
委托代理人郭某某，该委员会行政诉讼处审查员。
委托代理人温某某，该委员会物理申诉处审查员
上诉人(原审第三人)张某某，男，汉族，X年X月X日出生，个体工商户，住（略）。
委托代理人柯某某，男，汉族，X年X月X日出生，南京师范大学分析中心教师，住（略）。
被上诉人(原审原告)南京宁华工艺印刷机械厂，住所地江苏省南京市建邺区江东门积余村X号。
法定代表人陈某某，厂长。
委托代理人徐棣枫，江苏钟山明镜律师事务所律师。
委托代理人颜某某，男，汉族，X年X月X日出生，该厂职员，住（略）。
上诉人国家知识产权局专利复审委员会(简称专利复审委员会)、上诉人张某某因实用新型专利权无效行政纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院(2003)一中行初字第X号行政判决，向本院提起上诉。本院2004年2月16日受理本案后，依法组成合议庭，于2004年4月29日公开开庭审理了本案，上诉人专利复审委员会的委托代理人郭某某，上诉人张某某的委托代理人柯某某，被上诉人南京宁华工艺印刷机械厂(简称宁华印刷机械厂)的委托代理人徐棣枫到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
北京市第一中级人民法院判决认定，张某某是“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利的专利权人。2002年6月27日，宁华印刷机械厂以“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利不具备新颖性、创造性为由，向专利复审委员会提出宣告该专利权无效的请求。专利复审委员会经审查，于2003年2月24日作出第X号无效宣告请求审查决定(简称第X号无效决定)，维持“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利权有效。北京市第一中级人民法院认为，根据宁华印刷机械厂提交的证据——附件6和一审法院的现场勘验、调查的结论，宁华印刷机械厂提交的附件6中的照片上的HQY—100E液压制砖机已经公开了“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利权利要求1中的“顶成品液压油缸装置”及其技术特征。由于HQY—100E液压制砖机销售日期早于“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利的申请日，故该专利不具备新颖性。北京市第一中级人民法院依据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第一款第(二)项第1目的规定，判决:(一)撤销专利复审委员会作出的第X号无效决定；(二)专利复审委员会重新作出无效宣告请求审查决定。
专利复审委员会、张某某不服一审判决，向本院提起上诉。
专利复审委员会的上诉理由是:宁华印刷机械厂在无效宣告请求审查程序中没有提出进行现场勘验的请求，而是在一审法院审理期间提出现场勘验的请求，一审法院据此作出的一审判决存在严重的程序错误，一审判决认定第X号无效决定认定事实不清，适用法律错误的结论是不正确的。请求二审法院撤销一审判决，维持专利复审委员会第X号无效决定；驳回宁华印刷机械厂的诉讼请求，由宁华印刷机械厂承担一、二审诉讼费。
张某某的上诉理由是:一审法院现场勘验的机器是否与发票一致有疑问；勘验现场与“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利设计有相似技术特征的机器有的部件被更换过，且更换日期在该专利申请日之后，而该机器的顶升和推拉装置是附属装置，完全可以事后安装；被勘验机器的推拉和顶升装置等附属装置是后安装的另一事实是其油漆颜某和主机颜某不一致。请求二审法院撤销一审判决，维持专利复审委员会作出的第X号无效决定。宁华印刷机械厂服从一审判决。
经审理查明:张某某于1997年12月19日向中国专利局提出名称为“彩色砼路牙沿高压成型机”的实用新型专利申请，该申请于1999年6月9日被授权公告，专利号为（略）.X。其授权公告的权利要求书为:
“1、一种用于压制砼路牙沿的高压成型机，由液压油缸及压头、两侧的进出液压油缸装置、顶成品液压油缸装置、钢模箱体、立柱、支架和底座构成，其特征在于两侧为液压油缸操纵的自动进出钢模箱体装置和将压制成品砼路牙沿顶出箱体的顶成品液压油缸装置。
2、根据权利要求1所述的高压成型机，其特征是钢模箱体四面由铸铁、铸钢或钢板焊接，外围有加强筋，内壁采用镀硬铬或碳氮共渗的方法处理，内壁与钢模箱体采用紧配合或螺栓固定，内壁可以互换。
3、根据权利要求1所述的高压成型机，其特征是钢模箱体上面刻有定位浅槽。”
“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利说明书中记载:“本实用新型的目的是这样实现的，由顶端的液压油缸及压头，两侧面的钢模箱体进出液压油缸装置，两侧下部的顶成品液压油缸装置，钢模箱体，立柱，支架及底座构成彩色砼路牙沿高压成型机。工人先在侧面的钢模箱体里灌注经机械搅拌的混凝土后，进出液压油缸装置自动将它推进到压头下，经压头一次性直接压制成型，再由进出液压油缸装置自动拉回到侧面，并由侧面下部的顶成品油缸装置将压制好的路牙沿从钢模箱体中顶出，可立即搬动、码堆。”
2002年6月27日，宁华印刷机械厂以“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利不具备新颖性、创造性，且该专利权利要求2中包含了材料特征和方法特征，不属于实用新型保护范围为由，向专利复审委员会提出宣告该专利权无效的请求，同时提交了3份附件作为证据:附件1是1991年6月20日出版的全国性建材科技期刊《新型建筑材料》复印件；附件2是公开日为1992年5月20日的（略）.X号发明专利申请公开说明书；附件3是1995年1月出版的全国性建材科技期刊《新型建筑材料》复印件。专利复审委员会受理宁华印刷机械厂提出的宣告“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利权无效的请求后，于2002年6月28日将宁华印刷机械厂的无效宣告请求书及附件1—3的副本转送给张某某。宁华印刷机械厂于2002年7月25日向专利复审委员会提交了意见陈某书，并提交3份附件作为证据:附件4是河北省承德市公证处出具的(2002)承证民字第X号公证书；附件5是江苏省南京市公证处出具的(2002)宁证内经字第X号公证书；附件6是河北省承德市公证处出具的(2002)承证民字第X号公证书。其中，附件6河北省承德市公证处出具的(2002)承证民字第X号公证书的内容是:“申请人南京宁华工艺印刷机械厂的法定代表人陈某某的委托代理人颜某某于二ΟΟ二年七月九日来到我处，向我处提出证据保全申请，要求对滦河发电厂的机器:液压制砖机(HQY－100E)的现状进行证据保全。……本公证员兰建华与本处工作人员李景辉于当日来到滦河发电厂对厂房内的上述机器现状进行拍照。并在现场制作了《勘验笔录》一份，拍摄照片五张。《勘验笔录》中载明:“该机器的现状与照片无误。”该公证书附上述《勘验笔录》复印件1页和照片5张。
2002年7月28日，张某某对“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利权利要求书进行了修改。
2002年10月10日，专利复审委员会对宁华印刷机械厂提出的宣告“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利权无效的请求进行口头审理，宁华印刷机械厂、张某某参加了此次口头审理。口头审理时，宁华印刷机械厂表示放弃以附件2作为无效宣告请求的证据，并明确其无效宣告请求的理由是“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利权权利要求1—2不具备新颖性和创造性，权利要求3不具备创造性，权利要求2不符合专利法实施细则第二条第二款的规定。专利复审委员会《口头审理记录表(附页)》在“其他需要记录的重要事项”一栏中记载:“4、请求人认为照片中已经公开了权利要求1中的全部技术特征，被请求人认为并未公开权利要求1中的‘顶成品液压油缸装置’。”此次口头审理之后，张某某于2002年10月17日向专利复审委员会提交了意见陈某书，并提交了三份证据，其中一份是编号为（略）、注册号为（略）、登记机关为南京市工商行政管理局的《企业法人营业执照》，该营业执照记载企业名称为南京瑞祥实业有限责任公司、法定代表人为某某皋。专利复审委员会将张某某提交的上述意见陈某书和证据转送宁华印刷机械厂。宁华印刷机械厂对专利复审委员会转送的上述意见陈某书和证据书面陈某了意见。专利复审委员会于2003年1月23日向宁华印刷机械厂、张某某发出转送文件通知书，告知宁华印刷机械厂及张某某，张某某2002年7月28日修改的“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利的权利要求不符合专利法实施细则和《审查指南》的相关规定，不能被接受。宁华印刷机械厂和张某某分别向专利复审委员会进行答复，同意专利复审委员会的上述意见。专利复审委员会于2003年2月9日作出第X号无效决定，维持“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利权有效。专利复审委员会认为:张某某于2002年7月28日对“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利授权的权利要求书进行了修改，由于其修改的方式是将权利要求书的部分技术特征进行删除，而不是采取将权利要求进行删除或者合并的方式，因此，张某某对于权利要求书的修改不符合专利法实施细则以及《审查指南》的有关规定，不能被接受。因此，本案仍以授权的权利要求书为基础进行审理。宁华印刷机械厂当庭提交了附件1和3的原件，张某某对其没有异议，附件1和3的公开日均早于“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利的申请日，因此，附件1和3中公开的内容均已构成该专利的现有技术。
宁华印刷机械厂用附件4－6来证明HQY-100E型液压制砖机在“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利申请日之前公开销售、公开使用的事实，张某某对该事实予以认可，因此，HQY-100E型制砖机在“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利申请日之前已经公开销售和使用的事实成立。“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利权利要求2虽然为材料和方法特征，但是由于该权利要求2从属于权利要求1，这样权利要求2保护的技术方案不仅包含上述材料和方法特征，同时也包含了权利要求1中所述的结构特征，其保护的仍然是一种高压成型机，因此“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利权利要求2符合专利法实施细则第二条第二款的规定。张某某是南京瑞祥实业有限责任公司的法定代表人，其内部使用并非公开使用。由于宁华印刷机械厂没有提出“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利产品公开使用的任何有效证据，因此，其所称的该专利产品已经公开使用的事实不能成立。
宁华印刷机械厂提交的附件4－6已构成HQY-100E型液压制砖机在“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利申请日前公开销售和使用的事实，将附件6中的照片与“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利权利要求1进行对比，可以看出，前者并没有公开后者的“顶成品液压油缸装置”，因此，“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利权利要求1具备新颖性，相应地，该专利权利要求2－3也具备新颖性。附件1中公开了一种HQY-100C型半自动液压制砖机，从其附图中可以看出，附件1公开了“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利权利要求1的大部分技术特征，唯一看不出的是该专利权利要求1的“顶成品液压油缸装置”这一技术特征，双方当事人也认定这一事实。附件3公开了一种HQY-100C型液压制砖机，从其附图中可以看出，它公开了“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利权利要求1中的“液压油缸及压头”、“立柱”和“支架和底座”这些技术特征，看不出其公开了“顶成品液压油缸装置”和“两侧为液压油缸操纵的自动进出钢模箱体装置”这两个技术特征。由于附件1和3均没有公开“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利权利要求1中的“顶成品液压油缸装置”这一技术特征，在“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利的说明书中记载到:顶成品液压油缸装置用来将已压制成型的砼路牙沿顶出钢模箱体，由工人搬去码堆，这样大大提高了劳动生产率。在附件1和3中均没有公开这样的技术特征，也没有给出得出这一技术特征的任何技术启示，本领域普通技术人员在附件1和附件3的基础上得出“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利权利要求1保护的技术方案需要付出创造性的劳动，因此，该专利权利要求1具备创造性。相应地，“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型权利要求2－3也具备创造性。综上所述，“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利权利要求1－3具备新颖性和创造性。基于以上理由，专利复审委员会作出了第X号无效决定。
宁华印刷机械厂不服专利复审委员会作出的第X号无效决定，在法定期限内向北京市第一中级人民法院提起诉讼。
在一审法院审理期间，宁华印刷机械厂于2003年6月23日向一审法院提出到承德市公证处出具的(2002)承证民字第X号公证书中记载的HQY—100E液压制砖机所在的河北省承德市滦河发电厂粉煤灰开发公司进行现场勘验的申请。专利复审委员会于2003年9月11日向一审法院书面表明其不参加实地勘验，但对勘验结果的真实性没有异议。
2003年9月15日，一审法院派员赴河北省承德市滦河发电厂粉煤灰开发公司对附件6所载的HQY－100E液压制砖机进行现场勘验，并制作了勘验笔录。宁华印刷机械厂的委托代理人徐棣枫及张某某参加了此次勘验。在勘验中，宁华印刷机械厂及张某某对现场的HQY－100E液压制砖机与附件6照片中的HQY－100E液压制砖机相同没有异议，对该机器具有两套油缸并具备顶升和推拉功能没有异议，对机器上的驱动柱塞泵的三相异步电动机上的铭牌标明1997年5月及电磁换向阀上的铭牌标明1997年7月亦没有异议。张某某提出现场的HQY－100E液压制砖机上的横向脱模设备是后来安装上去的，因为油漆的颜某不一样，同时认为机器上的轴向柱塞泵的产品铭牌标明为2001年5月，该机器是2001年5月的产品。张某某还对该机器是否与宁华印刷机械厂的附件4中的合同及附件5中的发票相对应表示怀疑。在勘验现场，一审法院对河北省承德市滦河发电厂粉煤灰开发公司经理徐俊生进行了调查并制作了调查笔录。徐俊生称:HQY－（略）×400液压制砖机是1997年9月购买的，该公司只有一套。宁华印刷机械厂的附件4中的编号为（略）的供需合同是其签署的，该合同正是购买HQY－（略）×400液压制砖机的合同。压模和脱模设备的颜某不同是厂家根据用户的需要配置的，而且压模和脱模设备属易磨损的部位，刷的都是同样颜某的防锈漆，没有必要使用烤漆。另外，该机器的轴向柱塞泵出过毛病，被更换过，所以上面铭牌显示的时间与三相异步电动机的时间不一致。
上述事实，有专利复审委员会的第X号无效决定、“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利文件、宁华印刷机械厂提交的证据、张某某提交的证据、调查笔录、勘验笔录及当事人陈某等证据在案佐证。
本院认为，人民法院在审理实用新型专利权无效行政纠纷案件时，应对专利复审委员会作出无效宣告请求审查决定所依据的证据进行审查，不应超出专利复审委员会作出无效宣告请求审查决定所依据的证据对该无效宣告请求审查决定进行审查。可以对证据中记载的内容到有关现场或对实物进行观测、核对，以便对所涉及的内容形成比较直观的了解，这种观测、核对不属于现场勘验，不能作为现场勘验证据使用。人民法院在审理实用新型专利权无效行政纠纷案件时，进行勘验所形成的勘验笔录和对有关人员进行询问所形成的证人证某均属于证据，经过质证、认证，可以作为认定事实的依据。
本案中，宁华印刷机械厂向专利复审委员会提交了若干份附件作为证据，专利复审委员会在确定上述附件的真实性后，应依据上述附件对该厂提出的宣告“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利权无效的请求作出审查决定。宁华印刷机械厂提交的证据之一附件6是河北省承德市公证处出具的《公证书》及该《公证书》所附的照片等证据材料。专利复审委员会应当依据宁华印刷机械厂提交的附件6以及其它证据，对“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利权是否应当被宣告无效作出决定。在宁华印刷机械厂、张某某均未向专利复审委员会提出对附件6记载的内容进行现场勘验的请求的情况下，专利复审委员会应依据宁华印刷机械厂、张某某提交的证据作出无效宣告请求审查决定。
一审法院在审理期间，对宁华印刷机械厂提交的附件6所载的HQY－100E液压制砖机依据无效宣告请求人，即宁华印刷机械厂的申请，进行现场勘验，并制作了勘验笔录，其行为属于调取证据的行为。一审法院在进行勘验时，在勘验现场对对河北省承德市滦河发电厂粉煤灰开发公司经理徐俊生进行了询问并制作了调查笔录，该调查笔录属于证人证某。由于一审法院在诉讼过程中调取了勘验笔录和调查笔录这两个新的证据，并将上述证据作为认定事实的依据，但上述证据在无效宣告请求审查程序中并没有出现。尽管最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》第三十三条第一款规定了人民法院可以依当事人申请或依职权勘验现场，但是，勘验现场不应超出专利复审委员会作出第X号无效决定所依据的证据范围，宁华印刷机械厂提交的附件6中的照片已经清楚地记载了其所要记载的内容，一审法院在审理本案时进行现场勘验，不符合最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》第三十三条第一款的规定，一审法院的勘验笔录和调查笔录记载的内容超出了附件6记载的内容，超出了专利复审委员会作出第X号无效决定时所依据的证据的范围，因此，一审法院不应直接将上述勘验笔录和调查笔录作为本案的证据而予以采信。
宁华印刷机械厂提交的附件1和3的公开日均早于“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利申请日，因此，附件1和3中公开的内容均已构成“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利的现有技术。
宁华印刷机械厂提交附件4－6来证明HQY-100E型液压制砖机在“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利申请日之前公开销售、公开使用的事实，张某某对该事实予以认可，因此，应认定HQY-100E型制砖机在“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利申请日之前已经公开销售和使用。
“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利权利要求2中的“钢模箱体四面由铸铁、铸钢或钢板焊接”和“内壁采用硬镀铬或碳氮共渗的方法处理”等技术特征虽然为材料和方法特征，但是由于该权利要求2从属于“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利权利要求1，故该权利要求2保护的技术方案不仅包含上述材料和方法特征，同时也包含了“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利权利要求1中所述的结构特征，其保护的仍然是一种高压成型机，因此，专利复审委员会认定“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利权利要求2符合专利法实施细则第二条第二款的规定并无不当。
张某某作为南京瑞祥实业有限责任公司的法定代表人，其在公司内部使用“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利产品并非公开使用。宁华印刷机械厂未能提出“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利产品公开使用的任何有效证据，因此，宁华印刷机械厂所称“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利产品已经公开使用的事实不能成立。
将宁华印刷机械厂提供的附件6中的照片与“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利权利要求1进行对比，可以看出，从附件6的照片中并没有显示出“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利权利要求1中记载的“顶成品液压油缸装置”，因此，“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利权利要求1具备新颖性。从属于该权利要求1的权利要求2－3也具备新颖性。
从宁华印刷机械厂提交的附件1中记载的HQY-100C型半自动液压制砖机的附图中可以看出，附件1未记载“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利权利要求1中“顶成品液压油缸装置”这一技术特征。
从宁华印刷机械厂提交的附件3记载的HQY-100C型液压制砖机的附图中可以看出，其未记载“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利权利要求1中的“顶成品液压油缸装置”和“两侧为液压油缸操纵的自动进出钢模箱体装置”这两个技术特征。
由于附件1和3均没有记载“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利权利要求1中的“顶成品液压油缸装置”这一技术特征，且在“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利的说明书中记载了“顶成品液压油缸装置”用来将已压制成型的砼路牙沿顶出钢模箱体，由工人搬去码堆，这样大大提高了劳动生产率。在附件1和3中均没有记载这样的技术特征，也没有给出得出这一技术特征的任何技术启示，本领域普通技术人员在附件1和附件3的基础上得出“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利权利要求1记载的技术方案需要付出创造性的劳动，因此，“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利权利要求1具备创造性。由于“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利权利要求1具备创造性，故从属于该权利要求1的权利要求2－3也具备创造性。
此外，由于一审法院的勘验笔录和调查笔录不应被采信，张某某上诉理由中所提出的一审法院现场勘验的机器是否与发票一致有疑问；勘验现场与“彩色砼路牙沿高压成型机”实用新型专利设计有相似技术特征的机器有的部件被更换过，且更换日期在该专利申请日之后，而该机器的顶升和推拉装置是附属装置，完全可以事后安装；被勘验机器的推拉和顶升装置等附属装置是后安装的另一事实是其油漆颜某和主机颜某不一致的事实，缺乏认定的依据。
专利复审委员会、张某某的上诉理由成立，其上诉请求，本院予以支持。
综上，一审判决认定事实不清，适用法律错误。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第一款第(三)项的规定，判决如下:
一、撤销北京市第一中级人民法院(2003)一中行初字第X号行政判决；
二、维持国家知识产权局专利复审委员会作出的第X号无效宣告请求审查决定。
一审案件受理费一千元，由南京宁华工艺印刷机械厂负担(自本判决生效之日起七日内交纳)；二审案件受理费一千元，由南京宁华工艺印刷机械厂负担(已交纳)。
本判决为终审判决。
审判长程永顺
代理审判员岑宏宇
代理审判员刘辉
二ΟΟ四年十月十八日
书记员毕怡
