【出处】《政治与法律》2009年第12期
【摘要】功能性理论已根植于美国商标法，其为防止利用商标法进行技术垄断起到了相应的作用。欧盟则通过成文法以及欧洲法院的解释形成了对形状商标的限制规则，确立了绝对排除功能性标志的注册、以获得显著性为条件的形状商标注册原则。欧美的做法对我国商标法的修改提供了借鉴，应当将功能性原则同样适用于平面商标。
【关键词】商标；形状商标；立体商标；商标法
【写作年份】2009年


【正文】

　　产品外观商标，是指主要以产品形状、包装等产品外在信息为标志的商标。在美国，人们称产品外观为“tradedress”，这是一个广泛的概念，包括产品形状(product feature)、产品的尺寸、外形、颜色、构造等所有的产品外在信息。而在欧盟，对于以产品外观为的标志的商标，通常称为“shape trade mark”，主要是指以产品的形状以及产品的外包装为标志的商标，既包括立体的商标也包括平面商标。

　　一、美国商标制度中对产品外观商标的限制

　　（一）功能性理论

　　提及对于产品外观的商标法限制，不能不回顾与其密切相关的功能性理论。所谓功能性理论，就是指具有功能性的标志，比如该标志是为了达到相应的技术效果所需的形状和外观，或由商品自身的性质产生的形状，或使商品具有实质性价值的形状等，不能作为商标进行保护的理论。在美国，司法及立法部门通过几十年来对众多案例的审理、分析，不断完善这一理论。

　　早在19世纪末20世纪初，美国就出现了一些以过期专利为内容通过诉讼寻求商标法保护的案例，通过对这些案例的审理，美国法院逐步形成了适用于产品外观或产品形状标志的功能性理论，以排除利用商标的无限期保护而达到对具有技术成分的标志进行垄断的行为，维护自由有效的竞争。美国最高法院审理的Singer Manufacturing Co. v. June ManufacturingCo.一案[1]就是其中较早的一例。原告在自己享有的一种织布机专利到期后，诉被告侵权，要求法院禁止被告对依照原告织布机的尺寸、形状、装饰等外观制造织布机。法院采用“过期专利排除”的功能性判定标准，做出了不利于原告的判决。如果说这个案例还不能算是功能性理论已经形成的话，那么Kellogg Co. v. Nationa Biscuit Co.一案[2]则是美国最高法院在形成功能性理论过程中的坚实一步。在该案中法院确立了这样一个原则：产生实质影响产品质量和价值的形状属功能性的标志，不受商标法保护。[3]

　　也正是由于早期的案例大都涉及失效专利，美国在处理有关涉及产品形状以及外观的案件中特别注重区别专利与商标的保护界限，以防止专利权人在专利到期后通过商标继续垄断相应的技术。而随着商标多样化以及商标保护水平的不断提高，功能性理论的适用对象也逐步扩展到了其他类型的商标，如颜色商标等。

　　1982年的Inwood Labs.，Inc. v. Ives Labs.，Inc.[4]一案也具有一定的重要性，虽然在这个案件中美国最高法院无需就功能性问题进行解释，但还是在其判决的第10个注释中阐明：“总体来说，产品的形状是使用该产品以及该产品用途的核心，或者该产品形状影响产品的成本和价值，这一产品形状即具有功能性。”[5]此外，美国最高法院于2000年在Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc.[6]一案中拒绝用商标法来阻却外观假冒的行为。[7]虽然通过一系列的案件的审理，美国法院已经形成了有关产品外观或产品形状商标的评判规则，但是对于如何具体界定功能性商标，还有诸多疑问，许多细节问题仍然悬而未决。2001年3月，美国最高法院在Traffix Devices Inc. v. Marketing Displays, Inc一案[8]的判决中就产品外观标志问题，总结了以往的原则，并解释了多个相关问题，使此案堪称美国如何处理此类案件的经典案例。

　　（二）Traff ix案分析

　　该案所涉及的产品形状外观是Marketing Displays, Inc（简称MDI)曾拥有实用专利的一个“双弹簧设计”，主要装置于户外路标并起到防风的作用。Traffix公司在MDI的该项专利进入公共领域后也生产同样的装置，与MDI公司产生了竞争。于是MDI公司将Traffix告上了法庭，地区法院认为MDI没有证明这一产品外观获得了“第二含义”，也没有充分的证据证明这个装置不具有功能性。MDI不服，上诉至第六巡回法院，在第六巡回法院支持MDI后，Traffix再次将该案上诉到美国最高法院。在美国最高法院就该案的判决中，主要总结了以下几个规制产品外观或产品形状标志的商标法保护问题。(1)确认了专利保护与商标法保护的关系。所涉标志是否曾受专利法的保护以及是否还在受专利保护不绝对意味着该标志具有功能性，但是此类证据将是判定功能性的重要依据，而所诉标志不具有功能性的证明责任在寻求商标法保护的一方。[9](2)随后美国最高法院再次重申了功能性的基本原则，即产品形状是产品使用中的或是产品用途的主要部分，或者产品形状影响其价值与质量。进一步来说就是指，独断专有地使用这一形状会使其他竞争者处于重大不利地位，而这一不利地位与信誉无关。[10]（3）美国最高法院还在该案中就替代标识的影响问题进行了解释，认为在Traffix案中没有必要考察其他替代装置形状所产生的影响，因为被诉装置图形是一个具有设备作用的形状，而非想象的产物。[11]其他同样起到相应功能作用的标志并不能阻却当前这个标志的功能性特征。（4）美国最高法院再次强调，商标法的存在意义不是促进厂家生产具有创意的设备的，这个职责应当由专利法来完成。

　　（三）对美国有关制度的评价

　　自 Two Pesos Inc v. Taco Tabana, Inc. [12]一案中美国最高法院确立了产品外观可以受商标法的保护后，就产品外观或产品形状申请商标法保护的案例在美国不断涌现。这也为美国就商业外观的功能性理论的发展提供了实践检验与不断完善的机会。功能性理论已根植于美国商标法，同时也为防止利用商标法进行垄断起到了相应的作用。进而标志的功能性已经成为商标侵权案件的抗辩理由之一。[13]可以说，对于产品外观或产品形状的商标法保护问题，美国最高院通过Traffix一案，基本达成了保护与限制的相对平衡，为美国商标法的完善又添上了浓墨重彩的一笔。

　　二、欧盟对于产品形状商标的限制

　　在欧盟，对于涉及立体商标以及产品形状商标的通常称为形状商标（shape trade mark),在1988年的《协调成员国商标立法第一号指令(89 / 104 / EEC)》 (以下简称《一号指令》）颁布后，在成员国内部以及欧盟层面已经有大量的涉及形状商标的案例，其中又以被称为“马拉松诉讼”的Philips v. Remington案[14]最为有影响。在这个案例中，欧洲法院根据英国法院的请求对形状商标的显著性、功能性等关键问题进行了解释，基本建立了欧盟范围内对就形状商标获得商标权的标准及原则。

　　（一）相关法律规定

　　《一号指令》以及1994年欧洲共同体理事会《共同体商标条例(40 / 94 / EEC)》 (以下简称《商标条例》）中，涉及形状商标的条款基本相同，主要集中在《一号指令》第3条和《商标条例》第7条，其以拒绝注册的绝对理由的形式对形状商标的注册提出了要求。对于形状商标来说存在以下三方面的情况之一的，不能获得商标权：(1）不具有显著性的；(2）仅为描述性的商标;(3）仅由商品自身性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状的商标。

　　首先，从显著性角度来讲，形状商标的显著性本身就不如文字、图形（非产品形状图形）商标强，或者说形状商标相对于其他商标来说不容易获得显著性，这是由形状商标的自身特点所决定的。OHIM（欧盟内部市场协调局）对某一形状商标的显著性判定主要依赖于对以下几个可变要素的评估[15]：关于形状标志的特性，比如，在日用品的消费中，人们更关注其产品包装上的标志而非产品形状本身，因此对于形状商标来说，要结合产品的自身的特性来进行显著性的评判；相关市场结构也是一个变化的因素，比如在某类产品的市场中，产品的形状十分多样，就会使以产品形状为商标的显著性的水平提高，因为只有这样才能起到识别商品的作用。目标消费者的注意力也是一个变化的因素。对于日用的、价格低廉的商品，消费者对产品外观的注意程度较低，这也就要求相应的形状商标的显著性更强，而昂贵的耐用品则反之。

　　对于形状商标，特别是立体商标，欧洲法院通过对多个案例[16]的审理总结了对此类商标显著性判断的标准。总体来说，对于形状商标的显著性判定的标准，与文字、图形等其他商标显著性的判定标准并没有什么特别的不同，既要对形状商标标识的产品进行考量，也要对相关公众对该商标所形成的观念进行考量。但形状商标必须具有显著性以实现区别商品来源的功能。而鉴于形状商标的特殊性，达到这一标准显然要比文字以及图形商标要困难。[17]

　　其次，从仅为描述性的角度来看，OHIM和欧洲初级法院认为《商标条例》第7条的（(b) (c)也就是显著性与描述性的条款，就形状商标而言不能分别来进行适用，因此仅就具有描述性理由拒绝注册形状商标的案例十分罕见。

　　同其他商标一样，根据《商标条例》第7条（3）的规定，形状商标同样可以通过使用获得相应的显著性而排除适用前述两条款(b) (c)。但就在什么范围内使用以及如何使用等诸多问题还存在一定争议。[18]

　　最后，有关功能性的问题，具有功能性的形状商标不适用获得显著性的条款，也就是说，具有功能性的形状商标即使通过使用获得了显著性仍然不能获得商标权。其主要有三个方面的问题：一是因产品特性而产生的形状。例如，OHIM就曾拒绝注册一香皂形状商标，因为OHIM认为这一形状是香皂被使用后自然产生的形状。二是为获得技术效果所需要的形状，这是在Philips v. Remington一案中争议的焦点（稍后详述）。三是产生实质价值的形状，例如，以刀的形状作为商标适用于剪刀上，因为这种刀刃的锋利效果是剪刀的价值所在。

　　（二）Philips v. remington案解析

　　Philips公司在1966年就开始生产三项刀头的电动剃须刀，并大获成功。1985年Philips公司以这个著名的三项刀头产品的平面图形在英国成功注册了商标（如图表1-1中的左侧图）,1993年又注册了另外一个类似的商标（如图表1-1中的右侧图），这两个商标都用于剃须刀产品。1995年Remington公司也在英国范围内销售三项刀头的电动剃须刀，于是Philips公司状告Remington公司侵犯其商标权，被告则反诉认为原告的商标不具有显著性，应当被撤销。在一审程序中，英格兰和威尔士高等法院支持被告的反诉并判决撤销Philips公司的商标，Philips公司不服，上诉至英国上诉法院，上诉法院就该案的7个问题[19]咨询欧洲法院的意见，欧洲法院在总法律顾问D. Ruiz-Jarabo Colomer的领导下于2002年6月作出了有利于Remington公司的判决，随即英国上诉法院于2004年支持了Remington公司，认定Philips公司的这两个商标不具有显著性予以撤销。

　　该案涉及的主要问题就是如何判定产品形状商标的显著性，而其中又以如何判定是否是“为获得技术效果所需要的形状’最为关键。在三个裁决中，Philips公司都没有获得支持。英国上诉法院认为，Philips公司的商标从根本上属于《一号指令）第3条(1) (e)规定的情形，这一形状从总体上来说是这类电动剃须刀要获得的相应技术效果的形状，具有功能性，不应当受商标权的保护。在上诉法院征询欧洲法院意见期间，Philips公司又向上诉法院提交了诉Remington公司侵犯其另一商标权（即图表1-1中的右图）的诉状，并称这两个商标的主要区别在于第二个商标没有三项刀头重要的三页刀片（clover leaf)的图形，不具有功能性。英国法院在对第二个标志进行功能性问题的评估时，确认那些在第一个商标中出现的三叶刀片对于消费者是否够买该产品没有什么影响，并再次从整体上认定这个标志具有功能性。

　　对于该案有关形状商标的问题，欧洲法院在其关键的指导性判决中指出：其一，对于所有3-D立体商标，必须适用《商标条例》第7条(1) (e）所列的三项排除注册的条件对其进行逐一评判，事实也就是首先对标志的功能性进行判断；其二，对于形状商标的注册在没有功能性的判定之前，不应适用通过使用获得显著性的条款，也就是说，具有功能性的商标不论是否获得了显著性，都不能注册成为商标；其三，而对于功能性的判定是以标志的主要部分是否是为获得技术效果的形状为准，那些同时具有装饰、美学的成分的部分不对标志功能性的判定产生影响；其四，商标功能性的判定也与是否有其他形状可以达到同样的技术效果无关，也就是说，即使存在其他的可达到同样技术效果的形状，只要被诉形状商标中的形状能够达到这样的技术效果就应被判定为具有功能性，不可注册为商标。

　　欧盟在对形状商标是否予以注册的问题上的作法，显得更为严密与谨慎，概括而言就是，首先要进行功能性的判定，其次就是对于不具有功能性的形状商标要求必须具有获得显著性，才能受商标法的保护。具体到对功能性如何判定，则以标志的主要部分为评判的范围，排除其他标志的可替代性对该商标功能性的影响。

　　三、对我国商标法有关立体商标条款的修改意见

　　我国现行《商标法》中涉及产品外观、产品形状商标的主要是第十二条，结合《商标法》第十一条有关商标显著性的条文的规定，基本形成了对商品形状标志注册条件的规则。借鉴欧盟和美国就此类商标案件的审理所形成的基本制度，我国《商标法》有关商品形状、商品外观商标的应作相应的修改。

　　第一，将功能性条款扩大适用于产品外观的平面图形。根据我国现行的《商标法》规定，“仅有本商品……图形……”的标志不能作为商标注册，而适用商品形状商标的第十二条仅指立体商标。那么，那些不仅仅是由商品图形构成，而且其主要部分是具有功能性的平面标志将成为符合商标注册的条件的标志。这显然不符合商标法的立法本意。具有功能性的商标其实质是对产品的技术或产品自身价值的不当垄断，在欧美的司法实践中已不乏试图利用商标法达到垄断目的的实例。所以可将《商标法》第十二条修改为：“以商品形状申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。”这样可以将功能性的条款适用于具有同样功能性质的平面商标，以保证其他竞争者的合法利益。

　　第二，理顺就商品外观、商品形状商标的功能性与显著性判定的关系。在司法实践中，首先，应当对就商品外观或商品形状申请商标注册的标志进行功能性鉴别。在排除标志存在功能性的特征后，再适用标志显著性的评审。这样可以绝对排除功能性的标志作为商标的注册。其次，应当在商标法中明确产品形状标志本身不具有显著性，只有通过使用获得了相应的显著性后，方可注册为商标。应当看到，产品外观或产品形状本身可以通过有期限的外观设计受到专利法的保护，同时鉴于产品外观或产品形状在商品流通过程中的普遍性与特殊性，在商标法范围内应当对其适用更加严格的评审规则，适当限制此类标志的商标法保护，只有这样才更能体现商标法的宗旨，维护良好的市场秩序，促进自由有效的竞争。




【作者简介】
潘晓宁，单位为华东政法大学。


【注释】
[1]Singer Manufacturing Ca v. June Manufacturing Co., 163 US 169, 16 S. Ct. 1002 (1896).
[2][3]Kellogg Co. v. Nat'l Biscuit Co, 305 U.S. 111 (1983)在该案中原告曾经拥有一项专门制造枕头形状饼干的机器的专利，专利过期后，被告也生产这种枕头形状的饼干，原告认为被告侵权，美国最高法院的判决中指出：“The evidenceis persuasive that this form is functional-that the cost of the biscuit would be increased and its high qualitylessened if some other form were substituted for the pillow-shape”，从而认定原告的产品形状不应受到保护·
[4]Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 844 (1982).
[5]Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 844,850 n.10 (1982)，原文为“In general terms, a product featureis functional if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article.”
[6]Wal-Mart Stores, Inc. V. Samara Bros., Inc, 529 U.S. 205 (2000).
[7]Margreth Barrett, Consolidating the Diffuse Paths to Trade Dress Functionality: Encountering Traffix on the Way toSears, Washington＆Lee Law Review, vol. 61, 2004.[8]、[9]、[10]、[11]Traffix Device, Inc. v. Marketing Displays, Inc, 532 U.S. 23,31-34(2001).
[12]Two Pesos Inc v. Taco Tabana, Inc.505 U.S. 763 (1992).
[13]Alison Firth, Ellen Gredley, Spyros M Maniatis, Shapes as Trade Marks: Public Policy, Functional Considerationsand Consumer Perception, E.I.P.R 2001, p 86.
[14]Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd, (2001) E.C.R. 1-5475.
[15]Arnaud Folliard Monguiral, David Rogers, The Protection of Shapes by the Community Trade Mark, E.I.P.R. 2003 p170.
[16]Mag Instrument v. OHIM (2004) E.C.R. 1-9165 (C-136102)； August Storck KG v. OHIM (2006) E.C.R 1-5677 (C-24/05) Henkel KGaA v.OHIM(2007) E.C.R 1-8109 (C-144/06)等案例。
[17]Jenny Bergquist, Duncan Curley, Shape Trade Marks and Fast-moving Consumer Goods, E.I.P.R. 2008, p 19.
[18]Alexander Von Muhlendahl, Community Trade Mark Riddles: Territoriality and Unitary Character, E.I.P.R. 2008 p66.
[19]Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd, (2001) E.C.R. 1-5475，该判决中的第16段。