原告江西双胞胎饲料有限公司
被告黄云明
被告黄圣金
被告赣州四方饲料有限公司（以下简称四方公司）
案由：外观设计专利侵权纠纷
2003年8月13日，鲍洪星向中华人民共和国国家知识产权局申请名为连体颗粒饲料（三圆柱-1）的外观设计专利。2004年3月3日，国家知识产权局审查后，授予鲍洪星该专利（专利号为ZL03336842.2），专利期限十年。鲍洪星缴纳了第一年度年费。2004年6月10日，鲍洪星与原告签订了《外观设计专利实施许可合同》，约定：鲍洪星在全国范围内只许可原告生产、销售上述专利产品，包括鲍洪星自己在内也不得生产、销售该专利产品；原告付给鲍洪星一万元人民币；原告有权起诉侵犯上述专利的行为，鲍洪星应积极配合；合同自签字之日起生效等。2004年9月，原告开始生产上述专利产品。
2004年5月，被告四方公司在其法定代表人尹玉光就圆方三连体颗粒饲料和颗粒饲料（走四方2）(与原告专利外形相同，但原告专利无色，被告申请专利时颜色加为土黄色)的外观设计也申请专利，并得到了国家知识产权局受理的同时，开始生产外观两圆一方三连体颗粒饲料。被告黄云明和黄圣金经营的饲料店销售了该产品。为此，原告于同年10月提起专利侵权诉讼。
此外，经原告申请，法院审查后决定对被告四方公司实行了诉前禁令，并已于2004年10月28日责令被告四方公司立即停止相关产品的生产，并查封了相关生产模具一件。
另，宣判前，被告四方公司申请的上述两项专利先后获得授权。
二、原、被告诉辩
原告诉称，2004年6月，原告从专利权人鲍洪星处获得连体颗粒饲料（三圆柱3-1）的独占许可使用权。8月，原告发现被告黄云明与黄圣金销售被告四方公司生产的专利侵权产品。为此，原告要求被告四方公司停止侵权，但未果。故诉请本院判令：一、被告黄云明赔偿原告3万元；二、被告黄圣金赔偿原告3万元；三、被告四方公司立即停止生产专利侵权产品、销毁模具、赔偿原告20万元、并在《中国知识产权报》和当地省报上公开赔礼道歉；四、原告预交诉讼费和因诉讼的合理支出，由三被告负担。
庭审中，原告撤回了要求被告黄圣金和黄云明赔偿、以及被告四方公司在报刊上公开赔礼道歉的诉请。
被告黄云明与黄圣金提出其产品是从被告四方公司进货、且
并不知销售的是侵权产品。被告四方公司答辩称，一、原告通过专利权人鲍洪星处转让所获专利权，未经公告程序，不受法律保护；二、其生产的是已获得了专利的、外形为两圆一方的圆方三连体颗粒饲料，因此并未侵犯原告权利。
三、南昌中院判决要旨（2005年6月判决）
连体颗粒饲料（三圆柱-1）的外观设计专利，合法有效，应受法律保护。原告通过合同方式获得对该专利的独占许可使用权，受到法律的保护。被告四方公司未获任何授权，生产与连体颗粒饲料（三圆柱-1）专利外观极为相似的饲料产品，构成侵权。依照法律和根据原告诉讼请求，被告四方公司依法应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。其中关于停止侵权，本院已作出裁定，责令被告四
方公司停止相关产品的生产行为，另被告四方公司应当销毁相关生产模具，即本院所查封的生产模具；关于赔偿损失，鉴于原告因侵权受到的损失和被告因侵权所获利润均难以确定，因此本院综合本案专利权类别属颗粒饲料的外观设计专利、被告四方公司侵权的性质为侵犯原告独占许可使用权、被告四方公司侵权时间近六个月等因素，参照1万元专利许可使用费，酌定赔偿数额。
被告黄云明和黄圣金应当立即停止销售上述侵权产品。
依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条、《中华人民共和国专利法》第十一条第二款和第六十条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十八条之规定，判决：一、被告赣州四方饲料有限公司于本判决生效之日起七日内销毁相关生产模具，并于本判决生效之日起十五日内赔偿原告一万元人民币；二、被告黄云明和黄圣金均于本判决生效之日停止销售由被告赣州四方饲料有限公司生产的、外观与专利号为ZL03336842.2的（三圆柱-1）连体颗粒饲料相似的饲料产品。案件受理费6 410元、诉前禁令费 1 520元，由被告赣州四方饲料有限公司负担6 930元，原告负担1 000元。
（双方当事人均未上诉）
四、对本案的评析
1、专利权人许可他人使用专利，未经公告程序，是否受法律保护；
《专利法》和《专利法实施细则》及最高人民法院相关司法解释并未就专利实施许可后关于公告的规定。
只是在《专利法实施细则》第八十八条规定，“国务院专利行政部门设置专利登记簿，登记下列与专利申请和专利权有关的事项：……（四）专利实施许可合同的备案；……”。此外，国家知识产权局于2002年1月24日作出的《关于专利实施许可合同备案有关事项的通知》中规定，当事人应当自合同生效之日起3个月内向合同备案部门提交备案文件，办理备案手续。
本案中，原告从鲍洪星处获得的专利权，是以独占实施许可合同方式取得，双方并未在国家专利行政部门备案，但笔者认为，即便如此，这不会影响到被告的行为是否构成侵权。由于相关规定对于备案用的是“应当”，而非“必须”这一字眼，所以只要合同本身是真实的，那么未备案就不应当成专利被许可使用权人的权利受到法律保护、不受他人侵犯，以及被告的行为构成侵权的抗辩条件。
2、被告赣州四方饲料有限公司取得专利权的产品，是否构成对原告专利的侵犯；
对于双方当事人均有专利权时，原告是否构成对被告权利的侵犯，法律无相关规定。最高人法院在1993年8月16日在给北京市高级人民法院《关于在专利侵权诉讼中当事人均拥有专利权应如何处理问题的批复》中提到，在专利侵权诉讼中，人民法院应当依据中国专利局授予的有效专利作为法律保护的客体，审查其是否受到侵害。至于原告的专利权或者原、被告双方各自拥有的专利权是否真正符合专利性条件，应当由诉讼当事人通过撤销程序或者无效程序解决；诉讼当事人不向专利复审委员会请求撤销或者宣告对方专利权无效的，人民法院应当认定诉讼当事人拥有专利权有效。对于相同或者类似产品，不同的人都拥有专利权的有以下三种情形：……(主要提到发明专利和实用新型专利,未提到外观设计专利)。人民法院在审理专利侵权纠纷案件时，根据《专利法》规定的先申请原则，只要原告先于被告提出专利申请，则应当依据原告的专利权保护范围，审查被告制造的产品主要技术特征是否完全覆盖原告的专利保护范围。……人民法院不应当仅以被告拥有专利权为由，不进行是否构成专利侵权的分析判断即驳回原告的诉讼请求，而应当分析被告拥有专利权的具体情况以及与原告专利权的关系，从而判定是否构成侵权。
虽然上述规定未提及外观设计专利，但参照上述批复的精神，同理，被告的行为是否侵权，主要审查被告产品外观设计方面的
主要特征，是否落入了与作为权利在先的原告所实施的专利权的保护范围，即是否构成相同或相似性，并引起消费者的误认。原告生产的颗粒饲料外观设计的主要特征在于三个圆柱的结合,而被告四方公司的颗粒饲料外观设计的主要特征在于两个圆柱和一个方柱的结合,并且实际生产出的产品中,方柱的棱角多不明显。笔者认为，被告产品的外观设计与原告产品的外观设计已具有相似性，在消费者群中容易引起误认，因此可以认定被告的行为侵犯了原告的外观设计专利使用权。
3、被告黄云明和黄圣金销售被控侵权产品，是否需要承担赔偿责任。
销售商是否需要对销售侵权产品承担赔偿责任，关键在于销售商是否知道销售的专利侵权产品。根据《专利法》第六十三条第二款规定：为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任。即被告黄云明和黄圣金如果知道销售的侵权产品，就要承担相应的赔偿责任，否则无需承担。本案中，被告黄云明和黄圣金销售的产品是从被告四方公司所进，属于具有合法来源，且其称根本就不知销售的是侵权产品，对此原告未提交证据证明，上述两被告是“明知故售”。因此，原告诉求两被告承担赔偿责任，显得证据不足。为此，原告撤回了相关诉请。
4、赔偿数额的确定
赔偿数额的确定，虽然赋予了法官的一定自由裁量权，但对于法官来说，透彻地表述清楚赔偿数额确定的具体依据，具有一定难度。《专利法》就赔偿数额采用的“三步阶梯法”：
“第一步阶梯”是依据被侵权人的损失或者侵权人获得的利益来确定。在法院审理的诸多知识产权侵权赔偿案件中，以此来确定赔偿数额的极少，主要原因有：一是由于被侵权人的损失确定，作为原告有时自身都难以确定，如原告生产量本身就处于增长趋势；即便生产量是处于下降趋势的案件，这种利润的下滑需要鉴定，往往原告出于自身因素考虑，也不愿作鉴定，而且这种下降的原因完全归结于被告的侵权往往较难认定；二是侵权人所获得的利益，有一部分原告会提出对被告财务帐的证据保全，以期通过对财务的审计鉴定得出侵权人获利；这种困难表现在有的法官认为这是当事人将举证责任转嫁给法院，持可以保全态度的法官在实际取证上又遇到一些困难，如被告往往不配合，以老总不在、会计出差等等诸多理由推拖，有的小规模生产经营的被告根本就没有财务部门；当可以对财务簿作鉴定时，往往反映出的又是一种亏损，或是由于被告生产的产品种类繁多，难以单单计算出被告从被控侵权产品中获得的利益。本案中，原告自身生产专利产品的时间仅短短几个月，很难确定其利益的损失，而被告生产的产品种类较多，仅这一种产品的利润判断较为困难，甚至被告称如对财务作审计肯定是亏损的。因此，在当事人未提出鉴定申请的情况下，法院无法以被侵权人损失和侵权人获得的利益确定赔偿数额。
“第二步阶梯”是在第一步阶梯无法达成的情况下，参照专利权许可使用费的1至3倍合理确定，而且这种数额的确定，《专利法》还规定法院要以根据专利权的类别、侵权人的侵权的性质和情节、专利许可使用费的数额、专利许可的性质、范围、时间等因素加以考虑。本案中有专利许可使用费可以参照，法院主要考虑到以下两个因素，一是专利权本身是外观设计专利，而且消费者在购买这种产品在对这种外观设计依赖的程度上非常低，因为消费者购买主要还是依靠产品的外包装袋识别；二是原告和被告本身生产产品时间都较短，生产量较少，最后衡量判定赔偿数额为1万元。
“第三步阶梯”是在前两阶梯都无法行得通的情况下，考虑专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节等因素，在5000元和30万元之间确定赔偿数额，最多不得超过50万元。本案最后虽未依据此条判定赔偿数额，但由于原告诉求以原告对被告四方公司诉求的20万赔偿数额是其以推断的形式确定被告的利润等，其所套用的是就是“第三步阶梯”，由此本案涉及到一个问题就是，原告诉求“第三步阶梯”，法院是否可以主动适用“第二步阶梯”。笔者认为，法院对赔偿数额的确定有明确的法律依据，即《专利法》第六十条和《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条的规定，无需受当事人诉求的局限。
5、侵权诉讼中是否适用赔礼道歉。
在知识产权侵权诉讼中是否适用赔礼道歉，在司法界较为争议。一种观点认为，赔礼道歉是《民法通则》中承担民事责任方式的一种，因此作为侵权的民事责任也应适用赔礼道歉；另一种观点则认为，赔偿道歉作为民事责任的一种只适用于人身权侵权诉讼中，其他诉讼并不适用。笔者同意后一种观点，虽然《民法通则》第一百三十四条规定了赔礼道歉是承担民事责任的主要方式之一，但这种方式并不适用所有的侵权案件中，这种方式主要适用《民法通则》第一百二十条规定的情形，即公民的姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权受到损害时，以及法人的名称权、名誉权、荣誉权受到侵害时。对于由于知识产权侵权给权利人造成的不利影响，根据《民法通则》第一百一十八条的规定，权利人可以要求侵权人消除影响。
作者：南昌中院 胡朋
