上诉人（原审原告）贝加莫伊泰莱塞蒙蒂联合水泥厂股份公司，住所地意大利共和国贝加莫加布里埃莱•卡莫齐街X号。

法定代表人吉奥瓦尼•巴蒂斯塔•费拉里奥，总监。

委托代理人林柏楠，北京市中咨律师事务所律师。

委托代理人彭飞，北京市中咨律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会，住所地中华人民共和国北京市X区X路X号银谷大厦10-X层。

法定代表人张某，副主任。

委托代理人李某某，该委员会审查员。

委托代理人刘某乙，该委员会审查员。

上诉人贝加莫伊泰莱塞蒙蒂联合水泥厂股份公司（简称伊泰莱塞蒙蒂公司）因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京市第一中级人民法院（简称北京市第一中级人民法院）（2010）一中知行初字第X号行政判决，向本院提起上诉。本院2011年3月1日受理本案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。2011年4月18日，上诉人伊泰莱塞蒙蒂公司的委托代理人林伯楠、彭飞，被上诉人中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）的委托代理人李某某、刘某乙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

北京市第一中级人民法院认定，2004年2月18日，伊泰莱塞蒙蒂公司向中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）提出为名称为“减少城区污染物的光催化铺筑路面所用的水泥基铺地块料”的发明专利申请（简称本申请）。2008年2月15日，国家知识产权局以伊泰莱塞蒙蒂公司于2006年12月28日提交的本申请权利要求1至58不符合2000年修正的《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）第二十二条第三款规定的创造性为由驳回了本申请。2008年5月28日，伊泰莱塞蒙蒂公司向专利复审委员会提出复审请求。2009年8月3日，伊泰莱塞蒙蒂公司提交了意见陈述书和权利要求书的修改替换页。2009年12月8日，专利复审委员会作出第X号复审请求审查决定（简称第X号决定），维持了国家知识产权局的驳回决定。

北京市第一中级人民法院认为，本发明实际解决的技术问题是提高光催化能力，由于对比文件l已经公开了使用市售P-25型Ti02，其比表面积在50m2/g左右；本领域技术人员也知晓催化剂的催化能力与其与反应物的接触面积相关，亦即与其比表面积相关；因此本领域技术人员在面对提高光催化能力这一技术问题时，根据对比文件l给出的技术方案能够想到选择市售的其他比表面积的锐钛形Ti02(如市售x型、x型Ti02，其比表面积分别可为60m2/g、290m2/g)代替对比文件1中所公开的P-25型Ti02，并通过简单的常规实验挑选出合适的Ti02，从而得到本申请权利要求22请求保护的技术方案是显而易见的，且本申请权利要求的技术方案未取得预料不到的技术效果，故本申请权利要求22请求保护的技术方案不具备创造性。专利复审委员会作出的第X号决定结论正确，应予以维持。

北京市第一中级人民法院依据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持专利复审委员会作出的第X号决定。

伊泰莱塞蒙蒂公司不服一审判决，向本院提起上诉，请求撤销一审判决和第X号决定，判令专利复审委员会重新作出复审决定，或者撤销一审判决，发回重审。上诉理由是：第一，专利复审委员会和一审法院对技术问题认定错误，本申请解决的技术问题是“提高胶结组合物的光催化剂能力”，而不是纯Ti02的光催化能力。第二，胶结组合物的光催化能力与Ti02比表面积是否相关，在没有实验数据证明的情况下是本领域技术人员难以预料的，本领域并不存在“胶结组合物的催化能力与Ti02比表面积相关的普遍认可的公知常识”，一审判决引入了第X号决定没有提到的公知常识，超越了权限。第三，没有证据证明存在“胶结组合物的催化能力与Ti02比表面积相关”这种“公知常识”，不存在改变Ti02比表面积提高胶结组合物的光催化能力的技术启示，因此本申请权利要求22的技术方案在对比文件1的基础上是非显而易见的。在此基础上，本申请权利要求23至39、权利要求41至57也具备创造性。专利复审委员会服从一审判决。

本院经审理查明：

2004年2月18日，伊泰莱塞蒙蒂公司提出了名称为“减少城区污染物的光催化铺筑路面所用的水泥基铺地块料”的发明专利申请（即本申请）。本申请优先权日为2003年2月18日，申请号为（略）.1，公开日为2006年3月22日。

2008年2月15日，国家知识产权局以伊泰莱塞蒙蒂公司于2006年12月28日提交的本申请权利要求1至58不符合《专利法》第二十二条第三款规定的创造性为由驳回了本申请。驳回决定认为：(1)本申请权利要求1、21相对于对比文件1（W098/x，公开日为1998年2月12日）和对比文件2(x，公开日为2000年7月19日)的结合不具备创造性。(2)本申请权利要求22和41相对对比文件3(EP（略）A1，公开日为1998年12月23日)不具备创造性。

2008年5月28日，伊泰莱塞蒙蒂公司不服驳回决定向专利复审委员会提出复审请求，未对申请文件进行修改，认为本申请的权利要求1至58均具备创造性。

2009年4月16日，专利复审委员会向伊泰莱塞蒙蒂公司发出复审通知书，指出本申请权利要求1至58均不符合《专利法》第二十二条第三款的规定。

2009年8月3日，伊泰莱塞蒙蒂公司针对上述复审通知书提交了意见陈述书和权利要求书的修改替换页。修改后的本申请权利要求22为：

“22.胶结组合物，包含:

I.水硬性胶结剂

II.能够在环境光线、空气和湿度的存在下使环境中存在的有机和无机污染物质氧化的Ti02基光催化剂

III.水

IV.至少一种集料

V.非必要的减水剂

其中Ti02具有60-290m2/g、优选105-250m2/g的比表面积。”

本申请权利要求23至40直接或间接引用了本申请权利要求22。

修改后的本申请权利要求41为：

“41.干预混合料，包含：

I.水硬性胶结剂

II.能够在环境光线、空气和湿度的存在下使环境中存在的有机和无机污染物质氧化的Ti02基光催化剂

III.至少-种集料

IV.非必要的减水剂

其中Ti02具有60-290m2/g、优选105-250m2/g的比表面积。”

本申请权利要求42至58直接或间接引用了本申请权利要求41。

2009年12月8日，专利复审委员会作出第X号决定，认定：

1．关于审查文本

本复审决定针对的文本为：伊泰莱塞蒙蒂公司于2009年8月3日提交的权利要求1至58。2005年8月18日提交的说明书第1至15页、说明书附图第1页以及说明书摘要。

2．关于创造性

本申请权利要求22请求保护一种胶结组合物，对比文件1已经公开了一种水泥组合物，其包含水硬性胶结剂、水、集料等以及能在光线、空气和环境湿度的存在下氧化环境中的污染物质的光催化剂，光催化剂是二氧化钛，主要为锐钛矿(参见第4页第22行至第7页第4行，权利要求18)。由此可见，本申请权利要求22与对比文件1的区别仅在于：本申请权利要求22具体限定了Ti02的比表面积。

本申请较之对比文件1实际解决的问题是为提高光催化能力而选择相应比表面积的Ti02。但对比文件l已经公开了使用市售P-25型Ti02，其比表面积在50m2/g左右。本领域技术人员根据对比文件l给出的技术方案能够想到选择市售的其他型号的锐钛形二氧化钛(如市售x型、x型和x型Ti02。其比表面积分别为75-95m2/g、250m2/g和>250m2/g)。而使用比表面积在60-290m2/g之间的其他型号的锐钛形二氧化钛作为光催化剂也是本领域常见的。

因此，本领域技术人员在对比文件1的基础上选择本领域常用的比表面积在60-290m2/g之间的锐钛型二氧化钛代替对比文件1中所公开的比表面积与其较为接近的锐钛型二氧化钛，从而得到本申请权利要求22请求保护的技术方案是显而易见的，故本申请权利要求22请求保护的技术方案不具有突出的实质性特点，不具备创造性。

本申请权利要求23至39进一步限定的技术特征或者被对比文件l公开，或者是本领域技术人员容易想到的或常用的，因此，结合对本申请权利要求22的评述，本申请权利要求23至39也不具备创造性。

本申请权利要求41请求保护一种干预混合料，其与本申请权利要求22的区别仅在于其中不含水，而对比文件1己经公开了干预混合料(参见第4页倒数第2段，第6页第10-20行):“干预混合料”意即胶结剂、集料和可选择的至少一种适于与水混合的添加剂的均匀混合物。(干)预混合料中还可以加入光催化剂。因此，基于与评述本申请权利要求22相同的理由，本申请权利要求41请求保护的技术方案不具有突出的实质性特点，不具备创造性。

本申请权利要求42至57对本申请权利要求41作了进一步限定，基于与评述本申请权利要求23至36和38至39相同的理由，本申请权利要求42至57也不具备创造性。

综上，第X号决定决定：维持国家知识产权局于2008年2月15日对本申请作出的驳回决定。

伊泰莱塞蒙蒂公司不服该决定，提起行政诉讼称：一、复审程序不合法。2006年版《审查指南》规定了复审程序的“请求原则”，以及“在复审程序中，合议组一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查”。驳回决定在评价本申请权利要求22至39、41至58的创造性时，以对比文件3作为最接近的现有技术，而在复审过程中，专利复审委员会以对比文件1作为最接近的现有技术。即专利复审委员会在复审程序中未严格地执行《审查指南》的规定。二、复审决定理由不成立。对比文件1没有公开“Ti02具有60-290m2/g，优选105-250m2/g的比表面积”这一特征。本申请权利要求22要解决的技术问题是提供一种胶结组合物，当这种胶结组合物用于铺地块料时，可以通过Ti02基光催化剂减少城区污染物，降低铺地块料的光滑度而不减少其光催化活性，保持铺地块料的良好排水性。这种多方面技术问题是由本发明首次通过调整参数（即Ti02的比表面积）来解决的。对比文件1中不存在通过将Ti02的比表面积调整为60-290m2/g优选105-250m2/g而解决上述多方面问题的启示。对比文件1中不存在Ti02的比表面积与其光催化能力有关联的信息；即使本领域技术人员意识到比表面积与其光催化能力有关联，也难以想到将Ti02的比表面积调整到本发明所述的范围。本申请权利要求22的技术方案取得了出乎意料的技术效果。因此本申请权利要求22具备创造性，在此基础上本申请权利要求23至39、41至57也具备创造性。

原审庭审中，伊泰莱塞蒙蒂公司确认其对本申请权利要求23至39、41至58的争议与本申请权利要求22的争议一致。

上述事实，有第X号决定、第X号决定针对的申请文本、对比文件1、复审程序意见陈述书以及当事人陈述等证据在案佐证。

本院认为：

《专利法》第二十二条第三款规定：创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。

伊泰莱塞蒙蒂公司对对比文件1公开的内容及其与本申请权利要求22的区别特征的认定没有异议，本院确认区别特征为：本申请权利要求22具体限定了Ti02的比表面积。根据区别特征可知，本申请权利要求22相对于对比文件1实际解决的技术问题是为了提高光催化能力而选择相应比表面积的Ti02。由于本领域技术人员知晓催化剂的催化能力与其与反应物的接触面积相关，亦即与其比表面积相关，而且对比文件1已经公开了使用比表面积在50m2/g左右的Ti02，本领域技术人员在对比文件1的基础上容易想到选择比表面积分别为75-95m2/g、250m2/g和大于250m2/g的锐钛形二氧化钛，容易想到限定Ti02的比表面积为60-290m2/g、优选105-250m2/g，因此，本申请权利要求22相对于对比文件1是显而易见的。第X号决定认定本申请权利要求22不具备创造性有事实和法律依据，一审予以维持并无不当。

伊泰莱塞蒙蒂公司上诉称，第X号决定和一审判决对技术问题认定错误，本申请解决的技术问题是“提高胶结组合物的光催化剂能力”而不是纯Ti02的光催化能力，但从第X号决定和一审判决的文字表述来看，其实际上也认为本申请解决的技术问题是提高胶结组合物的光催化剂能力而不是纯Ti02的光催化能力，因此伊泰莱塞蒙蒂公司的此项主张某事实不符，本院不予支持。

伊泰莱塞蒙蒂公司上诉称，胶结组合物的光催化能力与Ti02比表面积是否相关，在没有实验数据证明的情况下是本领域技术人员难以预料的，本领域并不存在“胶结组合物的催化能力与Ti02比表面积相关的普遍认可的公知常识”，但是，对比文件1已经公开了胶结组合物中加入Ti02的技术方案，在本申请与对比文件1的Ti02的载体均为胶结组合物，而且催化剂的催能力与其和反应物的接触面积即比表面积相关是本领域技术人员应当知晓的技术常识的情况下，Ti02比表面积必然与光胶结组合物催化能力相关，因此一审判决对事实的认定并无不当，伊泰莱塞蒙蒂公司的该项主张某能成立。

虽然第X号决定没有明确指出催化剂的光催化能力与其和反应物的接触面积即比表面积相关是公知常识，但其对本申请权利要求22的创造性判断是隐含地建立在本领域技术人员知晓此项技术常识的基础之上，一审判决只不过明确指出第X号决定的认定基础，并未超出第X号决定的范围，也符合创造性判断以本领域技术人员为基准的原则。伊泰莱塞蒙蒂公司上诉称一审认定公知常识超越权限的主张某能成立。

综上，专利复审委员会的第X号决定对本申请创造性的认定并无不当，一审判决对第X号决定予以维持亦无不当。伊泰莱塞蒙蒂公司的上诉理由不能成立，其上诉请求本院不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

一审案件受理费人民币一百元，由贝加莫伊泰莱塞蒙蒂联合水泥厂股份公司负担（已交纳）；二审案件受理费人民币一百元，由贝加莫伊泰莱塞蒙蒂联合水泥厂股份公司负担（已交纳）。

本判决为终审判决。

审判长刘某

代理审判员岑宏宇

代理审判员石必胜

二Ο一一年五月十日

书记员张某娇