上诉人（原审原告）溧水县得瑞微型电机厂，住所地江苏省南京市X村X村。

法定代表人肖某，董事长。

委托代理人曹力，江苏海浪律师事务所律师。

委托代理人刘儒香，江苏海浪律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地北京市X区X路X号。

法定代表人许某，主任。

委托代理人安某，国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。

原审第三人南京微分电机有限公司，住所地江苏省南京市X区X路X号。

法定代表人张某丙，董事长。

委托代理人宋某某，男，汉族，X年X月X日出生，南京微分电机有限公司职员，住（略）。

上诉人溧水县得瑞微型电机厂（简称得瑞厂）因商标争议行政纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院（2009）一中行初字第X号行政判决，向本院提起上诉。本院于2010年2月3日受理后,依法组成合议庭，并于2010年3月11日公开开庭进行了审理。上诉人得瑞厂的委托代理人曹力，被上诉人国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）的委托代理人安某，原审第三人南京微分电机有限公司（简称微分公司）的委托代理人宋某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

争议商标为“南微W图形”文图组合商标，由得瑞厂于1997年12月2日向国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出注册申请，1999年3月7日获准注册，指定使用在第7类电机、微分电机等商品上，注册证号为第（略）号。2002年7月，南京微分电机厂（简称微分厂）针对争议商标向商标评审委员会提起撤销申请。

2008年12月29日，商标评审委员会针对微分公司（原名称X京微分电机厂）因第（略）号“南微W图形”商标争议一案作出商评字（2008）第x号关于第（略）“南微W图形”商标争议裁定（简称第x号裁定）。商标评审委员依据《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第三十一条、第四十一条第二款决定撤销争议商标。得瑞厂不服，向北京市第一中级人民法院提起诉讼。

北京市第一中级人民法院认为：

现有证据可以证明，微分公司的前身就是微分厂，名称更改于2006年6月2日，因其提起撤销争议商标争议时，尚未更改名称，更改事实发生于争议期间，微分公司应当及时向商标评审委员会作出说明，商标评审委员会当以更改后的主体名义作出裁决，对此本院予以指出，鉴于该程序事实并未导致裁判主体上的根本错误，本院仍以更正后的情况作出裁判。

本案微分公司提起撤销申请时间为2002年7月，属于修改后的商标法即现行商标法开始施行以后，应当适用现行商标法，商标评审委员会依据微分公司申请，适用现行商标法第三十一条之规定，法律适用正确，本院予以认定。

本案的核心事实是得瑞厂申请注册的争议商标是否属于商标法第三十一条规定不得予以注册的商标，即以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

就本案而言，根据已经查明的事实，微分公司历史上属于较大的国营企业，主营微电机领域，受到国家的重视，自1984年起即在产品上使用“W图形”商标（即引证商标），应当属于该领域具有一定影响的企业，同时其“W图形”应当属于该领域为人所知悉并有一定影响的产品标识。作为同属于微电机领域经营者，得瑞厂不仅与微分公司行业相同，且同处南京一地，商标评审委员会由此认定得瑞厂知晓引证商标属于微分公司的商标一节无不当，本院仍予确认。得瑞厂于诉讼中提出已有证据不能证明微分公司持续使用引证商标的事实，且提出自九十年代末起微分公司没有使用过引证商标，微分公司用以证明2001年、2002年实施销售行为的产品销售票据属于南京南微电机有限公司（简称南微公司）的票据，不能证明是微分厂使用，本院认为，微分公司根据得瑞厂的前述主张某丙充了外经贸宁府合资字[1993]X号《批准证书》、股东（发起人）名录及南微委字（2001）第X号文件、南微公司章程、《协议书》、《分马力电机行业通讯》等证据，上述证据能够证明1993年3月微分厂与权兴投资有限公司合资成立南京南华大方电机有限公司（简称南华大方公司），故南华大方公司属于微分厂的关联企业，1999年5月1日至2004年4月30日，以南华大方公司名义许某南微公司使用其商标，该商标应当包括引证商标，故南微公司在此期间成为引证商标的使用人，可以视为是微分公司对引证商标的持续使用。得瑞厂只看到微分厂与南华大方公司和南微公司属于各自独立的企业法人的一面，未看到三者间关联性，而否认微分公司始终作为引证商标的创始人及持有人持续使用该商标的事实，本院不予采纳。南华大方公司是否无权处分引证商标，是否损害他人权益，与得瑞厂无关，也不是其主张某丙册争议商标行为正当的理据。许某行为是否备案属于行政管理范畴，不是其作为民事法律行为不能成立的理由。综合前述证据，包括产品销售票据及后续证据，联合证明引证商标属于在争议商标申请注册之前为微分公司使用，且使用至今，并具有一定影响的商标，“南微”也是微分厂及其后微分公司的简称，同样属于争议商标申请注册之前具有一定影响的标记，对此本院予以确认。争议商标使用引证商标的设计内容，争议商标的注册行为构成商标法第三十一条规定不得予以注册的情形。

根据得瑞厂的主张某丙认为注册已被他人抛弃的商标并非属于以不正当手段抢先注册行为，但本案尚无证据显示微分公司存在实质抛弃引证商标而不予使用的事实，对得瑞厂上述主张某丙院不予支持。

综上北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持商标评审委员会作出的第x号裁定。

得瑞厂不服原审判决，向本院提出上诉，请求法院判令撤销北京市第一中级人民法院（2009）一中行初字第X号行政判决、驳回微分公司撤销争议商标的申请、由被上诉人承担本案诉讼费用。其主要理由是：一、上诉人1997年12月2日提出注册申请，1999年3月获准注册争议商标，而南微公司成立于1999年5月，原审法院将1999年5月1日至2004年4月30日南微公司使用引证商标的行为视为是“微分公司对引证商标的持续使用”是错误的；二、上诉人未采取不正当手段申请注册商标。微分公司未续展引证商标且未持续使用引证商标的事实表明其实质已抛弃了引证商标，上诉人对此不负举证责任。综上原审法院认定引证商标属于《商标法》第三十一条推定的“已经使用并有一定影响的商标”是错误的。

商标评审委员会、微分公司服从原审判决。

经审理查明：

争议商标为“南微W图形”文图组合商标，由得瑞厂于1997年12月2日向商标局提出注册申请，1999年3月7日获准注册，指定使用在第7类电机、微分电机等商品上，注册证号为第（略）号。2002年7月，微分厂针对争议商标向商标评审委员会提起撤销申请。

2008年12月29日，商标评审委员作出第x号裁定，认为：微分厂于1956年成立，是以生产电机为主的大型国营企业，1986年获准注册引证商标，该商标虽因1996年有效期满未续展而失效，但经过微分公司十几年的使用，该商标中的“W图形”已经成为其产品统一商标，文字“南微”也成为其行业内的简称，在争议商标申请注册之前，该商标在电机产品上已具有一定的知名度。得瑞厂在江苏省南京市溧水县，与微分公司同处南京地区，且为同行业，得瑞厂理应知晓微分公司的商标，对于微分公司使用在其产品上的引证商标有一定的了解，其在微分公司引证商标失效不久就在类似商品上申请注册争议商标，主观意图并非善意，而是利用引证商标在电机产品上已有的知名度，其注册行为具有明显的主观恶意，客观上妨碍了微分公司的继续使用，因此其注册争议商标的行为已经构成商标法第三十一条所指的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的行为，依照商标法第三十一条、第四十一条第二款之规定裁定：争议商标予以撤销。

微分公司向法院提交的《企业法人营业执照》载明，该企业成立时间为1991年1月18日，有效期至2056年8月3日。公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），经营范围为制造和销售微电机、分马力电机、调速电机等电机电器、机械设备、数控化产品及对售后产品提供维修服务等，2006年6月2日的江苏省南京市工商行政管理局《名称变更核准通知书》载明，该局依法核准了“南京微分电机厂”变更为“南京微分电机有限公司”，江苏省南京市工商行政管理局《外商投资企业变更核准通知书》载明，2006年8月4日，微分公司由原微分厂（国营企业）被核准变更为外商投资企业，其股东发起人为南京机电产业（集团）有限公司。针对上述证据，得瑞厂仍坚持微分公司与本案无关的主张。

1956-1992年的《南京微分电机厂志》记述了微分厂自1984年起将“W图形”商标使用在“电机及专机产品”上。第x号商标注册证载明，微分厂于1986年1月15日获准注册引证商标，有效期至1996年1月14日，指定使用在第7类微电机、分马力电机等商品上。微分厂到期未续展，该注册商标自动失效。上述《南京微分电机厂志》中附有大量照片，其中包括国家领导人视察该厂情景的照片，荣誉奖状、荣誉证书、锦旗的照片等，另外在展示厂内活动的照片中，有两张某丙幅写有“南微首次‘安某知识’智力竞赛”、“南微首届灯会”活动的照片。2002年，南京市统计局《关于印发2001年度南京市大中型工业企业名单的通知》载明，微分厂为大中型企业。微分公司依据上述证据证明其前身微分厂属于具有一定知名度的国有企业，且简称为“南微”。得瑞厂对“南微”属于微分厂简称不持异议。为进一步证明其持续使用上述引证商标的事实，微分公司向商标评审委员会提交了大量产品销售票据、产品购货方出具的证词、产品上使用的带有引证商标、产品型号、出厂时间、出厂单位等内容的标牌，最迟时间显示为2001年，票据最迟时间显示为2002年。得瑞厂针对上述证据表示，从时间上可以说明到90年代末期，微分厂已经处于停产状态，企业一直亏损，其没有续展商标，且市场上也看不到其产品，因此得瑞厂申请注册了属于其抛弃了的商标并无不可，且不构成不正当注册行为。同时，上述票据中很多属于南微公司，不是微分厂，不能证明是微分厂从事的销售活动，且不能证明微分公司的上述主张。微分公司称：1993年3月2日，微分厂与权兴投资有限公司合资成立南华大方公司，而南微公司是微分厂对下属分厂改制的结果，南微公司管理人员（部分股东）由微分厂确定。1999年7月13日，南华大方公司与南微公司签订《协议书》，引证商标被南华大方公司许某给南微公司使用，上述事实可以进一步提供证据加以佐证。

另经查明，得瑞厂质疑南微公司使用引证商标不属于微分厂使用的问题，系得瑞厂在评审期间未提出过的问题，为此，微分公司于庭审后提交了如下证据：1、南华大方公司外经贸宁府合资字（1993）X号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》及《企业法人营业执照》，《批准证书》上显示合资方为微分厂与权兴投资有限公司及其成立时间为1993年3月；2、南微公司股东（发起人）名录、微分厂南微委字（2001）第X号文件及公司章程，名录及文件上载明吴蓉、朱某、陶某某、张某丁等人分别出任电工车间、试制车间、装配车间、加工车间等主任职务，且是该公司的部分股东；3、南华大方公司（甲方）与南微公司（乙方）的《协议书》，其中第二项“无形资产”约定：“甲方同意乙方使用甲方拥有的分马力、油泵等微分电机及其派生产品的技术资料和商标等无形资产”，协议有效期自1999年5月1日至2004年4月30日；4、《分马力电机行业通讯》（2006年第1期、2007年第1期、2009年第1期），上显示有南微公司与微分厂的产品广告，广告商使用了引证商标。

上述证据经法院交换给得瑞厂，并由得瑞厂针对上述证据于2009年10月13日进行了书面答辩，得瑞厂与微分公司在一审的第二次庭审进行了质证。

得瑞厂称，关于《中华人民共和国外商投资企业批准证书》及《企业法人营业执照》证明南华大方公司属于独立企业法人，与微分厂之间仅为投资人与被投资人的关系，南华大方公司即便是对引证商标享有在先权利，也不能当然认为微分厂对该商标享有在先权利。有关南微公司股东（发起人）名录及微分厂南微委字（2001）第X号文件是地方党组织的任命，若干企业共同成立一级党组织，不能就此认为是同一家企业，微分厂、南华大方公司、南微公司各自仍为独立的企业法人。南微公司属于由自然人股东设立的公司，即便南微公司在先使用了引证商标，也不能视为是微分厂的使用。《协议书》是南华大方公司与南微公司签订的，但南华大方公司不是引证商标的所有人，因此其对该商标没有处分权，且其未在商标局履行备案手续，该许某行为违法。虽然《分马力电机行业通讯》上载有南微公司与微分厂对“W图形”商标的广告，但不能视为是微分公司的在先使用。商标评审委员会明确表示不参加第二次庭审，也未提交书面质证意见。

上述事实有第x号裁定、《商标档案》、《撤销注册不当商标申请书》、《企业法人营业执照》、《名称变更核准通知书》、《外商投资企业变更核准通知书》、《南京微分电机厂志》、第x号商标注册证、宁统工（2002）X号南京市统计局文件、产品销售票据、标牌照片、外经贸宁府合资字（1993）X号《批准证书》、股东（发起人）名录及南微委字（2001）第X号文件、南微公司章程、《协议书》、《分马力电机行业通讯》，以及当事人陈述等证据在案佐证。

本院认为：

根据商标法第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。鉴于本案中争议商标的图形部分与引证商标完全相同，因此本案二审的核心问题在于引证商标是否属于在先使用并具有一定影响的商标。

上诉人主张某丙分公司在引证商标有效期届满未予续展的行为证明其实质放弃引证商标，1996年-1997年微分公司处于停产状态，其并未实际使用引证商标，且南微公司与微分公司不存在关联关系，因此不能认定微分公司持续使用引证商标。根据现有证据，南华大方公司许某南微公司自1999年5月1日至2004年4月30日使用引证商标，南微公司实际使用了引证商标。由于微分公司与南华大方公司存在投资关系，因此可以将南华大方公司许某南微公司使用引证商标，以及南微公司实际使用引证商标的行为视为微分公司对引证商标的使用。原审法院认定本案尚无证据显示微分公司存在实质抛弃引证商标而不予使用的事实并进而认定“微分公司对引证商标的持续使用”并无不妥，上诉人的上诉主张某丙乏事实和法律依据，本院对此不予支持。

上诉人主张某丙于引证商标已经失效，其申请注册争议商标并不存在恶意。根据已经查明的事实，微分公司历史上是电机领域有一定影响的国有企业，引证商标的使用情况最早可以追溯到1984年，1986年该商标获准注册。虽然因微分公司在有效期届满时未续展而失效，但是经过长期的生产经营，该商标已经成为该领域具有一定影响的商标。微分公司在商标失效后未实质放弃该商标，该商标的影响力随着微分公司在商标失效后的使用得到了进一步的延续。考虑到得瑞厂与微分公司同处南京地区，且从事相同行业，可以推定得瑞厂在申请注册争议商标的时候应当知道引证商标经过微分公司的长期经营所积累的影响力，因此结合引证商标的历史发展、区域影响力和现实情况，上诉人注册争议商标容易导致相关公众对商品的来源发生混淆或者误认为微分公司与上诉人之间存在某种内在的联系，从而可能损害微分公司的利益。因此原审法院认定争议商标的注册行为符合商标法第三十一条规定不得予以注册的情形并无不当，本院予以维持，上诉人的前述主张，依据不足，本院不予支持。

综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。上诉人得瑞厂的上诉请求及其理由，缺乏事实与法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

一、二审案件受理费人民币各一百元，均由溧水县得瑞微型电机厂负担（均已交纳）。

本判决为终审判决。

审判长刘继祥

代理审判员潘伟

代理审判员刘晓军

二0一0年三月三十一日

书记员孙娜

引证商标、争议商标（略）