最高法院民事判決九十六年度臺上字第二二二二號

上訴人甲○○

訴訟代理人汪紹銘律師

被上訴人民安瓦斯實業股份有限公司

法定代理人乙○○

丙○○

上列當事人間請求給付違約金事件，上訴人對於中華民國九十六年一月二

十三日臺灣高等法院臺中分院第二審更審判決（九十四年度智上更（二）

字第三號），提起上訴，本院判決如下：

主文

原判決廢棄，發回臺灣高等法院臺中分院。

理由

本件被上訴人之所有董、監事已由經濟部依法予以解任，臺灣台中地方法

院（下稱臺中地院）因上訴人之聲請，於民國九十四年十二月二十七日以

該院九十四年度聲字第二五０號民事裁定選任乙○○及丙○○為被上訴人

之臨時管理人，經原法院九十五年度抗字第三０號民事裁定駁回上訴人之

抗告確定在案，有該裁定附卷可稽，則乙○○自得代表被上訴人為訴訟行

為，合先敘明。

次查被上訴人主張：伊於七十五年九月三十日、同年十二月二十六日

與上訴人簽訂專利契約書及專利租與契約書（下稱系爭契約），約定上訴

人將其所有新型專利第一三三九五號及其追加專利「瓦斯定時自動關閉總

開關連體調整器」、第一七一０三號及其追加專利「瓦斯定時安全自動控

制器」、第二八五０二號「管路通道超流量自動控制裝置」與新型專利第

（略）號，

及同一發明美國專利第（略）號、英國專利第0000

000號等專利權暨世界各國之專利實施權利，租與伊獨家實施

等語。詎上訴人於八十年十月間竟無端向法院聲請假處分，禁止伊就

系爭專利標的為製造、仿某、販賣或意圖販賣而陳列其產品之行為，並在

報刊雜誌刊登不實廣告，惡意攻擊伊之產品為仿某品，違反專利契約第一

條約定，依第二十九條約定應給付伊新臺幣（下同）五千萬元作為賠償及

處罰。又上訴人未經伊書面同意，於八十一年間擅將系爭專利權售予訴外

人新品瓦斯安全設備股份有限公司（下稱新品公司）及保你家國際事業股

份有限公司（下稱保你家公司）實施，上訴人並擔任新品公司副董事長及

保你家公司之發起人，違反競業禁止之約定，依約應給付伊五千萬元之賠

償與處罰等情。爰求為命上訴人給付伊五百萬元，及加計法定遲延利息之

判決（被上訴人就上訴人在菲律賓地區之系爭專利權係與訴外人紀懷義共

有，及上訴人與訴外人聯海工業股份有限公司之契約糾紛未解決等違約事

由，業於原審予以捨棄而不再主張）。

上訴人則以：被上訴人公司設立時，未依約實收資本額五千萬元，全

額發行股票，復未依約給付伊權利金，已屬違約，系爭契約業經伊於八十

年四月二十日終止，伊聲請假處分有正當理由，且被上訴人受假處分後，

仍繼續生產，並未因而受有損害。縱認伊應給付違約金予被上訴人，惟被

上訴人積欠伊權利金、技術酬金未付，伊得以之與系爭違約金債務抵銷等

語，資為抗辯。

原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，無非以：兩造於七

十五年九月三十日、同年十二月二十六日簽訂系爭契約，為兩造所不爭，

復有系爭契約書影本附卷可稽，堪信為真實。至兩造簽訂系爭契約目的為

從事瓦斯防爆自動控制系列商品之製造與銷售業務，兩造亦自承系爭契約

為繼續性契約，則當事人僅有終止契約而無解除契約之問題。故系爭契約

書及兩造分別往來之存證信函中雖言「解除」，實為終止之意，堪以認定

。查保你家公司於八十一年七月七日核准登記，另新品公司設立日期為七

十八年一月二十日，依被上訴人所提新品公司之董、監事名單雖無上訴人

，惟新品公司於八十一年六月三十日變更登記時，上訴人登記為副董事長

，故被上訴人主張上訴人於系爭契約存續中，擔任新品公司之副董事長及

保你家公司之發起人而違反專利契約第十二條之約定，應可採信。至被上

訴人設立登記時，其資本額登記為一千萬元，另四千萬元列為股東往來，

業經兩造協議，台灣高等法院另案八十五年度重上更（一）字第一二五號

確定判決亦認被上訴人並無違約情事。而被上訴人承租新型專利第一三三

九五號、第一七一０三號、第二八五０二號，其中第一三三九五號專利期

間已於七十九年十二月三十一日屆滿，第二八五０二號專利則未使用，被

上訴人調降專利權利金，難認違約，亦經上開確定判決審認明確。又第一

三三九五號、第一七一０三號、第000

00000號三項專利綜合向美國及英國申請完整專利，獲得美

國發明專利第（略）、英國發明專利第（略）

號，而第（略）號專利於七十六年二月間核准公告中

經異議成立而不予專利，則上開美國、英國發明專利既係前揭三項專

利綜合申請之完整專利，因第（略）號中央標準

局不予專利，上訴人據此向美國及英國所申請之專利亦無首創性可言

。再依上訴人自承：每個三十五元係含第一七一０三、二八五０二、一三

三九五號三項專利權合計給付，及系爭契約第十九條約定租金計算之方式

，係分型號分別給付，上訴人既不能提供系爭契約所約定之專利，被上訴

人予以減付租金，其減付標準亦屬合理。上訴人抗辯稱被上訴人違約在先

云云，尚無足取。又兩造於七十九年三月二十三日簽訂協議書第二條第四

項中約定，雙方針對協議書成立前所有爭議款項，被上訴人願付給上訴人

一百零二萬二千三百二十八元，上訴人今後不得提出任何異議和請求。是

該期日前之專利承租金被上訴人業已付清，要可認定。綜上所述，本件被

上訴人主張上訴人違約，且無端向臺中地院聲請假處分，禁止伊就系爭專

利標的為製造、仿某、販賣或意圖販賣而陳列其產品之行為，並在報刊雜

誌刊登不實廣告，惡意攻擊伊之產品為仿某品，已違反專利契約第一條之

約定，依第二十九條之約定應支付五千萬元作為賠償與處罰，為有理由。

至上訴人主張系爭契約已經兩造於八十年五月十一日合意終止乙節，尚不

足取。另上訴人違反專利契約第一條，依第二十八條之約定應將專利權益

全部讓與被上訴人，被上訴人即無須再給付任何權利金，自無積欠權利金

及技術酬金之問題。故上訴人主張抵銷，尚屬無據，不應准許等詞，為其

判斷之基礎。

惟查被上訴人於第一審係主張上訴人違約，伊已於八十年五月十一日

以存證信函終止系爭契約，復於八十一年二月二十四日再以存證信函重申

終止系爭契約之意思表示（見第一審卷（一）第三二頁至第四二頁），且

上訴人於八十年十月間無端向法院聲請假處分，禁止伊就系爭專利標的為

製造、仿某、販賣或意圖販賣而陳列其產品之行為，並在報刊雜誌刊登不

實廣告，惡意攻擊伊之產品為仿某品。至保你家公司係於八十一年七月七

日核准登記，上訴人則於八十一年六月三十日新品公司變更登記時始登記

為副董事長等情，亦為原審所認定之事實。果爾，則上訴人上開行為，均

在被上訴人終止系爭契約之後，得否仍謂上訴人所為係違反系爭契約，非

無研求之餘地。乃原審未詳加調查審認，遽認上訴人違約，進而為其不利

之認定，尚嫌率斷。又系爭契約係約定上訴人將其所有新型專利第一三三

九五號及其追加專利「瓦斯定時自動關閉總開關連體調整器」、第一七一

０三號及其追加專利「瓦斯定時安全自動控制器」、第二八五０二號「管

路通道超流量自動控制裝置」與新型專利第（略）號，及同一發明美國

專利第（略）號、英國專利第（略）號等專利

權暨世界各國之專利實施權利，租與被上訴人獨家實施，此據被上訴

人主張在案，復有系爭契約書在卷可稽（見第一審卷（一）第六頁），則

上訴人抗辯稱被上訴人係向伊承租六項專利，似非無據，但原審引用臺灣

高等法院八十五年度重上更（一）字第一二五號確定判決，一方面認被上

訴人係承租新型專利第一三三九五號、第一七一０三號、第二八五０二號

等三項專利，顯有認定事實與卷證資料不符之違誤；又謂第一三三九五號

、第一七一０三號、第（略）號三項專利綜合向美國及英國申請完整專

利，

獲得美國發明專利第（略）、英國發明專利第0000

000號，而第（略）號專利於七十六年二月間核准

公告中經異議成立而不予專利，則上開美國、英國發明專利既係前揭

三項專利綜合申請之完整專利，因第（略）號中

央標準局不予專利，上訴人據此向美國及英國所申請之專利亦無首創

性，則上訴人既不能提供系爭契約所約定之專利，被上訴人予以減付租金

亦屬合理云云，有判決理由前後矛盾之違法。其次，上訴人另抗辯依專利

契約第十九條之約定，被上訴人每年至少應給付每個五十元、十二萬個，

共六百萬元之權利金，否則視為違約，但被上訴人自七十六年一月一日訂

約後，即未履行上揭規定而有短付、未付之情形等語。乃原審一方面引用

臺灣高等法院八十五年度重上更（一）字第一二五號確定判決，認上訴人

先後於七十六年度至七十九年度已陸續領取六百萬元之股東往來，卻又認

被上訴人將專利承租金由三十五元減為十元，並不違反專利契約第十九條

之約定，亦有可議。上訴論旨，指摘原判決不當，聲明廢棄，非無理由。

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項

、第四百七十八條第二項，判決如主文。

中華民國九十六年十月四日

最高法院民事第六庭

審判長法官劉延村

法官劉福來

法官許澍林

法官黃秀得

法官李寶堂

本件正本證明與原本無異

書記官

中華民國九十六年十月十五日