上诉人(原审原告)：大连三环复合材料技术开发有限公司，住所地大连市金州区X街兴民X号。
法定代表人：魏某某，董事长。
委托代理人：郑军，北京市德恒（略）事务所（略）。
被上诉人(原审被告)：大连精一轴承有限公司，住所地大连市甘井子区X路X号。
法定代表人：杨某某，董事长。
委托代理人：徐丹，辽宁鑫诺（略）事务所（略）。
被上诉人(原审被告)：辽源市科学技术研究所有限公司，住所地吉林省辽源市X街X号。
法定代表人：柳某某，董事长。
委托代理人：丁洪学，吉林诚元（略）事务所（略）。
上诉人大连三环复合材料技术开发有限公司（以下简称大连三环公司）与被上诉人大连精一轴承有限公司（以下简称精一公司）、辽源市科学技术研究所有限公司（以下简称辽源研究所）侵犯专利权纠纷一案，不服大连中级人民法院（2008）大民四初字第X号民事判决，上诉至本院。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人大连三环公司的委托代理人郑军、被上诉人精一公司的委托代理人徐丹、被上诉人辽源研究所的委托代理人丁洪学到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原审法院查明：大连三环公司于1998年11月2日向国家知识产权局申请了发明专利“弹性金属塑料推力轴承制造方法”，该专利权于2002年3月20日授权公告生效，专利号为：x.5。大连三环公司在起诉时提供了大连科学技术信息研究所出具的专利检索报告，大连三环公司专利权的权利要求书记载的必要技术特征为：一种弹性金属塑料推力轴承制造方法，其特征是：（1）、采用直径为0.35－0.45mm的金属丝绕制成外径为2.6-3.3mm的螺旋簧，再剪截成长度为25-45mm的螺旋簧段；（2）将加工成的螺旋段均匀、无序地随机散入模具内，限位加压、制成金属丝垫毛坯；（3）在金属丝垫毛坯上放置一层改性聚四氟乙烯树脂，然后加压至38-x,在此压力下保持1-2分钟；(4)将压好的轴承毛坯放入炉中烧结，烧结温度为385-395℃，在此温度下保持60-90分钟，然后随炉自然降温、出炉。
2007年2月至2008年2月期间，精一公司多次从辽源研究所购买塑料瓦面，即案涉被控的侵权产品。2008年2月1日大连三环公司向原审法院提出证据保全申请，原审法院依其申请，拍照了精一公司的车间库存产品照片，并扣押了精一公司的两组FOB弹性金属塑料瓦样品，精一公司认可其中一组，对另外一组以未封存签字为由不予认可。
庭审中，经法庭释明，双方当事人确认本案案涉被控侵权产品不属于新产品后，大连三环公司提出对被控侵权产品的生产制造方法进行鉴定的申请，其请求事项为：鉴定被告辽源研究所生产的、由被告精一公司使用、并被法院查封的弹性金属塑料推力轴瓦的制造方法是否采用了其专利权利要求书记载的（1）、（2）、（3）、（4）项技术特征。精一公司、辽源研究所对大连三环公司的鉴定申请提出异议，认为：在举证期限届满后申请司法鉴定违法，大连三环公司应承担举证不能的法律后果；不同意用作鉴定检材的样本；以产品反推制造工艺的技术参数没有科学性和准确性；辽源研究所的生产工艺使用在先、享有专利在先与大连三环公司专利技术特征并不覆盖。原审法院依大连三环公司申请委托大连市质量监督检验所对大连三环公司申请事项进行鉴定，2008年9月23日，大连市质量监督检验所出具无法接受鉴定委托的质量检验委托回执，其理由为：委托事项涉及大连三环公司专利技术特征前两项需要提供双方认可的样本，否则无法鉴定；委托事项涉及大连三环公司专利技术特征后两项是生产过程中的工艺参数，鉴定必须提供精一公司、辽源研究所的原始工艺文件和生产中的工艺参数记录，否则无法鉴定。
另查，辽源研究所于1990年7月2日向国家专利局申请、1992年1月22日国家专利局公告授予其弹性推力瓦及其制造方法的发明专利权，其权利要求书记载：1、一种弹性推力瓦，其特征在于它是以金属丝形成的多孔弹性垫为基体，填充改性聚四氟乙烯塑料，其深度为1/2-2/3,并使表面形成厚度为0.5-3mm耐磨层，改性四氟乙烯塑料为铅5-40%，聚四氟乙烯60-95%混合。2、一种制造权利要求1所述弹性推力瓦的方法，包括弹性垫坯料的制做、混料、弹性推力瓦的压制、塑料烧结等工序，其特征在于在弹性垫坯料的制做工序中先将直径为0.4-0.6mm的锡铜丝，缠绕成螺旋簧，其外径4-6mm，长度为300-x，然后把螺旋簧放置瓦模中，在压力机上进行压制成弹性垫坯料，其孔隙率为50-70%，混料是将200目的铅粉混入聚四氟乙烯粉中，用40-80目标准筛过2-4次，弹性推力瓦的压制是将弹性垫坯料装入所要求尺寸的扇形瓦模中，然后均匀的装入改性聚四氟乙烯，在压力机上压制成型，压力为25-x，塑料烧结是将弹性推力瓦放置烧结炉内，在氢气保护下进行烧结，其烧结温度为350-380℃恒温15-35分钟出炉，自然冷却。辽源研究所的弹性推力瓦及其制造方法的发明专利权，因未按规定缴纳专利年费已经提前终止。
2008年5月12日，吉林省辽源市国信公证处出具公证书，记载：“2008年5月9日，该公证处公证员到辽源研究所对案涉产品生产过程进行证据保全，有辽源技术监督局校对了真空烧结炉温控表，在缠绕车间剪断铜丝平均长度7－8厘米…在压制车间，一次加压x，二次加压x…压制瓦面送入烧结炉内，温控表显示逐渐升温：256.9℃、299.8℃、352.4℃、372.3℃、380.1℃，而后停止升温进入冷却”。
原审法院认为，大连三环公司的方法发明专利“弹性金属塑料推力轴承制造方法”合法有效，应受法律保护。精一公司已举证证明其被控侵权产品购买于辽源研究所，该产品并非是其使用案涉方法发明专利生产的产品，精一公司能够证明其被控侵权产品的合法来源，大连三环公司对此亦予认可，故大连三环公司主张精一公司侵权并承担侵权责任，没有事实和法律依据，不予支持。本案实质争议焦点是辽源研究所是否存在侵犯大连三环公司专利权的问题。大连三环公司专利权的保护范围应以其权利要求书记载的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。但方法发明专利侵权诉讼应先确定案涉产品“弹性金属塑料推力瓦”是否属于新产品，大连三环公司未能有效证明其专利方法生产的产品属于新产品，而辽源研究所提供的国家级新产品证书、吉林省科技进步奖励证书、国家级星火计划证书等证据，足以证明案涉被控侵权方法生产的产品不属于新产品，故大连三环公司对辽源研究所被控侵权的生产方法与其专利方法相同负有举证责任，就此不能适用举证责任倒置的相关法律规定。根据本院委托的大连市质量监督检验所出具的无法鉴定的意见“涉及大连三环公司专利技术特征中的生产过程中的工艺参数，必须有被告辽源研究所的原始工艺参数记录”，原审法院认为，辽源研究所已经提供了公证书证明案涉产品的生产过程中的具体工艺参数，与大连三环公司专利权利要求书中记载的工艺参数并不一致。故大连三环公司的鉴定申请已经没有必要，且以产品反推生产工艺也不具有可行性，故大连三环公司应承担鉴定不能的法律后果。从另一个角度看，辽源研究所虽然没有证明自己案涉产品生产方法的举证责任，但辽源研究所提供的证据亦能够证明其先于大连三环公司获得专利、先于大连三环公司使用其自己专利方法生产案涉产品以及自己生产工艺参数与大连三环公司专利方法并不相同的事实，综合审查全案的证据和事实，辽源研究所的涉诉产品的制造方法不构成对大连三环公司专利方法的侵权，大连三环公司主张辽源研究所的生产技术方法与其专利法方法相同构成侵权的诉讼请求，亦没有事实和法律依据，原审法院不予支持。
综上所述，依照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第四条第（一）项、《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十九条第（二）项、第七十条、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条之规定，判决如下：驳回大连三环复合材料技术开发有限公司的诉讼请求。案件受理费人民币8800元、财产保全费3020元，合计x元，由大连三环复合材料技术开发有限公司承担。
宣判后，大连三环公司不服原审判决，向本院提起上诉称：1、大连三环公司使用“弹性金属塑料推力轴承制造方法”专利生产的产品属于新产品，应当由被上诉人对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任。原判对“新产品”性质的认识错误，举证责任分配不当。2、原审鉴定程序混乱。原判在已经“依原告申请委托大连市质量监督检验所对原告申请事项进行鉴定”，且鉴定人出具无法接受鉴定委托的回执后，却又称“原告的鉴定申请已经没有必要”，在鉴定没能依法进行后，又得出“鉴定申请没有必要”和“以产品反推生产工艺不具有可行性”的结论。3、原判采信了违法、无效的公证书。《公证法》第三十一条第（三）项规定“申请公证的事项属专业技术鉴定、评估事项的”公证机构不予办理公证。吉林省辽源市国信公证处对案涉技术、工艺参数进行的“公证”，其公证结论因违法而无效。4、原判适用法律错误。原判将《专利法》第六十九条第（二）项作为其判决的法律依据，表明原判认可了被上诉人的制造方法与上诉人的专利方法相同，只是因为在专利申请日前就使用而被免责，但原判在采信被上诉人证据后却指出“被告辽源研究所已经提供了公证书证明案涉产品的生产过程中的具体工艺参数，与原告专利权利要求书中记载的工艺参数并不一致”。请求撤销原判，依法改判，支持其原审诉讼请求。
二审庭审过程中，大连三环公司当庭放弃了对精一公司的诉讼请求。
被上诉人精一公司答辩称：原审判决事实清楚,法律适用正确,请求二审法院维持原判。
被上诉人辽源研究所答辩称：1、方法发明与新产品发明是不同的法律概念,不能以方法发明直接推导出就属于新产品发明。新产品发明应当由法定文件予以证明。大连三环公司主张其方法发明专利就是新产品发明专利,应适用举证责任倒置是错误的。2、一审法院停止鉴定符合事实和法律程序。3、公证的内容不属于评估和鉴定，而是属于观察过程。4、辽源研究所专利在先、技术使用在先,辽源研究所生产产品的工艺与大连三环公司工艺不具备完全覆盖的侵权条件，原审判决事实清楚,法律适用正确，请求二审法院维持原判。
本院经审理查明的事实与原判认定的事实一致。
本院认为，本案的争议焦点是：一、利用大连三环公司方法发明专利制造出的产品是否属于新产品，本案是否应适用举证责任倒置。二、原审鉴定问题的表述是否矛盾。三、公证书是否合法有效。四、原审判决法律适用是否不当。五、辽源研究所是否侵权。
关于利用大连三环公司方法发明专利制造出的产品是否属于新产品，本案是否应适用举证责任倒置的问题，本院认为，专利法第六十一条第一款规定的“新产品”，是指在国内市场未曾出现过的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。方法发明可能涉及新产品也可能不涉及新产品，不涉及新产品的方法发明,应当按照谁主张谁举证的原则分配举证责任,只有被证明是新产品的方法发明,才适用举证责任倒置。在大连三环公司于1998年11月2日申请“弹性金属塑料推力轴承制造方法”发明专利之前，辽源研究所就已经于1990年7月二日申请了“弹性推力瓦及其制造方法”的发明专利。两项专利涉及的产品仅是名称不同，产品的组份、结构、性能、功能均无明显区别。大连三环公司对辽源研究所弹性推力瓦的产品发明以不具有新颖性、创造性为由于1995年3月2日向国家专利复审委提出无效宣告申请，可以证明该产品早已存在。辽源研究所提供的弹性金属塑料推力瓦于1996年被评为国家级新产品、获得吉林省科技进步奖励证书和1997年获得国家级星火计划证书亦可证明弹性金属塑料推力瓦在大连三环公司申请案涉专利前已经投入生产。因此，根据大连三环公司方法发明专利制造出的产品，并非新产品。故大连三环公司对辽源研究所被控侵权的生产方法与其专利方法是否相同负有举证责任，而不能适用举证责任倒置的相关法律规定。对大连三环公司关于利用其专利方法制造的产品属于新产品，本案应适用举证责任倒置的上诉理由本院不予支持。
关于原审判决对鉴定问题的表述是否矛盾的问题，经查，原审法院根据大连三环公司的申请委托了大连市质量监督检验所对辽源研究所制造的弹性金属塑料推力轴瓦制造方法进行鉴定。但因在鉴定过程中未能提供双方认可的样品和工艺参数，以致无法鉴定。而辽源研究所在鉴定前已经提交了公证的生产工艺过程，大连三环公司对公证的生产工艺不予认可，应对无法鉴定承担不利后果。由于辽源研究所已主动提供证据证明了生产的工艺方法，且该工艺至少烧结温度一项与大连三环公司专利权利要求书中必要技术特征第四项既不相同也不等同，故原审判决认为在此情况下是否进行鉴定已没有必要的观点并无不妥。但是，鉴定机构对于无法接受委托鉴定的理由中并未提及具体的鉴定方法，因此原审判决中的“以产品反推生产工艺也不具可行性”的观点，缺少相应的依据，应予纠正。
关于公证书是否合法有效的问题，经查，吉林省辽源市国信公证处于2008年5月12日在辽源研究所对其制造产品的生产过程进行了公证。公证的内容并非评估和鉴定，而是属于观察、记录过程，因此具有证据的证明效力。本院审理期间，应大连三环公司的申请，经辽源研究所同意，本院组织双方当事人到辽源研究所生产现场进行生产实验并做了记录、拍照和录像。大连三环公司代表与辽源研究所工作人员均在实验记录和制造出的样品上签字确认。本院组织的生产实验与公证书记载的生产过程基本相同，故上诉人关于公证书违法、无效的上诉理由不能成立。
关于辽源研究所是否侵犯了大连三环公司专利权的问题，本院认为根据吉林省辽源市国信公证处的公证书记载及本院组织双方当事人进行的生产实验，辽源研究所制造被控侵权产品的技术方案中，螺旋簧直径、长度以及烧结温度与大连三环公司专利技术的必要技术特征不相同也不等同。而且，辽源研究所早在大连三环公司申请弹性金属塑料推力轴承制造方法专利前，就已经获得了制造相关产品的方法发明专利。因此，辽源研究所制造被控侵权产品的方法不构成对大连三环公司专利权的侵犯。原审判决驳回大连三环公司的诉讼请求并无不当。
关于原审判决适用法律是否存在不当的问题，本院认为《专利法》第六十九条第（二）项的规定是关于先用权抗辩的规定，其前提是被控侵权方法与专利技术特征相同。而本案辽源研究所所使用的方法与大连三环公司的专利技术既不相同，也不等同，因此，大连三环公司上诉理由成立，原判适用法律确有不当，本院予以纠正。
综上，原审判决认定事实清楚，审判程序合法，适用法律虽有不当，但不影响本案公正裁判。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费人民币8800元由大连三环复合材料技术开发有限公司承担。
本判决为终审判决。
审判长冯伟
代理审判员金莹
代理审判员侯杨
二○一○年七月十五日
书记员金超(代)
