基于许可专利进行改进，获得专利授权的专利，仍然可以构成侵权
【发表人】广东长昊律师事务所 邱戈龙、庄俊雄
【案件来源】（2006）民三提字第2号
【基本案情】专利许可人许可被许可人以专利，然而被许可人在取得专利一段时间以后，凭借着对专利技术的掌握，进行升级改进，形成与原来技术方案不同的新方案。对于此种情况被许可人是否会构成侵权？
【基本案情】1990年11月1日，WXH与无线电一厂签订专利实施许可合同一份，合同有效期内，由于工艺或生产等其他方面的需要，双方均可对专利进行技术改进设计，但不影响和改变专利的属性，不影响本合同的执行；合同签订后，无线电一厂投入了生产。1991年3月20日，WXH与无线电一厂签订终止合同协议书。另查明，WXH与WZZ、LWF、MMY三位第三人之间的专利权属纠纷业经哈尔滨市中级人民法院(94)哈经初字第229号判决确认为，“单人便携式浴箱”实用新型非职务发明专利权属为WXH、WZZ、LWF共有，效益分配比例为WXH45％，WZZ35％，LWF15％，MMY5％，该判决已发生法律效力。本案诉讼中，WXH对“终止合同协议书”提出异议，经一审法院委托公安部技术鉴定，结论为，除CSJ签字外，WXH的签字是WXH本人所写。无线电一厂从1990年10月至1996年3月对8820207XX号单人便携式浴箱专利技术进行了改进，先后生产出S-400A型浴箱、S-400B型浴箱。其中S-400B型浴箱于1994年3月11日被中国专利局授予93211464．8号实用新型专利。
WXH及WZZ、LWF、MMY要求无线电一厂在终止协议签订后继续给付使用费。
【案件亮点】专利实施许可合同终止后，被许可人对许可专利进行改进的，构不构成侵权。
【法院判决】无线电一厂支付WXH、WZZ、LWF、MMY专利使用费3242844．52元。
【律师点评】专业处理专利案件的广东长昊律师事务所的首席法务官邱戈龙认为，一、获得专利许可后，在许可专利的基础上进行升级改进，专利许可合同未终止，即使被授予专利权仍需要支付许可费，技术改进获得的增值不计算在许可费内。
无线电一厂先与WXH签订专利许可合同，在WXH等人的专利基础上进行自主研发出S-400A型浴箱、S-400B型浴箱，并获得中国专利局授予专利权，后与WXH签订终止合同协议书。在本案中，WXH等人发生权属争议，经有关部门和法院确认专利权为WXH、WZZ、LWF共有，又无证据证明后一合同WXH获得授权，即WXH签订后一合同为无权处分的行为，“终止合同协议书”无效，鉴于无线电一厂在实施专利过程中，对该技术进行了改进，浴箱的销售价格由每台495元上升到1000元左右，因此，专利使用费应以最初的每台495元计算，无线电一厂自1990年11月1日至1996年3月19日共销售浴箱270086台，应支付使用费3464622．81元，扣除已支付177948．80元，代交税金43828．49元，尚欠3242844．52元。
二、获得专利许可后，在许可专利的基础上进行升级改进，专利许可合同终止后，继续生产升级改进产品，是对专利许可人的专利的侵犯。
根据“全面覆盖原则”的专利侵权判定原则，因为升级改进的产品是基于被许可专利的基础的，升级改进后的产品的全部技术特征必然落入被许可专利的保护范围。
