在他人商标后附加描述性标志如何认定？ | 中法评 · 独家判解

发布日期：2016-02-25 作者：单义律师

中法评中国法律评论蒋惠岭 | 中国应用法学研究所所长2015年年底访问美国法律学会（AmericanLawInstitute)，得知其汇集国内外4000名法律精英为其成员，每年开会无数，尽是对裁判规则、法律原则、示范规则的讨论，全无我国法律界习以为常的、以务虚为主的研讨会。这更坚定了中国应用法学研究所研究司法过程、提炼裁判规则的追求。此一想法，与《中国法律评论》编辑团队一拍即合...中法评蒋惠岭 | 中国应用法学研究所所长

2015年年底访问美国法律学会（American Law Institute )，得知其汇集国内外4000名法律精英为其成员，每年开会无数，尽是对裁判规则、法律原则、示范规则的讨论，全无我国法律界习以为常的、以务虚为主的研讨会。这更坚定了中国应用法学研究所研究司法过程、提炼裁判规则的追求。此一想法，与《中国法律评论》 编辑团队一拍即合，于是便有了本期判解栏目。

在我国法院每年办理的1400多万起审判和执行案件中，大部分属于无需进行法律解释或者可以省略法律解释过程的案件，但仍有很多案件的裁判是对法律规则的发现、丰富、细化，罗织着法治之网，也成为未来裁判的参考。

本栏目所选案例便属此类，主要是地方司法实践中新近出现一些新型疑难案例，即如何定性规劝他人投、案自首行为、怎样认定鉴定意见有关合同中的权利义务部分、工伤确诊前能否享受、相应医疗待遇，以及在他人商标后附加描述性标志如何认定，具有一定的典型性。在编写人撰写的案例分析基础上，我们还特别邀请相关专家进行点评，以期其中的规则与理论得以升华。

编写人：
裴然张楠 · 天津市高级人民法院法官

点评人：
蒋惠岭 · 中国应用法学研究所所长

关键词

商标权 · 不正当竞争

描述性标志字号

裁判要旨

在他人具有较高知名度和显著性的文字商标、字号后附加描述性标志，可以认定为近似商标、字号。

《商标法》第58条规定“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的”，可适用《反不正当竞争法》第2条的诚实信用原则作出不正当竞争认定。

相关法条

《商标法》第48条、第58条

《反不正当竞争法》第2条、第5条、第9条

最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第3条

案例索引

一审：天津市第二中级人民法院（2014) 二中民三知初字第89号
二审：天津市高级人民法院（2015)津高民三终字第0005号

基本案情

原告万科企业股份有限公司（以下简称万科股份公司）诉称，被告天津万科金钻装饰设计工程有限公司（以下简称天津万科金钻公司）未经万科股份公司许可，擅自在其公司名称中使用“万科”字样，并在业务活动中将“万科”用作商标，通过网络等方式进行广泛宣传，构成侵犯注册商标专用权。

被告于2008年成立，经营范围为：室内外装修设计、建筑材料批发零售等，但被告却在其宣传材料中虚假宣称其公司成立于1996年，使公众误认为其与万科股份公司之间存在特定联系，误导消费者，是傍名牌的不正当竞争行为，构成不正当竞争。万科股份公司请求判令：

1.被告停止在公司名称及经营活动中使用“万科” 字样；

2.被告赔偿万科股份公司经济损失600000 元；

3.被告在《每日新报》《今晚报》及其公司网站刊登道歉声明，消除侵权影响；

4.诉讼费由被告承担。

被告天津万科金钻公司辩称，对原告在第36 类服务项目上拥有“万科”商标权、驰名商标不予认可，对原告在第37类服务项目上拥有“万科” 商标权予以认可。对原告曾发函告知被告停止侵权的事实没有异议，因被告是按法律规定正常使用自己的公司名称，并未单独突出使用“万科” 字样，故不构成侵权，不同意赔偿。

法院经审理查明，1994年10月7日，深圳万科企业股份有限公司经国家工商行政管理局商标局核准注册了 “万科”商标，核定服务项目为第36类（不动产出租；信托基金；资本投资业；不动产管理；公寓管理业；证券和公债经纪业；金融分析），续展注册有效期自2004年10月7 日至2014年10月6日。深圳万科企业股份有限公司于1993年12月28日办理企业名称变更登记，变更后的企业名称为“万科企业股份有限公司”。

2001年9月7日，国家工商行政管理局商标局核准第769104号商标注册人名义变更为“万科企业股份有限公司”。2002年10月28日，万科股份公司经国家工商行政管理局商标局核准注册了 “万科”商标，核定服务项目为第37类[仓库建筑和修理；拆除建筑物；防湿业务（建筑物）；粉饰；工厂建设；工程进度查核；建筑；建筑结构监督；建筑施工监督；建筑信息；汽车装潢；清洁建筑物（内部）；清洁建筑物（外表面）；清洗窗户；清洗建筑物（内部）；清洗建筑物（外表面）；商业摊位及商店的建筑；室内外油漆；室内装潢修理；水下建筑；维修信息；砖石建筑]，续展注册有效期自2012年10月28日至2022年10月27日。

2005年6月22日，国家工商行政管理局商标局以商标驰字〔2005〕第56号文件，认定“万科企业股份有限公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第36类不动产出租、不动产管理服务上的‘万科’注册商标为驰名商标”。天津万科房地产有限公司（以下简称天津万科公司）成立于1996年3月29日，经营范围为“房地产开发销售及物业管理”，万科股份公司是天津万科公司的股东发起人之一。

天津万科金钻公司成立于2008年1月30日，经营范围为：“室内外装修设计；室内外装修；展台展柜设计、制作；橱柜设计、制作；建筑材料、五金交电批发兼零售”。天津万科金钻公司在其公司网页宣传称：“天津万科金钻装饰工程有限公司成立于1996年，专业从事各类家庭装饰设计、公用装饰、施工及其他配套服务的大型综合性企业。

2009年，公司以打造‘津门绿色环保装饰第一品牌’的理念为支持”等内容。天津万科金钻公司网页显示，在天津万科金钻公司作为商标使用的菱形图案旁均有“天津万科金钻装饰”字样。

一审庭审期间，通过当庭拨打天津万科金钻公司的法定代表人王德立的电话，其铃声内容显示为“欢迎致电津门环保装饰第一品牌天津万科金钻，大品牌，值得信赖”。经当庭询问，天津万科金钻公司表示其并非津门绿色环保装饰第一品牌。

裁判结果

天津市第二中级人民法院于2014年11月11 日作出判决：

一、自本判决生效之日起，被告天津万科金钻装饰设计工程有限公司停止在公司名称及经营活动中使用“万科”字样；

二、自本判决生效之日起十日内，被告天津万科金钻装饰设计工程有限公司赔偿原告万科企业股份有限公司经济损失包括因制止侵权行为产生的合理开支共计200000元；

三、驳回原告万科企业股份有限公司的其他诉讼请求。

宣判后，天津万科金钻装饰设计工程有限公司提起上诉。天津市高级人民法院于2015年4月13日作出判决：驳回上诉，维持原判。

裁判理由

法院生效判决认为，关于天津万科金钻公司在企业名称中使用“万科”字样是否构成不正当竞争问题。

首先，天津万科金钻公司的经营范围包括为消费者提供不动产房屋的装修装饰设计服务，而万科股份公司所从事业务及“万科”商标的核定项目均与房屋等不动产相关联，对房地产领域的相关公众而言，两者属于相类似的服务，亦存在竞争关系。

其次，万科股份公司依法享有权利的“万科”商标以及企业字号的使用时间均早于天津万科金钻公司的成立时间，且早在1996 年，天津万科公司即已成立并使用“万科”商标从事房地产开发销售及物业管理等经营活动。

2005年6月22日，万科股份公司在第36类不动产出租、不动产管理服务上的“万科”注册商标即被国家工商行政管理局商标局认定为驰名商标。作为从事与不动产开发及管理等相关联业务的企业，天津万科金钻公司在2008年登记注册该企业名称时，理应知晓万科股份公司及其“万科”商标，也应当了解“万科”品牌在相关市场具有较高知名度的事实。

在此情况下，天津万科金钻公司仍将与“万科”企业名称及商标相近似的“万科金钻”字样作为字号，并在网站宣传中称其成立于1996年，是专业从事各类家庭装饰设计等的大型综合性企业，明显具有攀附“万科” 商标商誉的主观意图，违反了《反不正当竞争法》第2条规定的诚实信用原则。

第三，虽然上诉人天津万科金钻公司在企业名称中除了使用与被上诉人万科股份公司涉案商标相同的“万科”字样外还包含“金钻”两个字，但是“万科” 一词并非常用词汇，而“金钻” 一词是生活中常用词汇，通常用来描述稀有罕见、等级较高的事物，加之 “万科”商标在市场中的较高知名度，相关公众看到天津万科金钻公司的企业字号时，极易联想到涉案“万科”企业字号及与之对应的万科股份公司。

加之天津万科金钻公司从事的还是房屋装修装饰业务，万科股份公司恰恰也经营销售不动产房屋，使得市场中的相关公众误以为天津万科金钻公司与万科股份公司具有某种关联关系。故天津万科金钻公司虽然主张其规范使用了企业名称，但是其擅自使用“万科”字号的行为，足以造成市场混淆及消费者的误认。

综上，天津万科金钻公司在明知万科股份公司具有较高知名度的“万科”企业字号及商标的情况下，在类似服务类别经营中登记使用与“万科”相似的“万科金钻”字样作为企业字号，具有明显的攀附“万科” 商标商誉的主观故意，且足以造成相关公众误认为其与万科股份公司具有关联关系，违反诚实信用原则，亦侵犯万科股份公司的企业名称权，构成不正当竞争。

关于天津万科金钻公司是否构成虚假宣传的问题。天津万科金钻公司成立于2008年，但其在网站宣传中声称成立于1996年，并在法定代理人王德立的电话铃声内容中声称“津门环保装饰第一品牌”。1996年万科股份公司成立天津万科房地产有限公司。上诉人天津万科金钻公司在网站中虚假宣传成立时间，意图引导相关消费者误认为其与被上诉人万科股份公司具有关联关系，属于在服务提供者方面作引人误解的虚假宣传，构成不正当竞争。

案例分析

本案涉案“万科” 二字既是万科股份公司拥有专用权的注册商标，亦是其企业名称中的字号。天津万科金钻装饰设计工程有限公司将“万科金钻”作为其字号，与行政区划、行业等信息共同组合为其企业名称，在工商部门登记注册并以此名义从事房屋装修装饰设计业务的经营。二者的经营领域既有前后衔接，又有重合，对于房地产领域的相关公众，二者属于类似产品、服务。在此前提下，标志近似性判断和侵权类型判断是本案的核心问题。

一、近似商标、近似企业字号的判定

根据商标法和反不正当竞争法之规定，商标侵权或擅用他人企业字号的不正当竞争行为的构成，应以“使用与注册商标相同或近似的商标” 或“使用与注册商标相同、近似文字作为企业字号” “将他人注册商标作为企业名称中的字号使用” “擅自使用他人的企业名称”为条件。具体到本案中，无论是论证商标侵权抑或不正当竞争，无论被控侵权方的“万科金钻”标志被评价为商标还是企业字号，都必须首先判定“万科”与“万科金钻”是否构成近似。字号与文字商标之间或字号之间的近似判定，应考虑以下四个因素：

1.权利人注册商标、字号的显著性分析

商标或企业名称中的字号，均是市场主体在经营活动中借以区分商品服务来源、区分不同经营者的标志，因此商标和字号均应当是具有一定识别性、显著性的标志，方可发挥其识别作用。按照识别度由低至高排列，标志一般分为通用标志、描述性标志、暗示性标志、任意性标志和臆造性标志。

本案中原告的字号和注册商标均为“万科”，其文字本身与建筑、不动产出租、不动产管理服务等万科股份公司从事的经营活动无任何关联，相关公众看到这个词汇除想到万科股份公司及其提供的不动产产品和服务之外，很难产生其他具有指示意义的联想。因此“万科”属臆造性标志，具有很强的识别性和显著性。

权利人注册商标、字号的知名度分析。权利人商标或字号在相关公众中知名度越高，相关公众在看到其他标志时就越容易想起权利人的标志，并自然地将二者作比较，对二者的关联关系产生联想。本案涉案标志“万科”经过权利人的长期使用，赋予这一臆造性标志在房地产开发、物业服务领域较高的影响力和知名度。

整体结构比对和主要部分比对。文字商标或字号的整体近似是最易认定的情形，但近似并不限于整体近似；如果文字商标或字号的主要组成部分足够引起相关公众的注意，足以引发其联想，那么即便整体存在差异也并不排除相似认定。在比对文字商标与字号或字号与字号是否近似时，重点考察的是文字构成、字音、字意是否近似。

在本案中，原告的商标、字号均为“万科”，被告字号“万科金钻”与之相对比，附加了“金钻” 二字，显然与“万科”存在整体差异。但是，二者均包含“万科” 二字，而且“万科” “金钻” 都是“万科金钻”标志的主要组成部分。分析“万科金钻”的含义，基于万科股份公司所拥有的“万科”字号和注册商标的高显著性和知名度，相关公众在看到“万科金钻”这一标志时，一般会将“金钻”视为对“万科”的修饰语。

这是因为根据前述标志的五种类型，“金钻”应当属于描述性标志，显著性较低，它与“经典” “上品”等词语类似，均可用于指称稀有、罕见、高品质的事物，是对产品、服务的质量、等级作出的描述。故“万科金钻”可以被解释为“高品质的万科”。

混淆可能性分析。在与商标、字号有关的侵权认定中，混淆可能性都是作为一个结果要件存在，但同时也可以作为判断标志是否近似的重要辅助性标准之一，导致相关公众混淆的结果为近似判断提供了很有说服力的证明。根据混淆对象的不同，混淆分为直接混淆和间接混淆。

前者是购买者将侵权产品、服务误认为来源于权利人；后者指消费者误认为侵权产品、服务与权利人存在关联关系，即消费者认为是权利人通过许可、特许经营等方式授权侵权人使用其商标或字号开展生产经营活动。

结合本案事实，“万科金钻” 这一使用方式具有导致间接混淆的可能性。如前所述，“万科”商标和字号在房地产开发领域具有较高知名度，故“万科金钻”极易被相关公众解读为与“万科”具有关联关系的、提供高品质房屋装饰设计服务的企业，所以这种在“万科” 后附加描述性词汇的使用方式容易使相关公众对两个企业的关系产生联想和误认，具有混淆可能性。

综合以上分析，“万科金钻”作为一个臆造性词汇与描述性词汇组合而成的商业标志，在臆造性词汇“万科”具有很高的显著性和较高的市场知名度的情况下，“万科金钻”与“万科”构成近似标志。

二、在他人注册商标、字号后附加描述性标志做经营性使用行为的法律评价

在认定商品、服务类似和商标、字号近似之后，根据商标法和反不正当竞争法的规定，对于在经营中使用与他人相同或近似商标或企业字号的行为，根据具体情节的差异，其侵权行为认定存在以下四种可目能：

(一）通常意义上的商标侵权

若天津万科金钻公司对“万科金钻”存在商标性使用行为，则其可能构成《商标法》第57 条第2项规定“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的”注册商标专用权侵权，即因使用他人注册商标作为自己的商标而导致的商标侵权。

在被告仅将被控侵权标志作为企业名称中的字号登记注册，并未将其注册为商标，亦未明确在商业活动中表示该标志是商标的情况下，判断被告对该标志的使用行为是否构成“商标性使用”，是认定此类商标侵权成立与否的核心问题。

商标法对商标使用的界定是，“将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”，即商标使用分为“标示”和“宣传”。

对于一般消费者而言，区分文字商标和字号大都是困难的，而且消费者一般也不会关注和在意标示于产品之上的或经营者在广告宣传中使用的文字到底是商标还是字号，而是在看到文字商标或字号之后，径自将其作为判断商品、服务来源的依据。因此，对字号的使用，只要能够发挥区分商品、服务来源之作用，即应认定为商标侵权构成要件中的“商标使用”行为。

本案中，被告将“万科金钻”作为企业名称中的字号，虽未将其作为商标申请注册，但是被告在进行交易和企业网站宣传中均使用“万科金钻”标志，而“万科”本身既是原告注册商标又是其字号，故“万科金钻”实际发挥了区分不同企业、区分商品服务来源的作用。

因此，被告对“万科金钻”这一字号的使用，应认定为商标使用行为。故天津万科金钻公司在类似商品、服务上使用与万科股份公司近似的商标，其行为构成侵犯万科股份公司注册商标专用权。但由于本案一审未对此作出侵权认定，且原告并未提起上诉，故二审亦未对被告侵犯商标权的行为作出认定。

(二）因突出使用字号构成的商标侵权

若天津万科金钻公司对“万科金钻”存在突出使用行为，则其可能构成最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第1条第1项规定“将与他人注册商标相同或者近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的” 注册商标专用权侵权，即因“突出使用”他人注册商标作为自己的字号而导致的商标侵权。

之所以将此类型行为认定为商标侵权，是因为对字号的突出使用会导致字号的含义、作用“相对独立于企业名称整体”，并由此使字号产生了“企业名称以外的商标意义”，构成了“实质上的商标性使用”。

该类侵权行为成立的核心在于对“突出使用”的判断。司法实践中一般认为，突出使用是通过字形、字体、字号、颜色等可视性方式，将字号醒目地从企业名称中表现出来，以使相关公众相较于整体企业名称而言，产生对该字号的格外关注。本案中，被告使用“万科金钻”字号的行为经过公证，属于规范性使用，在使用方式上与企业名称中的其他组成部分无任何差异，因此天津万科金钻公司对该字号的使用不属于突出使用，故不构成此类型的商标侵权。

(三）违反诚实信用原则的不正当竞争行为

虽然天津万科金钻公司未突出使用“万科金钻”字号，但其行仍可能构成《商标法》第58条规定“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众”的不正当竞争行为，即因使用他人注册商标作为自己的字号产生的不正当竞争。

修改后的商标法将上述类型的行为单独规定，将其法律适用指向反不正当竞争法，但问题是后者对该类型行为并无明确的条文规定，因此如何适用反不正当竞争法作出不正当竞争认定是一个值得研究的问题。

本案在处理中，选择适用反不正当竞争法总则中遵守公认的诚实信用和商业道德这一原则性规定，对侵权行为作出了认定。因为“万科”文字商标和字号持续使用时间近二十年，并有作为驰名商标被保护的记录，故能够推定天津万科金钻公司知晓“万科”品牌，并具有攀附其商誉的主观故意，违反了商业道德和诚信原则，所以认定天津万科金钻公司此类型的不正当竞争行为成立。

(四）擅自使用他人企业名称的不正当竞争行为

第四种侵权可能性是《反不正当竞争法》第 5条第3项规定“擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品”的不正当竞争行为，即因使用他人字号作为自己的商标、字号产生的不正当竞争。

此类型的不正当竞争认定较为容易，如前所述，原、被告之间属于类似商品、服务，天津万科金钻公司将万科股份公司的“万科”字号作为企业名称的一部分使用；同时还存在商标性使用行为，并且该包含“万科”字号的“万科金钻”使用方式属于商标和字号的近似。因此，天津万科金钻公司的行为符合此类型侵权的构成要件。

综上，对于权利人文字商标、字号同一，并以侵害商标权及不正当竞争纠纷为案由起诉的案件，存在构成多种类型侵权的可能性，故应明确不同类型侵权行为的构成要件。在此指引下分析被控侵权行为，分别认定其构成何种类型的不正当竞争或商标侵权行为。

专家点评

本案判决在认定何为近似商标或字号的事实认定方面，考虑了显著性、知名度、构成性、混淆性等标准。虽然这些标准不属于法律适用问题，但它们是法官在审理案件之后形成内心确信的重要依据。

本案中所认定的使用近似商标和字号的行为是否构成侵权或不正当竞争，属于法律适用问题。根据《商标法》第58条的规定，将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争的，依据反不正当竞争法处理。

这种法律的转致适用在立法与司法实务中经常出现，但由于没有规定适用反不正当竞争法的哪个条款进行处理，这又给正确适用法律带来一定困难。本案对此未作深究，而是由法官直接适用该法第2条中规定的诚实信用原则对此作出认定。对此，也有另外一些不同观点。

例如，有的专家认为，将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号，在商品本身或其包装上使用，足以让相关公众对该商品的生产者或提供者产生误解的，可依照《反不正当竞争法》第5条第4项认定为“对商品质量作引人误解的虚假表示”不正当竞争行为，依照《反不正当竞争法》第21条第1款转至《产品质量法》第53条查处。

将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号，在除商品本身及其包装之外的场合，利用广告或者其他方法进行使用，足以让相关公众对该商品的生产者或提供者产生误解的，可依照《反不正当竞争法》第9条认定为“引人误解的虚假宣传”不正当竞争行为，依照《反不正当竞争法》第24条查处。

《反不正当竞争法》第9条也明确规定引人误解的内容包括商品的生产者等与商品相关的信息，第5条第4项所规定的“商品质量”也应当包括商品来源状况及其生产提供者身份状况。

由于人民法院在审理本案时只能根据原告诉求对相关问题作出裁判，而不是代行有关行政机关的管理职权，所以上述观点对于行政执法更有参考价值。

本文原题为：《在他人商标后附加描述性标志如何认定——万科股份公司诉天津万科金钻公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案》，首发于《中国法律评论》2016年第1期判解栏目，敬请关注！