合案专利的并列独立权利要求之间不必然具有限定作用
发布日期：2013-10-17 文章来源：互联网
要旨
对于包含产品及方法权利要求的合案专利，被引用的在前独立权利要求对在后独立权利要求并不必然具有限定作用。判断其是否具有限定作用，取决于其对在后独立权利要求所保护的主题是否产生了实质性影响。
案情
原告黄石李时珍药业集团武汉李时珍药业有限公司（简称李时珍公司）是名称为“注射羟基喜树碱冻干粉针剂及制备方法”发明专利权人，专利号为ZL02138930.6。该专利独立权利要求1为：“注射羟基喜树碱冻干粉针剂，其药用原料为：活性物质羟基喜树碱；冻干粉针剂赋形剂甘露醇；助溶剂氨基乙酸；注射用水，其羟基喜树碱、甘露醇、氨基乙酸的重量比为：5:160-200:10.0-20.0。”独立权利要求2为：“一种如权利要求1所述注射羟基喜树碱冻干粉针剂的制备方法，其特征是：将所述药用固体原料溶于注射用水后加入其他原料，然后调整PH值8.5-10.0之间，通过微孔过滤膜过滤，在冷冻干燥机中冷冻干燥。”李时珍公司认为，被告黄石飞云制药有限公司（简称飞云公司）生产的药品及其生产工艺，分别落入专利独立权利要求1和独立权利要求2的保护范围，构成侵权。故请求法院判令：飞云公司停止生产、销售专利侵权产品，并赔偿李时珍公司经济损失40万元及合理费用3万元。
裁判
湖北省武汉市中级人民法院经审理认为，涉案专利实质上是产品及其制备方法两个发明的组合，其权利要求1和权利要求2均为独立权利要求。
根据《专利审查指南》第二部分第十章第3.2.1的规定，组合物权利要求有开放式、封闭式及半开放式三种表达方式。开放式表示组合物中并不排除权利要求中未指出的组分；封闭式则表示组合物中仅包括所指出的组分而排除所有其他的组分；半开放式介于两者之间。权利要求1的技术特征由组分和含量组成，其采用“其药用原料为”的表达方式并不属于典型的封闭式表达方式。但是从涉案专利审查文档中可以看出，申请人在专利授权程序中放弃要求保护权利要求1中未指出的其他成分。根据禁止反悔原则，权利要求1应当理解为封闭式的权利要求，被诉侵权药品含有权利要求1未指明的氢氧化钠成分，不应再以等同技术特征将其纳入专利权的保护范围。因此，被诉侵权药品未落入权利要求1的保护范围。
根据《专利审查指南》第二部分第六章第2.2.1第（2）项的规定，对于产品与专用于生产该产品的方法独立权利要求的组合，在确定专用于生产该产品的方法独立权利要求的保护范围时，其前序部分引用的产品技术特征具有限定作用，这种限定作用体现在对方法独立权利要求的保护主题产生的影响。判断被诉生产方法是否落入方法独立权利要求的保护范围时，应该首先判断被诉生产方法生产的产品是否落入产品专利的保护范围。由于被诉侵权药品与权利要求1的技术特征不同，因此被诉侵权药品的生产方法不应落入权利要求2的保护范围。法院判决：驳回李时珍公司的诉讼请求。
李时珍公司不服，提起上诉。
湖北省高级人民法院判决：驳回上诉，维持原判。
评析
1.关于封闭式权利要求的认定
对于专利权利要求中的开放式、封闭式及半开放式撰写方式如何保护，我国专利法及专利实施细则均未作明确规定。在药品等化合物组合方面，涉及此类专利较多。涉案专利是包含产品及其制备方法两项并列独立权利要求的药物组合物专利。被诉侵权药品虽未在权利要求1中记载氢氧化钠成分，但在专利说明书中载明以氢氧化钠溶液调节PH值的技术方案。李时珍公司认为，权利要求1属于半开放式权利要求，其保护范围应当开放至说明书中所提到的氢氧化钠成分。这涉及权利要求1是否为封闭式权利要求的问题。笔者认为，权利要求1应当认定为封闭式权利要求。
第一，根据我国专利法的规定，专利权的保护范围应当以权利要求的文字表述为准，说明书记载的内容不能任意扩大或缩小权利要求的保护范围。否则，一旦权利要求得不到说明书的支持，专利申请人将面临无法获得授权的风险。
第二，在专利侵权诉讼程序中对权利保护范围的解释，应当符合《专利审查指南》的相关规定，并与专利授权程序中符合审查要求的权利要求撰写方式保持一致，这样有利于维护专利权利要求保护范围的稳定性和确定性。
第三，等同原则的适用应当受到禁止反悔原则的限制，对于专利申请人在专利授权程序中主动放弃的权利保护范围，不应在专利侵权诉讼程序中依据等同原则获得更大的保护。因此，对封闭式权利要求的解释，仅限于专利权利要求指明的成分，被诉侵权药品增加了权利要求未指明的氢氧化钠成分作为辅料，应当认定其未落入权利要求1的保护范围。
2.合案专利中引用在先产品技术特征的方法独立权利要求保护范围的确定
专利申请的单一性原则，是指一件发明或者实用新型申请应当限于一项发明或者实用新型，该原则为各国专利申请制度所普遍采用。单一性原则并不表示一项专利申请中仅能包括一项发明或者实用新型，在两项以上的发明或者实用新型属于一个总的发明构思时，作为一件合案申请提出也符合单一性要求。因合案专利权利要求的撰写方式，形式上类似于独立权利要求与从属权利要求的撰写方式，进而引申出如何理解合案专利中记载的并列独立权利要求之间的关系问题。最高人民法院在相关批复中曾明确指出，在后独立权利要求对在前独立权利要求并不具有限定作用。但是，被引用的在前独立权利要求是否会对引用其的在后独立权利要求起限定作用，最高人民法院并未作出明确规定，这导致司法实践中产生了两种截然相反的观点。
笔者认为，被引用的在前独立权利要求并不必然会对引用其的在后独立权利要求起限定作用。根据《专利审查指南》的规定，对于产品与专用于生产该产品的方法独立权利要求的组合，该“专用”方法使用的结果就是获得该产品，两者之间在技术上具有关联性。对于这种引用另一权利要求的独立权利要求，在确定其保护范围时，被引用的权利要求的特征均应予以考虑，而其实际的限定作用应当最终体现在对该独立权利要求的保护主题产生了何种影响。判断其是否具有限定作用，取决于其对在后独立权利要求所保护的方法是否产生了实质性影响，是否可使在后独立权利要求所保护的方法区别于现有生产方法。就涉案专利而言，审查员在专利授权程序中进行创造性判断时，已经考虑到了产品技术特征对方法权利要求的主题名称的限定作用，即如果方法权利要求中所引用的产品具有创造性，则该方法权利要求也就具备了创造性。因此，在专利侵权诉讼程序中，对方法独立权利要求的解读，不应忽略“如权利要求1所述注射羟基喜树碱冻干粉针剂”这一产品技术特征，该特征应当纳入比对范围。在被诉侵权药品与权利要求1所保护的产品技术特征不同的前提下，认定被诉侵权药品的生产方法不落入权利要求2的保护范围，有利于维护社会公众与专利权人之间的平衡利益。
（作者单位：湖北省武汉市中级人民法院）
