“恶意抢注”还是“申请在先”？
“恶意抢注”还是“申请在先”？
江西祥昀律师事务所律师 邝宪平/文
《星光大道》是中央电视台综艺频道推出的一档大型综艺栏目，由葛延枰担任节目制片人、总导演，毕福剑主持。该栏目以“百姓自娱自乐”为宗旨，表演形式以唱歌为主，为大众提供展现才艺的舞台。随着原生态歌手阿宝等人的走红，《星光大道》成为与《梦想中国》、《超级女声》齐名的平民选秀节目。不过，中央电视台现在面临无法继续使用《星光大道》的危险，原因是8年前北京星光大道影视制作有限公司提出申请注册“星光大道”商标。因此中央电视台以该商标搭其著名栏目“便车”为由，两次向国家工商总局商标评审委员会(简称“商评委”)提出异议。2011年8月5日北京一中院开庭审理此案，但未当庭判决。9月29日，北京一中院一审认定，央视该节目开播“落后于”同名商标的注册，在先使用的说法难以成立，因此判决央视败诉。
（一） 案情
2003年7月9日，北京星光大道影视制作有限公司（以下简称星光公司）申请注册商标“星光大道”，申请号为：3624619，服务项目为：组织竞赛（教育或娱乐）；安排和组织培训；组织表演（演出）；图书出版；无线电和电视节目制作；广播和电视节目制作；电视剧本编写；录像带编辑；安排选美竞赛；录像剪辑。2005年1月7日，星光公司的商标注册申请获得初审通过，在此后3个月异议期的最后一天，中央电视台（以下简称央视）向国家商标局就“星光大道”的商标注册提出异议。央视的异议被驳回后，央视又申请复议，要求该商标不予通过审批。2011年3月，央视的复议再度被驳回。央视将国家商标局商标评审委员会（以下简称商评委）诉至法院，要求撤销商评委的裁定。
星光公司称，2003年7月9日，其申请注册商标“星光大道”，原因是当年筹备举办“星光大道表演大赛”。同年11月11日，星光公司还签订了“星光大道”的网络域名合同，就是希望将“星光大道”做成品牌进行商业开发。
央视起诉称，“星光大道”是央视1999年开播的“星光无限”栏目的一个子栏目，后来“星光无限”改版为“星光大道”，拥有大量观众，属于“使用在先并有一定影响的商标”，因此央视拥有在先的栏目名称权及商标权。央视还认为，星光公司在理应或已经知道上述情况时，仍然申请注册该商标，这种行为属于搭便车出名的“恶意抢注”，请求法院要求撤销商评委核准注册该商标的裁定。
在庭审中，被告商评委认为，央视虽称“星光大道”很早前作为其节目板块名称使用，但并未提供相应证据。现有证据表明，该栏目开播于2004年，星光公司在2003年就已进行“星光大道表演大赛”的筹备策划活动，因此难以认定星光公司注册申请的行为具有主观恶意，央视所称的“在先名称权”理由不能成立。商评委还指出，央视虽然称星光公司注册“星光大道”商标具有不良影响，星光公司具有构成以不正当手段申请注册的恶意，但并无充分证据支持上述观点。因此，商评委认为当初裁定认定事实清楚、使用法律正确，应当予以维持。
（二） 判决
法院认为，央视未提交星光大道栏目先于星光大道商标申请之前就已经播出，并在相关公众中具有一定影响力的任何有力证据。央视提交的其他证据只能显示，“星光大道”栏目开播于2004年10月9日，晚于星光公司申请星光大道商标的申请日。相反，星光公司提交的证据可以证明在央视的“星光大道”栏目开播前，该公司于2003年就已经将“星光大道”作为青年演员表演大赛的相关名称及标识进行了使用。星光公司注册星光大道商标，既没有对公众利益和公共秩序产生消极负面影响，在注册中也没有采用欺诈手段，并不违反商标法的规定。法院判决维持了商评委的裁定。
（三） 评析
商标法第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。该条规定的在先权利中包括著作权。判断被异议商标是否损害他人在先著作权的前提是判断作品著作权的归属。根据著作权法的规定，著作权属于作者，创作作品的公民是作者。由法人或者其他组织主持，代表法人或者其他组织意志创作，并由法人或其他组织承担责任的作品，法人或者其他组织视为作者。如无相反证明，在作品上署名的公民、法人或者其他组织为作者。同时，最高人民法院在《关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中规定，当事人提供的涉及著作权的底稿、原件、合法出版物、著作权登记证书、认证机构出具的证明、取得权利的合同等，可以作为证据。就本案而言，新明珠公司提交了著作权登记证书，其中记载的著作权人为新明珠公司。苏某和商评委均未就该证书提出相反的证据。因此，根据上述法律和司法解释的规定，可以据此认定新明珠公司对被异议商标的标识享有著作权。同时，新明珠公司还提交了委托设计证明和设计手稿。其中的委托设计证明反映了受托方设计公司与委托方新明珠公司之间就作品著作权归属的约定，依据约定受托创作的作品著作权归新明珠公司所有。委托设计证明和设计手稿进一步佐证了著作权登记证书有关著作权归属的记载。需要特别指出的是，著作权法规定的署名，是为表明作者身份，而在作品上署名的行为。著作权法意义上的署名应当是署在作品上，并且其目的是为了表明作者的身份。商标注册证上登记的注册人只是表彰该主体的商标专用权人身份，而非作者身份。因此商标注册证上登记的注册人不是著作权法意义上的署名，商标注册证上的注册人并不当然是商标标识的著作权人，还需要有其他证据予以佐证。
此外，由于商标法第三十一条保护的著作权是在先的著作权，因此还需要对著作权的形成时间进行判断。根据著作权法实施条例的规定，著作权自作品创作完成之日起产生。著作权的产生不同于商标专用权的产生，作品已经创作完成，著作权自然产生，无需登记注册。如果作品进行了著作权登记，那么登记证书上会载明作品的创作完成时间。对著作权登记证书上记载的作品创作完成时间，各方当事人均无异议的，可以将该时间作为作品的创作完成时间。如果对方当事人对著作权登记证书上记载的作品创作完成时间提出质疑，考虑到我国著作权登记实行形式审查的现状，通常需要权利人继续提交其他证据佐证著作权登记证书上记载的作品创作完成时间。本案中，在新明珠公司提交的著作权登记证书上记载了作品的创作完成时间，但苏某和商评委对此均提出异议。在此情况下，法院结合新明珠公司提交的作品在报纸上发表的证据确认了新明珠公司创作完成被异议商标标识的时间早于被异议商标的申请注册时间，并据此认定了新明珠公司对被异议商标标识拥有在先著作权。
综上，鉴于新明珠公司向商评委提交的证据可以证明在被异议商标申请注册之前，其已获得引证商标标识的著作权，并通过商标注册的形式予以公布，社会公众已可接触到引证商标标识。被异议商标与引证商标完全一致，故侵犯了新明珠公司的在先著作权。
“申请在先”的前提不只是不违反商标法，同时也不得侵犯其他在先权利。近期，绝大多数国内外知识产权论著或教科书中列举的在先权利类型，基本上是各类民事权利，即著作权、商标权、外观设计及实用新型专利权、商号权、姓名权、肖像权、隐私权等。“在先权利”是知识产权保护的一个重要原则，《保护知识产权巴黎公约》以及TRIPS协议分别将“在先权利”表述为既得权利和在先权利。
按照商标法规定，对初步审定的商标，自公告之日起3个月内，任何人均可提出异议。
公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。对初步审定、予以公告的商标提出异议的，商标局应当听取异议人和被异议人陈述事实和理由，经调查核实后，作出裁定。而裁定的期限并没有明确的规定。因此，央视的做法在法律上是没有问题的。
近两年有关商标“抢注”的新闻沸沸扬扬。如深圳某公司抢注一批“已为公众所熟知的商标”：“长虹”、“熊猫”、“双鹿”、“水仙”等。深圳某对外贸易公司在商标注册后，明码标价转让，被中国工商行政管理局商标局依法撤消了该公司注册的67件商标……
有专家认为，“商标抢注”有狭义和广义之分。狭义的商标抢注，是指抢在原商标所有者之前注册该商标；广义的商标抢注，既可包括以上情形，还包括抢注他人著名公司名称或其他在社会上有一定声誉的名称为自己的商标。
随着市场经济的发展，国内企业之间也出现了“商标抢注战”。不少企业因商标注册意识淡薄，未能及时将自己的商标申请注册，致使自己已走红的牌子被人抢注，给自己造成经济损失。广东强力集团的“强力”饮料在东北市场销路很好，但该公司却未将“强力”商标向商标局申请注册，后有一家小厂抢注“强力”商标在先，强力公司继续使用这一商标，即被视为侵权，强力公司不得不花35万元将商标买回。一个本需要300元就可注册到手的商标，却付出了35万元的代价。
《商标法》给“恶意抢注”行为亮起了红灯。根据《商标法》第二十七条及其实施细则第二十五条的规定，以欺骗手段或其他不正当手段取得注册的行为是不正当注册行为，任何单位或个人都可以向商标评审委员会提出申请，如果申请理由成立则应撤消注册不当商标。商标法实施细则中所列举的商标不当注册主要有三种：一是违反诚产信用原则，以复制、模仿、翻译等方法，将他人已为公众熟知的商标进行注册；二是侵犯他人合法在先权利进行注册，三是以其他不正当手段取得注册。
不过，通过此事，也显示出目前电视栏目对自身权益的保护力度仍不够。媒体必须正视栏目商标权利、强化商标意识、注重知识产权包括商标战略规划。
据了解，央视虽然已经为《同一首歌》、《大风车》等栏目注册了商标，但均属于第42类商标，即未在食品等类别注册。因此，这仍然给其他企业抢注提供了机会。央视内部目前正逐步将各栏目的商标注册予以完善，即在各类别的商标中加以注册。
央视是国家电视台，在人们心目中是有权威的。如今，权威的央视在法院一审中败诉，再一次验证了随着依法治国方略的实施，“法律面前人人平等”的意识正在深入人心，我们国家的各行各业都在逐步走向法治化的轨道上规范运行。央视尽管败诉了，但反映的却是我国法治建设的进步。
法律是尺度，是社会文明进步的表现，它体现的是公平、公正和平等。因为，商标法一般实行先申请原则，也就是说谁先申请谁先获得商标权。《星光大道》虽然在1999年就作为“星光无限”的子栏目播出，但正式改名开播的时间为2004年。而抢注该商标的星光公司2003年就已注册并进行活动策划。因此，本着“先来后到”的原则，作为国家“喉舌”的央视所推出的诉讼主张也要有法律依据，也要遵循法律原则。尽管说你的节目起名比他早；尽管说节目从创办以来取得了不菲的成效，成就了许许多多人的梦想，从《星光大道》走出了诸多亿万观众喜爱的歌星明腕；尽管说收看《星光大道》节目的观众已有10亿之多，十亿观众都可给你作证，但央视败诉应该在情理之中。因为，这是你没有做好防预功课，没有过早的树立商标意识，没有及早的做好自我保护工作而产生的后果。
要发展就要创品牌，有品牌就会产生效益，有效益就会产生纠纷，这是已经不争的事实。据了解，为了弥补法律知识欠缺的问题，随时得到全面、周到的法律服务，近年来一些部门、单位、企业聘请了法律顾问或者法律咨询员，其主要职责就是协助决策者正确执行国家法律、法规，对重大经营决策提出法律意见；参与起草、审核重要的规章制度；办理商标注册、专利申请等有关法律事务等等。但在现实生活中，一些单位只有在遇到纠纷乃至诉诸法律时才想到法律顾问；一些法律顾问也是只“顾”不“问”，很少提前为所聘请单位提供服务，帮助其在自我保护方面早作工作，变成事后“诸葛亮”。
当然，单位或企业自身也要首先树立自我保护意识，增强维权信心，在开发衍生产品或者拓展子品牌前，一定要有商标意识，既要创“品牌”、创“名牌”，又要学会“专利保护”，做好防预功课，消除可能产生的法律隐患，不然的话不管你级别再高、势力再强、社会影响力再大，也会为此付出巨大的代价。我想，这就是人们从央视败诉案件中应该得到的最好的启示吧？
