（略）第一中级人民法院

民事判决书

（2008）沪一中民五（知）初字第X号

原告中国户外媒体控股有限公司，住所地香港特别行政区湾仔告示打道109-X号东惠商业大厦X室。

法定代表人黄某某，董事长。

委托代理人顾玫，（略）大道律师事务所律师。

委托代理人袁胜红，上海正贯长虹律师事务所律师。

被告扣某某，男，汉族，1969年生，住（略）。

委托代理人孙某某，女，汉族，1970年生，住（略）。

委托代理人王天璇，上海海神律师事务所律师。

原告中国户外媒体控股有限公司与被告扣某某确认不侵犯专利权纠纷一案，本院于2008年3月5日受理后，依法组成合议庭，于2008年4月23日公开开庭进行了审理。原、被告双方的委托代理人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

原告中国户外媒体控股有限公司诉称，2008年1月28日，被告委托律师向上海美施文化传媒有限公司（以下简称“美施公司”）发出律师函，声称美施公司在上海东亚体育中心X号门前设置的取名为“360度激光全彩色球形多媒体-环球之星”的“x广告媒体”（又称“星幻明珠”、“东方之珠”等）侵犯了被告的x.X号专利权。涉案“x广告媒体”产品系原告委托美施公司在中国大陆作广告运营代理，该产品外观设计与2003年新闻报道中的“东方之珠”的外观完全相同，该外观设计是公知设计，并不侵犯被告的专利权，而且被告的外观设计专利实际上来源于原告的关联公司同类产品的外观设计，原告关联公司已对该专利提出了无效宣告请求。被警告后，原告和美施公司同被告进行协商，指出被告行为的不恰当，但未果。因涉讼产品被警告侵权，原告将面临与美施公司终止合作以及丢失其他客户市场、发生合同纠纷的可能。原告为避免丧失市场、遭受无辜经济损失，故诉至本院请求确认“x广告媒体”不侵犯被告的x.X号外观设计专利权。

被告扣某某辩称：一、公知设计抗辩只适用于等同情况不适用相同情况，而本案原告的产品与被告的专利产品在外观上完全相同，故原告不能用公知设计进行抗辩；二、原告称涉案产品系采用公知设计制造，其有义务提供完整的设计方案；三、原告诉称被告专利的申请资料来源于原告没有事实依据。故被告请求本院依法驳回原告的诉讼请求。

庭审中，双方当事人对以下事实无异议，本院予以确认：

2006年12月13日，被告向中华人民共和国国家知识产权局申请名为“户外广告视频播放器（球型）”的外观设计专利，2007年6月13日被授予专利权，专利号为x.6。

2007年4月1日，原告（乙方）与美施公司（甲方）签订了《x广告媒体合作协议》，协议约定：乙方能够获得英国LMP公司创造的具有自主知识产权x（中文名暂定为“星幻明珠”）在中国的独家代理权，为整合双方优势，乙方拟在中国（除了香港特区、澳门特区和台湾地区外）投资安装于固定地点和活动的所有x广告媒体，并交由甲方用于独家广告经营，甲方同意合作经营该等x广告媒体。

2008年1月28日，上海海神律师事务所王天璇律师受被告委托向美施公司发出律师函，称：“我们的委托人于2007年12月在（略）东亚体育中心X号门前发现贵司设置的全球形360度显示媒体（根据贵司的资料显示，该球型显示媒体的名称为‘环球之星’）用于播放品牌广告，且持续至今。从贵司发放的‘环球之星’媒体投放方案中，我们/我们的委托人还得知贵司除在上海外，还在北京和广州设置了‘环球之星’用于播放品牌广告并向贵司客户收取广告投放费用。详细比较‘环球之星’的外观设计与扣某某先生的外观设计专利，从普通消费者的眼光和审美观察能力出发可以发现‘环球之星’的外观设计与外观设计专利几近相同，一般消费者对比容易产生混淆。从‘环球之星’的整体视觉效果和外观设计专利相比，也存在极大的相似性。此外，‘环球之星’和外观设计专利从功能上分析均是用于户外广告视频播放。综上，我们/我们的委托人认为‘环球之星’外观设计与扣某某先生的外观设计专利相同。…贵司‘环球之星’的外观设计已经侵犯了扣某某先生的外观设计专利。综上，本律师代表我们的委托人在此郑重要求贵司在收到本律师函后立即停止侵权行为，撤除已经安置的‘环球之星’媒体并停止播放任何广告，以便双方能友好的尽早解决本案纠纷。否则，我们将不得不代表我们的委托人立即采取适当的法律行动，此外，我们的委托人还保留向贵司索赔因贵司的外观设计侵权行为给我们的委托人带来的一切损失/费用的权利。”

以上事实，由原告提供的《外观设计专利证书》、《x广告媒体合作协议》、《律师函》、被告提供的涉讼产品照片等证据证明。

原告还向本院提交了以下证据材料：

1、原告产品的外观图片、《羊城晚报》、《今晚报》、《人民日报（海外版）》、香港的年报，以证明涉讼产品使用的外观设计是公知设计，涉讼产品不侵犯被告的专利权；

2、《“星幻明珠”买卖合同》、终止协议，以证明涉讼产品在中国大陆的销售、使用时间早于被告专利的申请日，被告的外观设计专利实际上来源于原告同类产品的外观设计；

3、英国LMP公司证明、汇泰集团有限公司注册证明、声明，以证明涉讼产品由英国LMP公司生产制造，该产品在被告专利申请日之前就已经生产并公开使用，被告专利的设计方案来源于英国LMP公司。

经当庭质证，被告对原告提供的证据1中的各类报纸的真实性无异议，对香港的年报认为应经公证认证，被告还认为报刊杂志上刊登的图片不能反映出产品的外观设计；对证据2的真实性无异议；对证据3中的汇泰集团有限公司注册证明无异议，对声明的真实性、关联性均提出了异议，对英国LMP公司的证明，被告认为虽然经过公证认证，但公证认证并不对证明内容的真实性予以确认，而且该份证明属于证人证言，根据法律规定应出庭接受质证。

本院对原告提供的上述证据的认证意见如下：证据1中的报刊、杂志均属于公开出版物，能通过公开渠道获得，故对该证据的真实性本院予以确认；证据2因被告对其真实性无异议，本院亦予以确认；证据3中汇泰集团有限公司所作的声明未经公证、认证，且声明有涂改之处，故对该证据本院不予采用，证据3中的其余证据与证据1、2能够相互印证，形成完整的证据链，本院予以确认。

基于本院确认的证据，另查明以下事实：

2005年7月25日，上海米蓝达广告有限公司（以下简称“米蓝达公司”）与汇泰集团有限公司（x，以下简称“汇泰公司”）签订《“星幻明珠”买卖合同》，合同记载：鉴于近年来，由英国LMP公司研制成功的x（星幻明珠）多媒体产品，采用高科技的显映技术和设备，能在360度范围将有关信息清晰地投射在半透明球体幕上，产生奇特的视觉效果。“星幻明珠”已经在美国、英国、香港等地使用过，取得一定的社会效益和经济效益。汇泰公司是“星幻明珠”产品在中国的营销总代理。米蓝达公司为了事业发展，拟从汇泰公司购买一套“星幻明珠”。

2007年4月27日，汇泰公司与米蓝达公司签署了关于前述买卖合同等的终止协议，在终止协议中约定米蓝达公司应返还汇泰公司及合同相关方运送至米蓝达公司的货物，立即删除有关其参与包括但不限于“星幻明珠”产品代理活动等的宣传资料，并自即日起终止任何以此为内容的营运活动。

2008年，x出具了一份声明，内容为：1、本人，连同本人的妻子暨商业伙伴x，系英国境内两家独立的业务实体的共同所有人。这两家业务实体即：LM制品有限责任合伙公司，系x的一家有限责任制合伙企业，在英格兰及威尔士注册（注册号x）；以及x有限公司，系在英格兰及威尔士注册的一家公司（注册号x）。两家企业的“公司注册证书”副本请参见附件1。2、本人提及的设计登记系x（扣某某）先生于2007年所获得，该设计登记的副本请参见本信函的附件2。3、上述设计登记对一种充气球给予了说明和阐释，它与我们已上市、使用和销售若干年的名为‘x’（环球之星）的产品实际上为同一设计。我方在该设计登记之前所从事的一系列上述活动已列入附件3中。4、LM制品有限责任合伙公司通过香港的x公司将x（环球之星）产品提供给上海x广告有限公司。x（扣某某）系上海x广告有限公司的董事长。产品通过x公司销售给上海x广告有限公司。5、x公司告知本人，上海x广告有限公司未向其付清x（环球之星）产品的货款，因此，x公司与上海x广告有限公司于2007年4月签订了一份终止合同。6、在合同终止之前，LM制品有限责任合伙公司曾于2007年2月向香港发送过一套x（环球之星）产品及其附加设备，供上海x广告有限公司使用。空运提单上签署的日期为2007年2月23日，请参见附件4。7、有关x（环球之星）产品的外观图样及其设计的详细信息也已寄给了x（扣某某）。附件5中包含了当时寄出的精确图纸。8、2003年，LM制品有限责任合伙公司应香港旅游发展局的要求，在香港举办了“香江明珠激光汇演”，相关的DVD封面的复印件以及2003年8月16日星期一出版的《南华早报》上相关新闻报道的节选的复印件都附在本信函后（请参见附件6）。在“香江明珠激光汇演”中使用的x（环球之星）产品与2006年出售给上海x广告有限公司的x（环球之星）产品系同一设计。9、LM制品有限责任合伙公司于2006年圣诞节应x公司（一家香港公司）之邀请在香港举办了另一场表演。此次表演的原始发票副本已附在本信函后（请参见附件7）。10、LM制品有限责任合伙公司曾将x（环球之星）产品出售给中国户外媒体控股有限公司（在香港注册的一家公司）。出售给中国户外媒体控股有限公司的x（环球之星）产品与LM制品有限责任合伙公司出售给上海x广告有限公司的x（环球之星）产品系同一设计。11、本声明中提及的所有x（环球之星）产品系同一种产品，但大小尺寸不一，其大小尺寸取决于客户的要求或具体活动的要求。

另查明，2003年8月18日的《羊城晚报》、《今晚报》、《人民日报（海外版）》以及香港旅游发展局2003/04年报、《香港2003》等报刊杂志均对在香港举行的“香江明珠激光汇演”进行了介绍并刊登了相关的照片。其中，《今晚报》称：“这种巨型明珠，过去只在俄罗斯等地表演过，但直径如此巨大的明珠却是头一次亮相，堪称世界之最。未亮灯前的明珠，只是一个装在趸船上的乳白色的巨球，但当激光和影像由球体内外相互交映地投射时，效果便截然不同。”《人民日报（海外版）》称：“将影像投射在‘明珠’的表面，配以闪烁的激光及灯光汇演，同时在水幕上投射出富立体感的多媒体视像。”

被告提供的涉讼产品照片显示涉讼产品由球体和底座组成。诉讼中，原告确认底座上有门，只是由于拍摄角度原因而未能反映出来，原告还确认涉讼产品与被告的外观设计专利产品在外观设计上近似，同时，涉讼产品与报刊杂志上刊登的“香江明珠激光汇演”照片中的产品外观设计相同。被告则称涉讼产品与其专利产品外观设计完全相同，而从报刊杂志无法判断照片上的产品是否与涉讼产品属于同一类产品，也不能反映两者在外观设计上是否相同或近似。

本院认为，根据《中华人民共和国专利法》第五十六条第二款的规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。原告代理销售的涉讼产品与被告专利授权时表示在图片中的外观设计专利产品属于同类产品，两者都是由球体和底座组成，底座上设有门，且两者的球体和底座形状极其相似，故涉讼产品已落入了被告的“户外广告视频播放器（球型）”外观设计专利权的保护范围。

本案中，判断涉讼产品是否侵犯被告专利权的关键在于原告提出的涉讼产品系采用公知设计的主张是否能够成立。所谓公知设计，是指在外观设计专利申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的相同或者近似外观设计。根据原告提供的《羊城晚报》、《今晚报》、《人民日报（海外版）》、香港旅游发展局2003/04年报、《香港2003》等报刊杂志可以反映，在2003年香港举行的“香江明珠激光汇演”中所使用的产品与涉讼产品系同类产品，都是以高科技的显映技术和设备，将有关信息投射在球体幕上从而产生奇特视觉效果的多媒体产品。这些报刊杂志上刊登的照片能够完整地反映出汇演所使用产品的外观设计，该产品亦是由球体和底座所组成，且形状与涉讼产品相近似，而此次香港汇演的时间为2003年，系在被告外观设计专利申请日之前，故原告关于其代理销售的涉讼产品系采用公知设计的主张能够成立，本院予以支持。被告的各项辩解缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。

综上所述，虽然涉讼产品落入了被告的“户外广告视频播放器（球型）”外观设计专利权的保护范围，但由于该产品采用的是公知设计，故不构成对被告专利权的侵犯。据此，依照《中华人民共和国专利法》第五十六条第二款的规定，判决如下：

原告中国户外媒体控股有限公司代理销售的“x广告媒体”不侵犯被告扣某某享有的名称为“户外广告视频播放器（球型）”的外观设计专利权（专利号为x.6）。

本案案件受理费人民币800元，由被告扣某某负担。

如不服本判决，原告中国户外媒体控股有限公司可在判决书送达之日起30日内，被告扣某某可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于（略）高级人民法院。

审判长刘洪

代理审判员章立萍

代理审判员徐燕华

二○○八年六月十三日

书记员刘晓静