上诉人（原审原告）（澳大利亚）联邦科学及工业研究组织，住所地澳大利亚联邦首都领地。

法定代表人约翰•赫伯特•沃克，授权签字人。

委托代理人李某，男，汉族，X年X月X日出生，中国专利代理（香港）有限公司专利代理人，住（略）。

委托代理人薛某，男，汉族，X年X月X日出生，中国专利代理（香港）有限公司专利代理人，住（略）。

被上诉人（原审被告）中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会，住所地中华人民共和国北京市X区X路X号银谷大厦。

法定代表人张某，副主任。

委托代理人张某，该委员会审查员。

委托代理人刘某乙，该委员会审查员。

上诉人（澳大利亚）联邦科学及工业研究组织（简称联邦研究组织）因发明专利驳回复审行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京市第一中级人民法院（简称北京市第一中级人民法院）（2010）一中知行初字第X号行政判决，向本院提出上诉。本院于2010年10月8日受理后，依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。

2003年2月7日，联邦研究组织向中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）提出名称为“冶金焦炭的生产”、申请号为（略）.1的发明专利申请（简称本申请）。2006年10月13日，国家知识产权局驳回了本申请。联邦研究组织不服该决定，向中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）提出复审申请。2009年3月24日，专利复审委员会作出第X号复审请求审查决定（简称第X号决定），维持国家知识产权局作出的驳回决定。联邦研究组织不服该决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

北京市第一中级人民法院认为，联邦研究组织关于第X号决定适用法律错误的诉讼主张某乏事实和法律依据。在本申请原始文本的权利要求19、说明书第6页和第7页均明确记载了加热煤颗粒所需的气流温度为320℃，该技术特征与煤颗粒暴露时间为2-5秒、煤颗粒被加热的温度不超过130℃共同被记载在本申请的原始文件中，已经构成了一个完整的技术方案。若将加热热空气的温度这一特征从该技术方案中删除，则势必会因减少一个技术特征而导致本申请保护范围的扩大。在本申请原始文本的权利要求书及说明书中均未记载如何根据已经给出的煤颗粒暴露时间和煤颗粒被加热的温度两个条件来确定所需要加热热空气温度的具体途径，也未描述上述两个数值与加热空气温度之间存在内在联系的相关信息，本领域技术人员无法从本申请原始文件记载的内容中通过煤颗粒暴露时间和煤颗粒被加热的温度两个参数计算出加热热空气所需的具体温度。本申请的修改不符合2001年施行的《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第三十三条的规定。

综上，北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持专利复审委员会作出的第X号决定。

联邦研究组织不服原审判决，向本院提出上诉，请求撤销原审判决及第X号决定。其理由为：1、本申请权利要求1的修改并未超出原始公开范围，第X号决定所依据的理由没有证据，认定事实错误。本领域技术人员根据本申请原始说明书中的记载可直接且毫无疑义地确定，在本申请技术方案中将所述煤颗粒暴露在气流快速干燥器内的热气流中2-5秒，并且煤在这一步骤内的被加热温度不超过130℃。因此，本申请的修改文本并未超出原始文件的记载范围。2、第X号决定适用专利法第三十三条错误。本申请修改后的权利要求1是否必须限定“气流快速干燥器内的气流温度为320℃左右”，实际上系涉及2002年施行的《中华人民共和国专利法实施细则》（简称专利法实施细则）第二十一条第二款的规定，即独立权利要求应当记载解决技术问题的必要技术特征，或者涉及专利法第二十六条第四款的规定，即权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。3、原审判决认定事实及适用法律错误。

专利复审委员会服从原审判决。

经审理查明：本申请系名称为“冶金焦炭的生产”的发明专利申请，申请日为2003年2月7日，申请号为（略）.1，申请人为联邦研究组织。

2006年10月13日，国家知识产权局驳回了本申请。驳回决定针对的文本为本申请进入中国国家阶段所提交的国际申请文件的说明书第1至6页，权利要求第1至23项，附图第1页、说明书摘要及摘要附图。驳回的理由为本申请权利要求1至23不符合专利法第二十二条第三款有关创造性的规定。其中驳回决定所针对的权利要求1为：

“1、一种制备冶金焦的方法，包括下列步骤：

(i)提供许多煤颗粒；

(ii)在惰性气氛内使所说颗粒快速干燥；一旦干燥，就将所说颗粒保持在惰性气氛内；

(iii)不加粘结剂，将所说颗粒压制成团块；

(iv)将所说团块加热到1000℃和1400℃之间的温度，在此温度保持1到5小时；及

(v)收集所说冶金焦。

……

19、权利要求18的方法，其特征在于在气流快速干燥器内的气流温度为320℃，并将煤颗粒暴露在所说热气流中约2-5秒。

……

21、权利要求18到20中任一项的方法，其特征在于在干燥步骤（ii）中，煤被加热到不超过130℃。

……”

本申请原始文本说明书下标第6页倒数第二行记载：“最好，干燥步骤为将所说煤颗粒暴露在气流快速干燥器内的热气流中，但流态化床反应器也可被用来干燥颗粒。典型地在气流快速干燥器内的气流温度约为320℃左右，煤颗粒被暴露在所说热气流中约为2-5秒。干燥气体主要含有水蒸汽、二氧化碳和氮，含氧不到5%。一般地说，煤在这步骤内的加热不超过130℃的温度。”

另外，上述说明书下标第7页给出了本申请的一个实施例，该页最后一段记载：“破碎的煤颗粒从配料槽出来，进入螺旋输送机，在该机上它们被快速地抽吸到气体再循环快速干燥器内。破碎的煤在快速干燥器内只停留2-5秒，在该时间内它们被暴露在热空气中，该热气流含有水蒸汽、二氧化碳和氮，含氧小于5%，温度为320℃。……”

联邦研究组织对上述驳回决定不服，于2007年1月29日向专利复审委员会提交了复审请求，其在提出复审请求时提交了权利要求书修改替换页。该修改是在原始权利要求书的基础上将原从属权利要求7、10、18、19和21的技术特征添加到原权利要求1中。修改后本申请权利要求1如下：

“1、一种制备冶金焦的方法，包括下列步骤：

(i)提供许多煤颗粒；

(ii)通过将所述煤颗粒暴露于气流快速干燥器内的热气流中2－5秒而在惰性气氛内使所说煤颗粒快速干燥，其中煤颗粒被加热到不超过130℃；一旦干燥，就将所说颗粒保持在惰性气氛内；

(iii)不加粘结剂，将所说颗粒压制成团块；

(iv)在一竖炉内将所说团块加热到1000℃和1400℃之间的温度，在此温度保持1到5小时；及

(v)收集所说冶金焦。”

形式审查合格后，专利复审委员会受理了该请求，并于2007年3月8日向联邦研究组织发出了复审请求受理通知书，同时向原审查部门发出前置审查通知书，并随该通知书将本申请案卷转送至国家知识产权局原实质审查部门进行前置审查。

原实质审查部门对本复审请求进行了前置审查，在前置审查意见书中，原实质审查部门坚持原驳回决定。

专利复审委员会对本复审请求案进行了审理，并于2008年3月26日向联邦研究组织发出复审通知书指出：修改后的权利要求1限定了“将所述煤颗粒暴露于气流快速干燥器内的热气流中2－5秒”这个技术特征，该特征在原始申请文件中的相应描述为“气流快速干燥器内的气流温度为320℃左右，并将煤颗粒暴露在所说热气流中约2-5秒。”，由原始申请文件可知，煤颗粒暴露于热气流中的时间是与热气流的温度相对应的，而修改后的权利要求1仅限定了煤颗粒暴露在热气流内的时间，而未限定热气流的温度，因此这种修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。该复审通知书同时指出修改后的权利要求仍不符合专利法第二十二条第三款的规定。

2008年7月10日，联邦研究组织提交了意见陈述书，认为本权利要求的修改并没有超出原申请文件的范围，符合专利法第三十三条的规定。

2009年3月24日，专利复审委员会作出第X号决定，认定：

1、本决定针对的申请文本。

本决定所针对的申请文本为：2007年1月29日提交的权利要求1至18项，本申请进入中国国家阶段所提交的国际申请文件的说明书第1至6页，附图第1页、说明书摘要及摘要附图。

2、关于专利法第三十三条。

如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，那么，这种修改就是不允许的。

具体到本案中，本申请修改后的权利要求1限定了“将所述煤颗粒暴露于气流快速干燥器内的热气流中2－5秒”这个技术特征，该特征在原始申请文件中的相应描述为“气流快速干燥器内的气流温度为320℃左右，并将煤颗粒暴露在所说热气流中约2-5秒。”由原始申请文件可知，煤颗粒暴露于热气流中的时间是与热气流的温度相对应的，而修改后的权利要求1仅限定了煤颗粒暴露在热气流内的时间，而未限定热气流的温度，因此这种修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。

联邦研究组织认为虽然说明书中明确记载了“典型地在气流快速干燥器内的气流温度约为320℃，并将煤颗粒暴露在所说热气流中约2-5秒”，但这种描述形式只是描述性的而非限制性的。此外，选用的气体温度虽然和暴露时间“2－5秒”有一定联系，但这种联系绝对不是让气流温度限定在具体的“320℃”，而是要让气流温度能够保证在惰性气氛内2－5秒时间上可以将煤颗粒加热到不超过“130℃”以实现煤颗粒的快速干燥，本领域技术人员可以根据权利要求1来具体应用选择合适的气流温度，因此本申请权利要求1的修改符合专利法第三十三条的规定。

对此，专利复审委员会认为，在本申请的原始申请文件中无论是说明书还是权利要求书中都没有记载“通过将所述煤颗粒暴露于气流快速干燥器内的热气流中2－5秒而在惰性气氛内使所说煤颗粒快速干燥，其中煤颗粒被加热到不超过130℃”这些技术特征，相反原说明书及权利要求书中的相应描述为“气流快速干燥器内的气流温度为320℃左右，并将煤颗粒暴露在所说热气流中约2-5秒”，也就是说，原说明书仅记载了干燥器内气流温度约为320℃左右，煤颗粒的暴露时间为约2－5秒的条件下进行干燥的技术方案，并没有记载在仅有煤颗粒暴露时间的条件下进行干燥的技术方案。本领域技术人员熟知要使煤颗粒被加热到特定的温度，必须有特定的气体温度以及暴露时间，并且联邦研究组织也认可选用气体的温度与暴露时间有一定的联系，因此修改后的权利要求1中仅有特定的暴露时间而没有限定的气体温度是超出了原申请记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。

根据以上事实和理由，专利复审委员会决定维持国家知识产权局于2006年10月13日对本申请作出的驳回决定。

上述事实有本申请的原始申请文本、国家知识产权局的驳回决定、复审请求书、复审通知书、本申请权利要求书修改文本、意见陈述书、第X号决定及当事人陈述等证据在案佐证。

本院认为，

一、第X号决定适用法律是否错误。

《审查指南》第四部分第二章第4.2节第一款规定：“在提出复审请求、答复复审通知书（包括复审请求口头审理通知书）或者参加口头审理时，复审请求人可以对申请文件进行修改。但是，所作修改应当符合专利法第三十三条和专利法实施细则第六十条第一款的规定。”

本案中，联邦研究组织在复审请求书中对本申请权利要求1进行了修改，专利复审委员会在复审程序中所针对的审查文本系本申请的修改文本，其审查对象已不再是驳回决定所依据的本申请原始文本。专利复审委员会在涉及到专利申请文件被修改的问题时，应首先对修改文本是否符合专利法第三十三条和专利法实施细则第六十条第一款的规定进行审查，若其修改不符合上述规定，专利复审委员会可以依职权进行审查。此外，专利复审委员会在《复审通知书》中已经向联邦研究组织明确告知本申请的修改不符合专利法第三十三条的规定并阐述了相关理由，联邦研究组织亦在《意见陈述书》中针对该问题陈述了意见，其已行使了陈述意见的权利。专利复审委员会第X号决定不存在适用法律错误的情形。联邦研究组织的此项上诉主张某乏事实和法律依据，本院不予支持。

二、本申请的修改文本是否符合专利法第三十三条的规定。

专利法第三十三条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对于发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书及权利要求书记载的范围。”

在本申请原始文本的权利要求19、说明书第6页和第7页均明确记载了加热煤颗粒所需的气流温度为320℃，该技术特征与煤颗粒暴露时间为2-5秒、煤颗粒被加热的温度不超过130℃共同被记载在本申请的原始文件中，已经构成了一个完整的技术方案。若将加热热空气的温度这一特征从该技术方案中删除，则势必会因减少一个技术特征而导致本申请保护范围的扩大，因此该修改不符合专利法和《审查指南》的相关规定。

在本申请原始文本的权利要求书及说明书中均未记载如何根据已经给出的煤颗粒暴露时间和煤颗粒被加热的温度两个条件来确定所需要加热热空气温度的具体途径，也未描述上述两个数值与加热空气温度之间存在内在联系的相关信息，本领域技术人员无法从本申请原始文件记载的内容中通过煤颗粒暴露时间和煤颗粒被加热的温度两个参数计算出加热热空气所需的具体温度。在此情况下，联邦研究组织主张某320℃仅是一个典型数值的诉讼理由亦缺乏事实依据。据此，本申请的修改不符合专利法第三十三条和《审查指南》的相关规定。联邦研究组织关于本申请修改文本未超出原始文本记载范围的上诉主张某乏事实依据，本院不予支持。

综上，原审判决及第X号决定认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。联邦研究组织的上诉主张某乏事实和法律依据，对其上诉请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，本院判决如下：

驳回上诉，维持原判。

一、二审案件受理费各人民币一百元，均由（澳大利亚）联邦科学及工业研究组织负担（均已交纳）。

本判决为终审判决。

审判长李某蓉

代理审判员戴怡婷

代理审判员焦彦

二○一一年六月十日

书记员迟雅娜