上诉人杨某某不服泉州市中级人民法院(2009)泉行初字第02号民事判决,向本院提起上诉

当事人: 法官: 文号:福建省高级人民法院

上诉人（原审原告）杨某某，男，汉族，X年X月X日出生，住（略），经商，系南安市官桥金盛建材厂业主。

委托代理人傅绿松、林某，福建正成功律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）泉州市知识产权局，住所地泉州市X街东段。

法定代表人黄某乙，局长。

委托代理人吴某某、陈某某，泉州市知识产权局工作人员。

原审第三人苏某某，男，汉族，X年X月X日出生，经商，住（略）。

上诉人杨某某不服泉州市中级人民法院(2009)泉行初字第X号民事判决,向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人杨某某的委托代理人林某，被上诉人泉州市知识产权局的委托代理人吴某某、陈某某到庭参加诉讼，第三人苏某某经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。

原审查明:

泉州市知识产权局依照专利行政处理程序，于2009年2月2日对杨某某作出泉知法处字[2009]X号处理决定。该决定书对案件事实作如下认定：请求人苏某某于2006年9月22日向国家知识产权局申请了“瓷砖（JF-02）”外观设计专利，2007年8月1日被授予专利权，专利号为x.9，现有为效专利。被请求人杨某某为南安市官桥金盛建材厂经营者，其经营范围为瓷砖制造。2008年11月24日，本案合议组成员与南安市科技局干部庄良源到杨某某所经营的南安市官桥金盛建材厂进行了现场调查，并拍照和抽样取证。在生产车间发现涉案产品，箱子的外包装印有“泉日福”商标，与请求人所提交的涉嫌侵权产品一致。现场负责人杨某盛承认曾经生产涉案瓷砖产品，外包装箱用“泉日福”商标的事实。经查，杨某盛与被请求人杨某某系父子关系。在调查中，杨某盛称南安市官桥金盛建材厂在2004年就开始生产小规格（25×33毫米）与本案专利相近似的瓷砖，有模具厂可以证明，但未向知识产权局提供有关的证明材料。综上，知识产权局认定杨某某所经营的南安市官桥金盛建材厂制造涉案产品（“泉日福”商标瓷砖）的事实成立。

泉州市知识产权局认为：本案专利系“瓷砖（JF-02）”外观设计专利，其专利说明书提供了5张专利产品的视图照片。主视图特征为长方形，平面上有两条圆弧形凹槽与长方形的长边相互平行，这两条圆弧形凹槽将长方形平均分成3个小长方形，磁砖四条边有斜边倒角；其他视图无明显特征。涉案产品“泉日福”牌瓷砖，外观为斜边倒角，背面、侧面没有明显特征。根据《中华人民共和国专利法》第五十六条第二款外观设计权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准之规定，经整体观察、综合判断，合议组认为，涉案的产品外观与本案专利的外观相近似，被请求人杨某某所制造的“泉日福”牌瓷砖的外观设计落入了请求人“瓷砖（JF-02）”专利权的保护范围，侵犯了请求人“瓷砖（JF-02）”外观设计专利的专利权，对此应承担相应的民事责任。请求人关于责令被请求人停止生产、销售侵权产品、并销毁制造侵权产品模具的请求予以支持。泉州市知识产权局根据《中华人民共和国专利法》第五十七条以及《福建省专利保护条例》第十九条的规定，决定：一、自接到本决定书之日起，被请求人杨某某停止制造、销售涉案产品（“泉日福”牌瓷砖）；尚未销售的瓷砖不得以任何形式投放市场。二、被请求人在2009年2月28日前，将用于制造涉案产品的模具移交泉州市知识产权局。

杨某某诉称，其生产的产品，系根据其与杨某盛签订的《外观专利独占实施使用许可合同书》，使用杨某盛的专利号为x.4的外观设计专利生产的，与苏某某的外观设计专利并无任何关系，未侵犯任何人的专利权，泉州市知识产权局作出的泉知法处字[2009]X号专利侵权纠纷处理决定书没有任何事实和法律依据。请求撤销泉知法处字[2009]X号专利侵权纠纷处理决定书，认定其行为不构成专利侵权。

泉州市知识产权局辩称：1、我局处理决定证据确凿，认定事实清楚，符合法定程序。2008年11月18日，专利权人苏某某就“瓷砖（JF-02）”外观设计专利（x.9）被侵权一事向本局提交专利侵权纠纷处理请求书。经审查，我局予以受理立案并依法组成合议组。2008年11月24日，我局执法人员到原告经营的南安市金盛建材厂进行调查，执法人员作了调查笔录，并对有关现场和产品进行了拍照与抽样取证。2009年1月6日，合议组举行了口头审理会。2009年1月21日，我局执法人员到南安市公安局官桥派出所调查杨某盛与杨某某的关系。综合请求人提交的证据、我局调查取证以及审理情况，我局作出了处理决定书中所述的认定事实、结论和处理决定。我局对该专利侵权纠纷案件的处理，是依据法定职权和法定程序，进行认真细致的调查审理，证据确凿，认定事实清楚。2、我局处理决定适用法律法规正确，杨某某主张明显违背法律规定，不应成立。我局在依据法定职权和法定程序调查审理的基础上，根据《中华人民共和国专利法》第五十七条、《专利行政执法办法》第三十三条，以及《中华人民共和国专利法实施细则》、《专利行政执法办法》、《福建省专利保护条例》等有关法律法规，认定杨某某制造涉案“泉日福”牌瓷砖的行为侵犯了专利权人苏某某“瓷砖（JF-02）”（专利号x.9）的外观设计专利权，适用法律法规正确，杨某某理应承担因其侵权而产生的法律责任。杨某某在起诉状中称，其产品系根据其与杨某盛签订的《外观专利独占实施使用许可合同书》，使用杨某盛的专利号为x.4的外观设计专利生产的，不构成对苏某某专利权的侵犯。对此我局认为：苏某某“瓷砖（JF-02）”（专利号x.9）的申请日为2006年9月22日，现为有效专利；杨某盛“瓷砖”（专利号x.4）外观设计专利的申请日为2007年6月7日。根据我国专利“先申请”的授权原则和专利法第二十二条第一、二款的规定，杨某盛专利的申请日在苏某某专利的申请日之后，不能否定苏某某专利的新颖性。因此，虽然杨某某与杨某盛签订了专利独占实施使用许可合同，但其制造行为对苏某某专利权的侵犯这一法律事实和性质并没有改变，其仍应承担侵权责任。原告的主张说明其对我国专利法律制度缺乏基本的了解。此外，杨某某在我局行政处理程序中，未向我局提交答辩书及相关证据材料，未出席我局口审会。起诉状中所称理由以及所提供的《外观专利独占实施使用许可合同书》、“瓷砖”（专利号x.4）外观设计说明书等材料，系在我局作出行政处理决定之后向法院提交的。杨某某未按法律规定行使其权利并积极履行其应尽的举证义务。

原审法院查明:本案事实如泉州市知识产权行政处理决定书所查。

原审法院另查，杨某某在诉讼期间，向法院提供了其与杨某盛签订的外观专利独占实施使用许可合同书以及专利权人为杨某盛的外观设计专利申请受理通知书、专利证书、其生产的产品及照片。该外观设计专利申请日为2007年6月7日，授权公告日为2008年6月4日，专利号为x.4。

原审法院认为：

泉州市知识产权局在本辖区内具有专利行政执法职权，有权调处专利纠纷和查处冒充专利行为，其根据苏某某的处理请求，对杨某某涉嫌侵犯苏某某x.9外观设计专利进行立案查处，符合法律规定，其执法主体合格。杨某某在泉州市知识产权局行政处理程序期间，未向泉州市知识产权局提交有关杨某盛专利的相关证据。而且根据1993年8月16日《最高人民法院关于在专利侵权诉讼中当事人均拥有专利权应如何处理问题的批复》的精神，在专利侵权诉讼中，应当依据中国专利局授予的有效专利权作为法律保护的客体，审查其是否受到侵害。如果按照杨某某的主张，案外人杨某盛与本案苏某某对于相同或者类似产品(瓷砖)，都有外观设计专利权，因外观设计专利未经实质审查，先后两项外观设计专利的技术方案相同或者等同，则授予杨某盛的后一项外观设计专利属于重复授权。即使苏某某与杨某盛就相同、相似产品先后申请专利，即使杨某某取得杨某盛的外观专利独占实施使用许可，依据《中华人民共和国专利法》规定的先申请原则，苏某某先于杨某盛提出专利申请，也应当依据苏某某的专利权保护范围，审查杨某某制造的产品主要技术特征是否完全覆盖苏某某的专利保护范围。倘若前后两项外观设计专利的技术方案相同或者等同，杨某某对后一项重复授权专利技术的实施，即已构成对苏某某专利权的侵犯。泉州市知识产权局上述对被控侵权产品构成对苏某某涉案专利侵权判断是正确的，杨某某制造的上述瓷砖已构成对苏某某外观设计专利权的侵犯。综上，泉州市知识产权局作出的泉知法处字[2009]X号处理决定，认定事实清楚，适用法律、法规正确，符合法定程序，可以维持。杨某某的诉讼请求不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持被告泉州市知识产权局于2009年2月2日作出的泉知法处字[2009]X号处理决定。本案受理费人民币100元，由原告杨某某负担。

原审宣判后,杨某某不服,向本院提起上诉,请求:撤销原审判决，改判撤销泉州市知识产权局作出的泉知法处字[2009]X号专利侵权纠纷处理决定，认定上诉人的行为不构成专利侵权。其理由是:1、原审判决维持的泉知法处字[2009]X号专利侵权纠纷处理决定书对上诉人处以停止制造、销售涉案产品，将涉案产品模具移交该局的行政处罚决定，与(2009)泉民初字第X号民事判决书作出的令上诉人停止生产、销售涉案产品，销毁生产模具，销毁涉案产品及相关宣传资料等判决义务的范围相一致，系对上诉人的重复处罚。而且可能导致两个案件的结果互相冲突。2、原审判决认定事实不清。⑴涉案产品是“泉日福”腰线砖，现有证据证明“泉日福”腰线砖并非上诉人生产、销售的产品。上诉人只是根据“泉日福”厂家的要求，为其承担部分加工工作，上诉人加工后的产品并未形成成品“腰线砖”。如果构成侵权成立，依法也只能由“泉日福”腰线砖成品的委托厂家承担责任，而非上诉人。⑵上诉人的涉案产品是10×43，原审第三人的专利产品规格不相同。涉案产品的外观完全落入x.X号外观设计专利的保护范围，而上诉人已由x.X号外观设计专利权利人授权使用。符合该专利的产品均系合法产品，只要该专利未被依法宣告无效，上诉人的行为即不构成对任何人的侵权。若由于x.X号外观设计专利与原审第三人持有的外观设计专利相近似而产生纠纷，依法亦属专利权纠纷，而非专利侵权纠纷。⑶在原审第三人外观设计专利申请日之前，市场上已有大量与原审第三人专利外观相同的产品在销售，并在公开的刊物、广告画册等公开发表，其外观设计专利早已丧失新颖性。⑷上诉人已经向专利复审委员会申请宣告原审第三人的专利无效，已被受理。在原审第三人的专利效力未定之前，原审法院即认定上诉人构成侵权，亦属认定事实不清。

泉州知识产权局辩称:1、泉州市知识产权局依法具有行政执法权。答辩人在受理专利侵权纠纷案件时，请求人即原审第三人苏某某并未就本专利侵权纠纷向法院提起民事诉讼，答辩人对该案件的受理及处理符合法律法规的规定，上诉人主张原审判决维持的泉知法处字[2009]X号处理决定与(2009)泉民初字第X号民事判决书的判决相矛盾，系对上诉人的重复处罚的诉求显然不成立。2、原审判决证据确凿，认定事实清楚，符合法定程序，作出的维持答辩人于2009年2月2日作出的泉知法处字[2009]X号处理决定之判决并无不当之处。⑴上诉人并未在答辩人行政处理期间提供相关证据支持，且在其依法提出行政诉讼后，在法律规定期间内，上诉人亦未提供任何证据，证明其与“泉日福”厂家间形成委托合同关系，无法证明上诉人所生产的产品系受托加工。上诉人认为应由委托人承担侵权责任无事实依据。⑵上诉人认为，其系经授权，合法使用有效专利，不构成对任何人的专利侵权。上诉人的主张明显错误，是缺乏对专利制度和专利法律法规的基本了解，答辩人在一审答辩中已经作了充分的说明，泉州市中级法院对维持答辩人作出的行政处理决定的判决并无不当。⑶上诉人认为，在原审第三人苏某某的外观专利申请日之前，市场上已有大量与原审第三人苏某某所持专利的产品外观相同的产品在销售，该产品外观已在公开的刊物、广告画册等公开发表，该外观专利早已丧失新颖性。对此诉求，上诉人并未在答辩人专利行政处理期间提供相关证据支持，且在其所提起行政诉讼中，在法律规定的有效期间内，上诉人亦未提供任何证据，证明其丧失新颖性。另一方面，上诉人既然认为涉案专利2005年就己公开使用，于2007年又申请专利，其主张前后矛盾。⑷上诉人称，其已向国家知识产权局申请宣告原审第三人苏某某的专利无效，且国家知识产权局己受理，在原审第三人苏某某的专利效力未定之前，原审判决即认定上诉人构成侵权，维护泉知法处字[2009]X号处理决定书所作处罚决定，属认定事实不清。首先，依据我国法律的规定，答辩人对专利侵权纠纷的处理是一种行政裁决行为，处理决定书中作出的处理决定，是为制止侵权行为而采取的必要的措施和手段。其次，对此诉求，上诉人并未在答辩人专利行政处理期间提供相关证据支持，且在其提出行政诉讼后，在法律规定的有效期间内，上诉人亦末向原审法院提供任何证据。况且根据法律规定，即便上诉人向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求，答辩人与原审法院亦有权根据实际证据情况决定是否中止案件的处理或者审理。上诉人的该诉求于法无据，原审法院作出的维持泉知法处字[2009]X号处理决定的判决合法有效，不构成认定事实不清。综上，原审判决查明的事实清楚，适用法律正确，程序合法，上诉人所述主张于法无据，其要求撤销原审判决的理由不成立。请求二审法院依法维持原审判决。

本院查明，原审认定事实基本属实。

本院认为：

人民法院审理行政案件是审查行政机关的行政决定的程序及实体是否符合法律法规的规定。侵犯外观设计专利权纠纷民事案件，是以所表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为该专利权的保护范围，通过与涉案的涉嫌侵权产品的外观进行比对，得出是否相同或者近似的结论，进而确定是否侵权以及如何赔偿。民事诉讼与行政诉讼属于不同的法律关系，二者相关的诉讼主体和适用的法律不同。本案行政诉讼与苏某某诉杨某某的民事诉讼并无关联。至于行政、民事案件中处理结果有重叠部分，应在判决的执行过程中解决，因此，杨某某有关本案审理程序违法的主张，法律依据不足，不予支持。

杨某某上诉称是替他人加工瓷砖，但在本案诉讼中，其并未提供相关的加工承揽合同，以及替哪个厂家加工，也没有提供涉案瓷砖上“泉日福”商标为哪个厂家拥有。所以，杨某某有关其是替他人加工瓷砖，相关的侵权责任应由委托厂家承担的抗辩理由事实和法律依据不足，不予采信。

根据原审证据可以看出，原审第三人苏某成x.X号外观设计专利产品的形状和线条与杨某盛x.X号外观设计专利产品的形状和线条基本一致。依照《中华人民共和国专利法》第九条有关“一项发明创造只能授予一项专利”以及“先申请原则”的规定，x.X号外观设计专利属重复授权。根据最高人民法院《关于在专利侵权诉讼中当事人均拥有专利权应如何处理问题的批复》的相关规定，杨某某实施该专利属对后一项重复授权专利技术的实施，构成对苏某成专利权的侵犯。杨某某有关其已获得x.X号外观设计专利权利人授权使用，不构成对任何人的侵权，以及本案属专利权纠纷的上诉意见，事实和法律依据不足，不予支持。

杨某某上诉称，在苏某某涉案外观设计专利申请日之前，相关产品已在市场上公开销售，并在公开的刊物、广告画册等公开发表，根据我国《专利法》的相关规定，苏某某涉案专利不具有新颖性。对此本院认为，杨某某在本案行政诉讼中没有提供相关材料证明苏某某涉案专利丧失新颖性，故杨某某有关苏某某涉案外观设计专利已丧失新颖性的抗辩意见，不予采纳。

根据最高人民法院《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条第（四）项规定，人民法院在审理外观设计专利纠纷案件时，可根据案件的具体情况，决定是否中止案件审理。本案中，原审法院依据杨某某的举证情况，可以决定不中止审理，并依据查明的案件事实作出判决。故杨某某主张在苏某某的专利效力未定之前，原审法院就认定其侵权，属认定事实不清，法律依据不足，不予支持。

综上，泉州市知识产权局泉知法处字[2009]X号处理决定程序合法，适用法律适当。杨某某上诉理由所依据的事实和法律依据不足，其上诉请求不予支持。原审认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第(一)项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

本案二审案件受理费人民币100元，由上诉人杨某某承担。

本判决为终审判决。

审判长杨某民

审判员陈某龙

代理审判员杨某

二○一○年四月二十日

书记员马玉荣