方法专利引诱侵权研究
发布日期：2013-11-26 文章来源：互联网
【学科分类】专利法
【出处】《知识产权》2013年第3期
【摘要】在实际经济生活中，涉及云计算的专利方法常可能由多个主体分别实施其组成步骤，在传统专利法下，难以对实施部分步骤的单个主体追究侵权责任。针对这个法律难题，2012年美国联邦巡回上诉法院全席审判了Akamai Technologies， Inc. v. Limelight Networks， Inc.案，确立新规则，不再要求必须由单一主体实施专利直接侵权行为方可成立专利引诱侵权。借鉴这一判例思想，我国法院可以灵活适用《侵权责任法》规定的过错责任原则，应对前述云时代的专利保护难题。
【关键词】方法专利；专利直接侵权；专利引诱侵权；过错责任
【写作年份】2013年
【正文】
引言
专利法的宗旨是鼓励技术创新，而技术进步又常给既有的专利制度提出新问题。我们正在步入“云时代”，在这一轮的科技变革中，受专利保护的技术方案常是新的信息处理方法，而不是具体的产品。此类专利方法以其在实际经济生活中的特殊实施方式，强烈地冲击着传统的方法专利侵权判定原则。在现有制度下，权利要求公示专利的保护范围，行为人必须实施权利要求的全部技术特征，方可成立专利直接侵权。然而，“云计算”意味着用户不再依赖本地计算资源，而是从专门的服务提供商按需购买计算资源。由此，运营商可以根据需要，在相关的信息处理过程中，将部分步骤安排给自己的计算机系统来完成，而另一部分步骤则交由客户计算机系统来实现。如果该处理过程受到方法专利保护，则意味着没有单一的主体实施其权利要求的全部步骤。依照传统方法专利判定原则，专利权人难以向其中任何一人，特别是运营商，就其实施的专利方法的部分步骤而要求承担侵权责任。然而，从总体上看，专利方法已经实施，运营商因此而营利，直接影响专利权人对其专利方法进行商业利用。如果不给予专利权人适当的法律救济，则众多高新技术的方法专利将轻易地被合法规避；而如果保护的尺度放得过宽，运营商将无法信赖权利要求所公示的专利保护范围，商业活动会缺乏必需的法律确定性。
这是一个具有普遍性的重大法律问题，不少法律专家认为是云时代专利保护的瓶颈问题。[1]不奇怪，涉“云”方法专利侵权纠纷一上诉到美国联邦巡回上诉法院（US Court of Appealfor the Federal Circuit，以下简称“CAFC”），其立即抓住机会，在2012年全席审判了AkamaiTechnologies，Inc.v.Limelight Networks，Inc.案（以下简称“Akamai案”），汇集该院11位法官的智慧进行集体攻关。最终在2012年8月底，该院做出判决，[2]推翻了既有判例，并出人意料地确立了专利引诱侵权的新规则，让该案成为名副其实的云计算专利第一案。
毋庸置疑，Akamai案具有重要的理论和实践意义，对我国应对类似法律难题具有积极的启示作用。实际上，传统的专利侵权判定的基本原则对该问题无能为力，而我国的共同侵权制度也远非妥当的出路。通过借鉴Akamai案，却可以从《侵权责任法》规定的过错责任原则中找到优越的解决之道。为此，本文以Akamai案为契机，考察讨论美国新近相关的重大判例，特别是Akamai案全席判决；而后，在我国法律框架下，讨论该案提出的法律问题及其解决路径。
一、方法专利的Akamai案困局
（一）Akamai案
Akamai案中争议的专利是典型的涉“云”的方法专利。该专利方法是经由网络为客户网站提供文件存储和替代访问服务。在传统技术下，网站所有内容，包括网页超级链接指向的各种内置对象文件（包括文字、图片、多媒体，等等）都保存在本地计算机上。一旦网站访问量过大，本地计算机响应访问请求而传输网页内置文件的速度必然迟缓。为解决这一技术问题，涉案专利方法引入“内容传输网络系统”（ContentDelivery Network，CDN），设置专门的电脑系统，按需布置到不同的地域，由其存储客户网站的网页内置对象文件，并向访问客户网站的网络用户传输文件。在技术过程实现上，该专利方法要求修改客户网站的内置对象文件的网络地址，以将访问请求导向CDN上存储的相应内容。
在该案中，原告专利权人是全球最大的CDN服务提供商，被告是其直接竞争对手。然而，被告并没有实施专利方法的全部步骤。被告未修改客户网页内置对象文件的网络地址，而是详细地告知其客户网站如何修改内置对象文件的网络地址，从而实现转接访问请求的技术目的。然而，从文件传输的全过程来看，被告完成的步骤加上客户网站完成的步骤包含了专利方法的全部步骤，达到了完全相同的技术效果。
该案看似简单，而实际上暗藏了方法专利侵权判定的困局（以下简称“Akamai案困局”）。无论是专利直接侵权规则，还是专利帮助侵权规则，都难以适用。以下分别讨论之。
（二）Akamai案不适用专利直接侵权规则
专利直接侵权是一种严格责任，只要行为人实施了权利要求的全部技术特征，无论是否具有主观过错，都构成专利侵权。对于方法专利而言，行为人需要实施其权利要求的全部步骤，方才构成直接侵权。但是，这不意味着行为人要亲自实施专利方法的全部步骤。只要第三人的行为可以归咎于行为人，即使该行为事实上不是行为人所为，法律上也认为是行为人所做。2008年，在BMC and Muniauction，Inc.v.Thom-son Corp.案（以下简称“BMC案”）中，[3]CAFC即指出，行为人即使没有实施方法专利的全部步骤，也可以构成侵权，只要其“操控或指挥”（control ordirection test）了整个实施过程，以至于专利方法的每一个步骤都可以归咎于他。[4]道理很简单，行为人不能简单地通过委托他人实施专利方法的部分步骤而避免侵权责任。是否存在“操控或指挥”的关系，美国法院根据普通法的“代理关系”（agency）来予以认定。如果行为人与第三人之间具有忠诚关系（fiduciary relationship），双方达成一致意思表示，由第三人（代理人）代表行为人（被代理人）行为并接受行为人（被代理人）的控制，则成立“代理关系”。[5]
该案中，被告与客户网站不成立普通法意义上“代理关系”.实际上，客户没有合同义务，需要实施专利方法中修改内置对象文件网络地址的步骤。尽管被告详细告知了客户如何修改文件网络地址，才可以使访问其网站的网络用户从CDN上获取文件，但是，客户网站具有选择自由，可以决定哪些文件需要通过CDN方式提供，并进而修改相应的网络地址。为此，2010年CAFC第一次审理此案时，认为客户并没有接受被告的控制，也没有合同义务实施专利方法中修改网络地址的步骤，其行为不可归咎于被告，[6]也即是说，被告的行为不构成专利直接侵权。
（三）Akamai案不适用专利帮助侵权规则
美国专利法所谓“专利帮助侵权”（contributory infringement）有其确切含义。历史上，美国专利法没有严格区分专利帮助侵权与专利引诱侵权。美国《专利法》第271条b款规定“引诱专利侵权”（inducement infringement）和同条c款的规定“帮助专利侵权”，在1952年前的判例法统称为“帮助侵权”。那时，“帮助”包括教唆和促成之意（abetting and aiding），“引诱”只是用于证明存在帮助的证据。[7]
然而，现今的专利帮助侵权完全不同于专利引诱侵权，前者的范围比后者狭窄很多。美国1952年修订《专利法》，将原来的帮助侵权一分为二，其第271条第c款专门针对销售侵权专用品的帮助侵权行为，而b款用于涵括其他的帮助侵权行为，并冠以“专利引诱侵权”之名。具体而言，第271条b款规定，“任何人实施积极行为引诱侵权的，应作为侵权人承担法律责任。”而同条第c款则规定：在美国境内许诺销售或销售，或者往美国进口专利机器、专利产品或专利组装物的部件，或者专利组合物的成分，或者实施专利方法的原材料或器具，其构成发明创造的实质部分，并且知道其为侵犯专利权而特别制造或改造，且其不属于具有实质性的非侵权用途的通常商品的，则行为人应当作为帮助侵权人而承担法律责任。[8]不少发达国家对销售、进口专利侵权专用品的行为都采取类似特别规定，例如英国《专利法》第60条第2~3款规定。在司法实践中，我国法院也采类似的做法。[9]
回到Akamai案，被告不可能构成专利帮助侵权。被告并没有向客户提供专门用于侵权的设备或其他物品。客户网站是使用普通计算机进行专利方法中修改网络地址的步骤，故不构成专利帮助侵权。
二、Akamai案新设之专利引诱侵权规则
CAFC本可以就此宣判被告不侵权，但却出人意料地转向美国《专利法》第271条b项规定的“专利引诱侵权”，以此作为追究被告侵权责任的法律基础。特别是，Akamai案判决推翻既有判例，改写了专利引诱侵权的前提条件—专利直接侵权须要单一主体实施。以下按照认定专利引诱侵权的主要法律点，对该案进行分析和讨论。
（一）引诱专利侵权的主观过错要件
所有的专利间接侵权都不是严格责任，而是过错责任，专利引诱侵权也不例外。专利间接侵权是对专利直接侵权的延伸，扩大了专利权的保护范围。对行为人主观过错的法律要求是为了限制专利间接侵权适用的范围。无过错的间接侵权责任意味着，即使行为人没有实施权利要求的全部技术特征，也无从获知和控制第三人行为，只要其行为与该第三人的行为结合起来包含了专利权利要求的全部技术特征，就需要承担侵权责任。[10]如此一来，权利要求公示专利保护范围的法律作用将荡然无存，市场主体安排经济活动将缺乏必要的法律预期。
为此，引诱行为人须得知道特定专利才可因为引诱实施侵犯该专利而构成专利引诱侵权。2006年，CAFC在DSU Med.Corp.v.JMS Co.案中，即以全席审判的方式指出：专利引诱侵权要求被控侵权人故意引诱实施侵权行为，具有怂恿他人侵犯专利的“具体主观意图”（specificintent）。[11]这一过错标准因为2011年美国联邦最高院提审的Global-Tech Appliances， Inc. v. SEB S.A案而更加明确。美国联邦最高院以八比一的绝对多数票，作出判决指出：专利引诱侵权与专利帮助侵权的主观过错要求一致，只有当实施引诱的行为人知道经其引诱而发生的行为会侵犯特定专利时，方才可以构成专利引诱侵权。[12]
回到Akamai案，被告的主观过错并不是当事人双方的争议焦点。原被告都提供CDN服务，是直接的市场竞争者。被告知道原告的涉案专利是不争的事实。被告也知道其客户所从事的修改内置文件网络地址的行为属于原告方法专利的必要步骤，且与自己的行为配合后，实施了原告专利方法的全部步骤。
（二）专利引诱侵权的行为要件：引诱行为
专利引诱侵权要求行为人实施了引诱行为。“引诱”的概念相当宽泛。如果行为人“引起、怂恿、鼓励、帮助”实施侵权行为，并且侵权行为因此的确发生，就可以认定从事了引诱。[13]“引诱”不要求引诱人对被引诱人具有“操控或指示”的能力或权利。在Akamai案中，被告告知其客户如何修改内置文件网络地址，这不能构成“操控或指示”，上述行为也就不可以直接归咎于被告。但是，被告的告知行为却可以构成引诱实施专利侵权。其明知原告专利，而告知其客户如何修改内置文件的网络地址，目的是实现专利方法的必需步骤，获取商业利益。所以，被告既具有引诱的意愿，又具体地引诱其客户从事了特定行为。
（三）专利引诱侵权的损害要件：专利直接侵权
专利间接侵权以专利直接侵权为前提条件。专利法不承认“预备侵权”（attemptedinfringement）。如果引诱行为没有实际引发专利直接侵权，也就对专利权人没有损害，引诱行为人不需要为此而承担法律责任。
由于专利直接侵权要求单一主体实施权利要求的全部技术特征，而专利引诱侵权又以专利直接侵权行为发生为前提条件，在2008年“BMC案”中， CAFC曾判决认为：要成立专利引诱侵权，须得由单一主体经行为人的引诱而实施涉诉专利的全部技术特征。[14]对于方法专利而言，这意味着该单一主体实施专利方法的全部步骤。
这一看似符合逻辑的规则，却会导致不合逻辑的法律结果：行为人如果引诱他人实施权利要求的全部技术特征，可以构成专利引诱侵权；行为人如果引诱他人实施权利要求的部分技术特征，自己实施该权利要求的其他技术特征，反而不构成专利引诱侵权。然而，在两种情况下，权利要求的全部技术特征都已实施；而且，无论如何，后一种行为都不比前一种行为更可宽宥。如果禁止前者而纵容后者，行为人完全可以通过安排多人分别实施专利方法的组成步骤而轻易地规避专利保护。
正因为如此，CAFC才决定全席审判Akamai案。在该案中，无论是被告，还是其客户，都未实施原告专利方法的全部步骤，各自行为都不构成专利直接侵权，根据“BMC案”，也不可能成立专利引诱侵权。CAFC全席审判后认为，美国《专利法》第271条b款规定的专利引诱侵权要求以专利直接侵权为前提条件，但是，这不意味着要求单一主体为该直接侵权行为承担法律责任。如果行为人故意引诱第三人从事侵犯原告专利权必需的行为，并且该第三人的确从事了这些行为，则实施引诱的行为人不能因为其与第三人分工实施专利直接侵权所要求的全部行为而豁免侵权责任。换言之，CAFC认为，多人行为的结合如果包含了方法专利权利要求的全部步骤，引诱他们实施行为的人应当构成专利引诱侵权。由此，CAFC推翻了“BMC案”的判例，将Akamai案发回地区法院，指出虽然被告行为不成立专利直接侵权，但可以成立专利引诱侵权，要求依此意见重审。
（四）Akamai案新规则引发的新问题
上述CAFC意见看似解决了本文开头提出的专利法难题，但同时制造了新问题。依其观点，作为专利引诱侵权前提条件的直接侵权行为，可以由多人分别实施方法权利要求的部分步骤，而其中任何一人都不应作为直接侵权人而承担法律责任，而只有引诱他们从事相应步骤的行为人才须要承担侵权责任。而且，CAFC同时确认，专利直接侵权要求单一主体实施方法专利权利要求的全部步骤。所以，CAFC创设了两种截然不同的专利直接侵权制度，这让专利侵权的基本原则发生分裂。有理由相信，Akamai案的新规则有可能只是权宜之计。毕竟，它只是CAFC 11个法官的多数派意见，有5名法官表示了不同意见。
三、方法专利Akamai案困局的中国法解决路径
我国侵权法不区分直接侵权与间接侵权，但是，如果Akamai案发生在我国，同样是专利法上的难题。法院不能因为被告实施的部分专利方法步骤而认定被告侵权，而我国《侵权责任法》第8条和第9条规定的共同侵权又不比美国专利法的间接侵权更适于解决Akamai案困局。但是，如果借鉴Akamai案判决的思路，创造性地解读《侵权责任法》第6条关于过错责任的原则性规定，却可以找到妥当的出路。
（一）Akamai案困局与《侵权责任法》第9条
《侵权责任法》第9条规定，“教唆、帮助他人实施侵权行为的，应当与行为人承担连带责任。”表面上，此条规定与Akamai案引入的专利引诱侵权有对应关系，可用于Akamai案困局。然而，实际情况并非如此。
该条区分了不实际实施侵权行为的教唆人（帮助人）与实际实施侵权的行为人，从而与下面所述第8条规定的共同实施侵权行为相区别。教唆、帮助“他人实施侵权行为”，意味着“他人”的行为独立构成侵权行为。如果将第9条适用到方法专利，即是要求所教唆或帮助的“他人”的行为必须独立构成专利直接侵权，即“他人”应当实施了专利方法的全部步骤。如果“他人”只是实施了专利方法的部分步骤，则不侵害该专利权，也就无法依照该条规定追究教唆人（帮助人）的法律责任。显然，Akamai案的被告就是这种情况。
当然，我国法院可以借鉴CAFC的判决意见，将第9条规定的“他人”解释为包括教唆人（帮助人）和若干行为人，在行为人实施的部分步骤不足以构成方法专利侵权的情况下，仍认定教唆人（帮助人）应该承担侵权责任。然而，这会造成显著的不公平。Akamai案依据的是美国《专利法》第271条第b款，其只规定了实施积极行为引诱侵权的人应作为侵权人承担法律责任，并未规定被引诱实施侵权的人需要承担连带责任。与此不同，《侵权责任法》第9条规定，行为人要承担“连带责任”。然而，行为人（例如Akamai案被告的客户）所实施的行为既不构成直接侵权，其又不知道教唆人（帮助人）意图侵犯的特定专利权，让其承担连带责任有显失公允之嫌。
（二）Akamai案困局与《侵权责任法》第8条
《侵权责任法》第8条规定，“二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任”.其似乎比第9条更适用于Akamai案。在该案中，被告和其客户都实际参与实施了原告专利方法部分步骤，并且二者行为结合起来包含了原告专利的全部技术特征，可成立“二人以上共同实施侵权行为”。而且，被告告知其客户如何修改内置文件地址的行为，比较难以归入第9条所谓的“教唆”和“帮助”，但可以顺利地归入“共同实施侵权行为”的概念之下。
然而，第8条不区分共同实施侵权的各个行为人的主观过错程度，径直施以连带责任，也会造成类似第9条的不公正。Akamai案中，被告客户的行为，依照原告方法专利权利要求公示的保护范围，并不构成侵权，其已经尽到法律要求的注意义务。而且，被告客户也不知道自己的行为和被告行为加总可侵犯原告专利。如此，很难说被告客户存有过错。此时再以共同实施专利侵权行为而要求被告客户承担连带责任，缺乏正当性基础。
（三）Akamai案困局的出路：《侵权责任法》第6条
《侵权责任法》第6条规定：“行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。”表面上，本条规定与Akamai案判毫不搭界，而实际上，二者精神相当一致。Akamai案所确立的专利引诱侵权规定，其主旨主要有以下两点：其一，过错责任，引诱人须要具备侵犯特定专利权主观故意；其二，引诱人的行为是专利权人受到损害的直接原因，尽管其行为或引诱而产生的行为都不构成专利直接侵权。与此相应，第6条意旨在于，只要行为人有过错，其行为与他人民事权益损害存在因果关系，就应当承担侵权责任。至于行为人单独的行为是否构成“实施侵权行为”，在所不论。只要其过错行为从整体上致使他人民事权益损害，即可问责。所以，如果行为人具有侵犯特定专利权的主观故意，而其行为致使专利权人民事权益受到损害，即应当承担侵权责任。
具体到Akamai案，被告显然有过错，其既知道原告方法专利，又告知其客户如何修改内置文件的网络地址，实施原告专利方法的必需步骤，并亲自实施了该专利方法的其余步骤，使得本属于原告的客户转投被告。即便被告自己独立实施的技术步骤不足以侵犯原告专利权，但是，被告上述行为整体上是导致原告民事权益损害的直接原因。因此，被告根据《侵权责任法》应当承担侵权责任。另一方面，被告客户没有主观过错，其行为又没落入原告专利的保护范围，所以，被告客户不应当承担侵权责任。
事实上，相比于本文已讨论的所有其他规则，《侵权责任法》第6条或许是Akamai案困局的最佳出路。首先，它继承了美国专利引诱侵权的合理成分，即严格的主观过错条件：只对明知集体行为会侵犯特定专利的行为人，才科以法律责任。这既限制了责任范围，也维护了权利要求公示专利保护范围的法律作用。其次，它摒弃了美国专利法对直接侵权与间接侵权的不合理区分，不以专利直接侵权成立为前提条件，转而关注行为人的过错行为是否侵害专利权人的权益。Akamai案全席判决使得专利直接侵权行为具有两种截然不同的含义，这已经有力地说明了上述区分的本质缺陷。CAFC的Linn法官在该判决中发表的不同意见，也充分说明了这一点。[15]再有，它不再强调“引诱侵权”与“帮助侵权”之间的区分。从美国专利法的历史来看，此种区分具有很大的随意性，“引诱侵权”实际上是兜底性的帮助侵权。最后，它扬弃了《侵权责任法》第8条和第9条适用的不当严苛。对于独立行为不构成专利直接侵权，而又没有过错的行为人，其不科以连带责任，而以过错为条件分配侵害专利权人民事权益法律责任。这符合社会对自己责任的期待。
【作者简介】
何怀文，单位为浙江大学法学院。
【注释】
[1]See Horacio E.Gutierrez，Peering through the Cloud:The Future of Intellectual Property and Computing，20 Federal Circuit Bar Journal 589（2011）。
[2]See Akamai Technologies，Inc.v.Limelight Networks，Inc.，692 F.3d 1301（Fed.Cir.2012）（en bans），available at://www.cafcuscourts.gov/images/stories/opinions-orders/09-1372-1380-1416-141710-1291.pdf.
[3]532 F.3d 1318（Fed.Cir.2008）。
[4]BMC Resources，Inc.v.Paymentech，L.P.，498 F.3d 1373，at 1380（Fed.Cir.2007）。
[5]See id.See also Restatement （Second）of Agency§220.
[6]See Akamai Technologies，Inc.v.Limelight Networks，Inc.，629 F.3d 1311（Fed.Cir.2010）。
[7]See Global-Tech Appliances，Inc.v.SEB S.A.，No.10-6，2011 WL 2119109（May 31，2011）。See also Mark Lemley，Inducing PatentInfringement，39 U.C.D.L.Rev.225，227（2005）。
[8]See 36 USC 271（c）（“Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patentedmachine，manufacture，combination，or composition， or a material or apparatus for use in practicing a patented process，constituting a material part of theinvention，knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent，and not a staple article or commodity ofcommerce suitable for substantial non-infringing use，shall be liable as a contributory infringer.”）。
[9]北京市高级人民法院《专利侵权判定若干问题的意见》（修订征求意见稿）（2011年4月8日）第114条规定：“对于一项产品专利而言，一行为人向另一行为人提供、出售或者进口专门用于制造该专利产品的原料或者零部件；对一项方法专利而言，一行为人向另一行为人提供、出售或者进口专门用于该专利方法的材料、器件或者专用设备的，上述行为人构成共同侵权。行为人制造专用品，且该专用品与其他行为人制造的通用品经组装后的产品落入他人专利权保护范围的，由制造专用品的行为人承担全部侵权责任。”
[10]See In re Seagate Tech.，LLC，497 F.3d 1360，1368（Fed.Cir.2007）（en banc）。
[11]See DSU Med.Corp.v.JMS Co.，471 F.3d 1293，1306（Fed.Cir.2006）（en bane）（“[I]nducement requires that the alleged infringer knowinglyinduced infringement and possessed specific intent to encourage another's infringement.”）。
[12]See Global-Tech Appliances，Inc.v.SEB S.A.，131 S.Ct.2060 （May 31，2011）。
[13]See Arris Grp.，Inc.v.British Tele-comms.PLC，639 F.3d 1368，1379 n.13（Fed.Cir.2011）；see also Tegal Corp.v.Tokyo Electron Co.，248 F.3d1376，1379（Fed.Cir.2001）；Nat'l Presto Indus.，Inc.v.West Bend Co.，76 F.3d 1185，1196（Fed.Cir.1996）。
[14]See BMC Resources，Inc.v.Paymentech，L.P.，498 F.3d 1373（Fed.Cir.2007）。
[15]See Akamai Technologies，Inc.v.Limelight Networks，Inc.，692 F.3d at 1337.
