【出处】《科技与法律》2011年第1期　
【摘要】对于产品权利要求和方法权利要求循环限定的专利，首先应当在双方当事人之间合理分配证明方法特征限定的产品是否属于“新产品”的举证责任。其次，应当在产品专利与方法专利之间有所切割并根据证据法上的高度盖然性标准，判断方法特征限定的专利产品与被控侵权产品是否属于同样产品。
【关键词】方法专利；新产品；侵权判定；案例评析
【写作年份】2011年

【正文】

　　一、当事人情况

　　原告（上诉人）：广东冠豪高新技术股份有限公司

　　（简称冠豪公司）

　　被告（被上诉人）：东莞市天盛特种纸制品有限公司

　　（简称天盛公司）

　　二、案情简介

　　2004年4月27日，冠豪公司向国家知识产权局申请名称为“防伪纤维无碳复写纸及其生产方法”的发明专利。该专利于2007年3月21日被授权公告，专利号为ZL200410027088.2，专利权人为冠豪公司。该专利现处于有效状态。冠豪公司发现天盛公司未经授权，生产和销售的“可视彩色纤维丝防伪纸”或“彩纤纸”产品及其生产方法均落入冠豪公司专利权利要求的保护范围，认为天盛公司每年向市场生产供应侵权产品约2500吨，销售均价14000元／吨，该产品的平均利润率为20.49%，每年获取非法利润逾7000万元。据此，冠豪公司向法院起诉。

　　2008年9月8日，一审法院到天盛公司调取了彩色纤维无碳复写纸实样。冠豪公司在庭审中称该彩色纤维无碳复写纸与公证书所附的天盛彩纤纸是一致的。天盛公司称法院调取的彩色纤维无碳复写纸是其库存的产品，不能证明天盛公司实施了侵犯冠豪公司专利权的行为。

　　天盛公司主张在本专利申请日前，市场上已有许多原纸生产厂家出售无碳复写纸原纸或彩纤无碳复写纸原纸，且在本专利申请日前，天盛公司已对普通无碳复写纸原纸和彩纤无碳复写纸原纸进行涂布，并将产品进行销售，本案涉及的产品不是新产品，举证责任应由冠豪公司承担。为此，天盛公司向法院提供了上海日奔公司的工商登记资料、湛江冠龙公司的工商登记资料等多份单据予以证明。

　　根据冠豪公司提交的广东省科学技术情报研究所的科技查新报告显示：在上述文献及数据库的检索范围内，未发现有提及本项目创新点的“防伪纤维无碳纸”的文献及成果的报道。但是，冠豪公司提交给法院的报告复印件与冠豪公司庭审时向原审法院出示的原件虽然报告内容、落款处所盖的章一致，但该报告原件封面上所盖的章及骑缝章是广东省科学技术情报研究所的章，而该报告复印件封面上及骑缝处没有盖广东省科学技术情报研究所的章，只是复印后冠豪公司在相应的地方加盖了自己的公章。该查新报告的完成日期为2003年8月8日。

　　三、当事人诉辩

　　冠豪公司诉称：防伪纤维无碳复写纸及其生产方法是冠豪公司的发明专利。该专利现处于有效状态。天盛公司未经授权生产和销售的“可视彩色纤维丝防伪纸”或“彩纤纸”产品，侵犯了冠豪公司的专利权。据此，请求法院判令天盛公司：1、立即停止生产和销售专利产品的侵权行为。2、销毁制造侵权产品所使用的设备和库存侵权产品。3、赔偿冠豪公司经济损失人民币500万元。4、赔偿冠豪公司为制止天盛公司侵权行为所支付费用12万元。5、承担本案诉讼费。

　　天盛公司辩称：1、冠豪公司没有提供专利登记簿副本及专利年费交费单据，没有足够的证据证明其专利权现在的法律状态。2、冠豪公司称其仓库中的产品是涉嫌侵权产品，但未提供产品的合法来源，亦无其他证据证明该产品为天盛公司所生产或销售，冠豪公司指控天盛公司侵权没有任何事实依据。3、天盛公司于2001年已经购进涂布机，并生产出彩纤纸，时间早于冠豪公司的专利授权日，依法享有在先使用权。4、天盛公司的涂布工艺与冠豪公司的涂布工艺有实质性的不同，比冠豪公司的技术先进。5、冠豪公司没有举证证明天盛公司生产、销售的产品落入其专利保护范围。综上，请求法院驳回冠豪公司的全部诉讼请求。

　　四、审理结果

　　一审法院认为：涉案专利产品是否为新产品，冠豪公司应负举证责任。由于冠豪公司提交的科技查新报告的复印件与原件有多处不一致之处，形式上存在重大瑕疵。且该报告的查新结论显示未发现有提及本项目创新点的“防伪纤维无碳纸”的文献及成果的报道，因此无法全面反映涉案专利产品是否为新产品。此外，该查新报告的完成日期为2003年8月8日，而涉案专利的申请日为2004年4月27日，该报告亦不能反映2003年8月9日至2004年4月27日期间是否仍没有提及防伪纤维无碳复写纸的文献及成果的报道。因此，该科技查新报告应不予采信。另一方面，天盛公司向法院提交了天盛公司在2003年与肇庆大旺等公司销售彩纤无碳复写纸的单据。上述单据包括明细分类帐、送货单及相关的发票。销售彩纤纸的发票上清楚注明销货单位为天盛公司，货物名称处显示有彩纤纸字样，发票的开票日期均为2003年。因此，这些证据足以证明涉案专利产品不是新产品，在本专利申请日之前已存在该产品。鉴于涉案专利的产品不是新产品，根据专利法的有关规定，天盛公司生产的产品及其制造方法是否落入本专利的保护范围的举证责任仍由冠豪公司承担。现冠豪公司没有向法院提供足够的证据证明天盛公司生产的产品及其制造方法落入本专利的保护范围，冠豪公司应承担不利后果。据此，一审法院驳回了冠豪公司的诉讼请求。

　　冠豪公司不服一审判决，依法提起上诉。

　　二审法院认为，首先，根据专利法和民事诉讼规则的规定，证明产品是否属于专利法意义上的新产品的举证责任应当主要由被控侵权人承担。同时，专利权人也应当承担与其举证能力相称的举证责任。具体而言，在证明产品是否属于新产品时，应当首先由专利权人提供初步证据对涉案产品是否属于专利法意义上的新产品给予足够的说明和解释，然后再由被控侵权人提交反驳证据，在此基础上，最后由法院结合双方当事人提供的证据来综合认定诉争产品是否属于新产品。本案冠豪公司提供的《查新报告》虽然因形式上存在重大瑕疵而不能予以采信，但涉案发明专利证书可以作为证明专利产品是新产品的初步证据，因为授予专利权的涉案专利产品应当具备的新颖性就已经初步表明其在专利申请日之前在国内外未曾公开出现过。在冠豪公司提供这个初步证据之后，如果天盛公司否认涉案专利产品是新产品，那么其应当提供反驳证据来证明其事实主张。鉴于天盛公司提供的销售发票仅能证明其曾经销售过一种名称为“彩纤纸”的复写纸，并不能证明销售发票载明的彩纤纸就是涉案被控侵权的彩纤纸，因此其提供的证据并不能证明涉案专利产品在专利申请日之前已经公开出现过。根据现有证据应当认定涉案专利产品是新产品。

　　其次，由于产品权利要求系由方法特征限定，所以判断被控侵权产品及其制造方法是否落人专利保护范围，涉及的共同问题都是被控制造方法与方法专利是否相同。鉴于专利产品是新产品，因此根据专利法的规定，实施举证责任倒置的条件是专利权人证明侵权人生产的产品与其依照专利方法直接获得的产品属于同样的产品。本案中，冠豪公司主张根据产品的外在特征、功能和用途等认定被控侵权产品与涉案专利产品是同样产品。但产品的外在特征、功能和用途等仅是产品的部分特征，具有相同外在特征、功能和用途的产品并不必然是同样产品。因此，冠豪公司现有证据不能证明被控侵权产品与专利产品相同。由于两者不是同样产品，因此在产品的生产方法是否相同的证明责任上，仍应由冠豪公司举证证明天盛公司使用的产品制造方法落人其专利方法的保护范围。由于冠豪公司未提供充分证据证明被控侵权产品与涉案专利产品是同样产品或实质上等同的产品，也未能证明被控侵权产品的制造方法落人其专利方法的保护范围，因此冠豪公司应当承担举证不能的不利后果。综上，二审法院判决维持原判。

　　五、重点评析

　　（一）“新产品”的几个法律问题

　　1.“新产品”的举证责任

　　举证责任是指民事诉讼当事人对自己的诉讼主张，有提供证据加以证明的责任和无法证明时要承担责任。[1]《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》规定，产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，不属于专利法第六十一条第一款规定的新产品。反过来理解，如果某项产品属于新产品，那么它在专利申请日以前不为国内外公众所知。[2]根据待证事实分类理论，产品不为国内外公众所知属于消极事实。消极事实是指未曾发生的事实。要求专利权人承担举证责任证明这个消极事实，不仅客观上无法完成，而且也与《证据规定》第七条确定的根据当事人举证能力分配举证责任的原则不符。事实上，无论专利权人提供多少证据均不能穷尽性地证明其专利产品在申请日以前未曾在国内外公开出现过，而侵权人要证明专利产品曾经出现过，只需提供一个证据即可。因此，考虑公平原则的同时兼顾证据距离、获取证据的方便程度等因素，即从当事人的举证能力角度来考虑，证明专利产品是否属于专利法意义上的新产品的举证责任应当主要由侵权人承担。当然，这并不意味着专利权人可以完全免除举证责任。专利权人也应当承担与其举证能力相称的举证责任。具体而言，在证明产品是否属于新产品时，应当首先由专利权人提供初步证据对涉案产品是否属于专利法意义上的新产品给予足够的说明和解释，然后再由侵权人提交反驳证据，在此基础上，最后由法院结合双方当事人提供的证据来综合认定专利产品是否属于新产品。[3]

　　2.“新产品”的证明标准

　　承前所述，既然“新产品”的举证责任应当在原告和被告之间合理分配。那么，当事人应该提供怎样的初步证据才能证明专利产品是“新产品”呢？这一点对于原告特别重要，因为被告只需提供一份有效反驳证据就可以否定专利产品是“新产品”，而原告不能穷尽性地提供证据证明专利产品是“新产品”，因此原告必须提供证明力相对较强的初步证据证明该事实主张或者对该事实主张进行充分说明。

　　就这个问题而言，一般认为，科技部门出具的鉴定评价报告、科技情报部门出具的查新报告、行政主管机关或相关行业协会出具的新产品证书都可以作为专利产品是“新产品”的初步证据。问题在于，专利证书本身是否可以作为专利产品是“新产品”的初步证据。换言之，专利产品的新颖性是否可以证明其就是“新产品”。笔者认为，这个命题基本上是成立的。

　　在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》发布之前，对“新产品”的解释尚无定论。通常认为，所涉产品在专利申请日以前未曾在本国市场出现过即可认定为“新产品”。

　　根据2001年修订的专利法，专利的新颖性是指，在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。由于一项已经获得授权的产品权利要求被推定为具备新颖性（尤其是对于发明专利而言，其在被授权之前已经过专利行政部门的检索，权利更为稳定），因此根据上述新颖性的要求，可以认为该授权产品在申请日前未曾出现在“国内外出版物”上，也未曾在国内（不限于“市场”）公开使用过。从两者的比较可以看出，“新颖性”的认定标准显然比“新产品”的认定标准更为严格，因此，具备“新颖性”的专利产品当然可以认定为在申请日时亦为“新产品”。

　　2009年10月1日起施行的专利法对“新颖性”作出了更为严格的新定义。在该法中，新颖性是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。而专利法所称现有技术是指申请日以前为国内外为公众所知的技术。因此，若“新产品”的认定标准仍限于“国内市场”的话，那么这个认定标准更为严格的新颖性更加可以作为专利产品为新产品的证明。

　　在前述司法解释对何为“新产品”作出明确解释后，“新颖性”和“新产品”的比较标准（除新颖性中的“抵触申请”标准之外）已经统一为是否在申请日以前为“国内外公众”所知。这样，既然两者标准相同，那么具备新颖性的专利产品当然也就是新产品。

　　（二）对“相同产品”的判断

　　根据《专利法》第五十七条第二款的规定，专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。按照上述规定，专利侵权案件涉及新产品制造方法的案件实行举证责任倒置并不是自动适用，而是有条件的。只有当专利权人证明侵权人生产的产品与其依照专利方法直接获得的产品属于同样产品，并且证明依据其专利方法所直接获得的产品是一项新产品之后，举证责任倒置方能适用。

　　然而，涉案专利产品由方法特征限定的特质使这个问题变得异常复杂。专利产品的这个特征注定了在判断同样产品时必须援引方法专利才能解释产品专利的保护范围进而进行同样性判断，或者说，只有通过证明生产工艺相同才能证明被控侵权产品与专利产品是同样产品。这势必会使原告陷入两难境地。因为原告证明同样产品的目的为了实现举证责任倒置，从而实现将证明两个制造方法不同的举证责任分配给被告的目的，这样他就可以避免承担证明两个制造方法相同的举证责任，而要达到举证责任倒置的目的，他又必须证明两个制造方法相同。显然，这陷入了循环限定。要破解这种循环限定带来的困境，产品专利与方法专利之间必须有所切割，即在证明同样产品时必须不能援引方法专利。

　　问题在于，如何才能实现这种切割，避免同样产品的判断受生产方法的限制呢？笔者以为，回归到产品的技术特征本身，即以产品的结构、组分、配比等物理化学参数作为判断同样产品的标准，就能实现这个目的。当然，判断产品相同还有其他标准，诸如外在特征、功能和用途等等，但这些标准都只能反映同样产品的盖然性而不能反映必然性。因为产品的外在特征、功能和用途等仅是产品的外部特征，不是产品的内在特征，在决定产品的本质属性时一般不起决定性作用，因此具有相同外在特征、功能和用途的产品并不必然是同样产品。相反，同样产品必然具有同样的结构、组分、配比等物理化学参数。

　　但是，因为涉案专利权利1是以原料物质的重量配比和生产工艺的特殊方式来描述专利产品的技术特征的，如果不考虑生产工艺而仅以原料物质的组分、重量配比作为判断同样产品的标准，那么专利权人在证明两种化学产品属于同样产品时依然面临不能穷尽所有物理化学参数的举证困难，即专利权人客观上不可能穷尽性地对比被控侵权产品和涉案专利产品的所有产品组分、配比等物理化学参数。而被控侵权人可以以物理化学参数没有穷尽为由否认两者系同样产品。解决这个问题的方法是证据法上的高度盖然性标准。如果专利权人提供的证据能够证明被控侵权产品和涉案专利产品相同具有高度盖然性，那么就可以认定其已经完成举证责任。被控侵权人如果否认此项事实主张，那么举证责任发生转移，被控侵权人应当举证证明被控侵权产品和涉案专利产品不是同样产品。具体而言，如果专利权人提供的化学产品分析测试报告尽可能详细地列举了被控侵权产品与专利产品在很多物理化学参数方面都相同，那么法院可以初步判断两者是同样产品。如果被告予以否认，则举证责任转移。被告同样可以提供化学产品分析测试报告，列明两者之间在物理化学参数方面的不同之处以证明两者不是同样产品。这样，法院就可以综合双方的证据得出基本判断。本案中，由于专利权人提供的证据根本未涉及被控侵权产品与涉案专利产品的组分、配比等理化参数，故其现有证据不能证明两者是同样产品。因此，本案不适用举证责任倒置。


【作者简介】
张泽吾，广东省高级人民法院。


【参考文献】
[1]杨荣新．民事诉讼法学[M]．北京：中国政法大学出版社，1997: 284。
[2]国家知识产权局条法司．新专利法详解[M]．北京：知识产权出版社，2001: 324。
[3]梁勇．专利侵权诉讼中的举证责任倒置[J]．中国发明与专利, 2006, (10): 78