商业秘密案件的证据保全

上海JDAL股份有限公司与上海GBT生物保健品有限公司等
侵害商业秘密纠纷上诉案


案件要旨：证据保全，是法院根据诉讼参加人的请求或依职权采取措施，对可能灭失或以后难以取得证据予以固定、提取和保存的措施。在商业秘密案件中，由于侵权行为的隐蔽性，权利人想要通过合法的途径获得证据存在一定的难度，故请求法院对证据进行保全，可使案件的处理更为有效，且证明力也更强。

编者注：本文摘自北京唐湘凌律师主编的《商业秘密保护实务精解与百案评析》（中国法制出版社出版）。

一、案件来源
上海市第二中级人民法院（2002）沪二中民五（知）初字第1号、上海市高级人民法院（2005）沪高民三（知）终字第33号判决书。

二、基本案情
原告JDAL公司成立于1990年10月，主要生产经营“昂立一号口服液”（以下简称“昂立一号”）。该产品曾先后获得“优秀新产品称号”、“第二届上海科学技术博览会金奖”等荣誉。
被告张某自1992年4月起担任昂立生物食品厂（JDAL公司前身）厂长。1994年8月，张某被任命为JDAL生物制品有限公司（1994年6月，昂立生物食品厂更名为JDAL生物制品有限公司）副总经理，负责新产品开发工作。被告范某自1993年5月起担任上海昂立生物食品厂副厂长、总工程师，后担任JDAL生物制品有限公司生产部副经理。1994年9月，张某、范某分别向JDAL生物制品有限公司提出辞职申请，但均未获得准许。同年12月30日，JDAL生物制品有限公司将张某、范某除名。
1994年10月，张某、范某与他人共同投资设立华一生物保健品有限公司，张某担任该公司副董事长、总经理，范某担任董事、副总经理。同年11月，华一生物保健品有限公司更名为GBT公司。1996年8月，张某、范某分别担任GBT公司董事长、副董事长，并共同拥有GBT公司20％的技术股份。GBT公司主要生产“盐水瓶生态口服液”。
后JDAL公司以张某、范某、GBT公司侵犯其商业秘密为由向上海市二中院提起诉讼。

三、法院审理
上海市二中院根据原、被告的诉辩称，将本案的主要争议焦点归纳为以下三个方面：
一、原告JDAL公司是否可以以技术文件复印件主张技术秘密。。
原告证明其享有技术秘密权利的证据分为三类：原告公司内部载有技术信息的技术文件；鉴定证书、可行性论证报告、研制报告等；由案外人出具的试验报告等。上述证据材料大部分无原件，仅为复印件，如《昂立一号菌株制备、保存、鉴定规程》、《昂立一号生产工艺规程》、《微量元素配制表》等载有原告技术秘密点的证据材料均为复印件。但基于以下事实，原告可以以技术文件复印件主张技术秘密：1.原告自1990年就开始研制、生产“昂立一号”，且“昂立一号”曾多次荣获各种奖项；2.被告张某、范某曾在原告处任职，离职后双方曾为技术资料是否移交发生过争执；3.原告提交的技术资料并非全部是复印件，有部分是原件。
二、证据保全材料是否可以作为鉴定对比依据，以及三被告构成侵权的举证责任应由谁承担。
在技术秘密侵权诉讼中，原告负有提供证据证明被告构成侵权的举证义务，如举证不能，则由原告承担败诉的后果。只有在原告证明被告持有对被告不利的证据而拒不提供的情况下，举证责任才转移至被告，由被告承担举证不能的后果。本案在诉讼之初，原告即向法院申请对被告GBT公司生产“盐水瓶生态口服液”的配方、工艺流程等技术资料进行证据保全，但其未明确仅限于被告GBT公司1994年之前的生产技术资料。而从原告起诉状所陈述的被告侵权事实以及原告在整个诉讼过程中的主张来看，原告始终认为被告GBT公司自成立之日起就实施了侵害其技术秘密的行为，诉讼开始后侵权行为还在继续。原告的赔偿数额也是依据被告GBT公司1998年新产品试制计划项目表和2000年度利润及利润分配表计算得出。故本案证据保全材料可以作为技术鉴定对比依据。
而现在原告却主张被告GBT公司目前的生产技术与1994年的生产技。由于法院根据原告证据保全申请取得的被告GBT公司的生产技术文件已基本上反映了GBT公司生产“盐水瓶生态口服液”的技术信息，故原告对被告GBT公司目前的术不一定相同，三被告故意隐瞒了对其不利的1994年生产技术资料生产技术与1994年的生产技术不一定相同的主张负有举证责任。在原告不能证明被告GBT公司的生产技术发生变化的情况下，原告提出被告GBT公司应提供1994年生产技术文件，否则应承担举证不能后果的观点，法院不予支持。
三、鉴定机构作出的《鉴定报告》是否可以采信的问题。
法院认为，科学技术部知识产权事务中心接受法院委托后，依法组织专家进行鉴定。该中心组织的鉴定专家在详细阅看双方当事人提交的技术文件后作出《技术鉴定报告书》，鉴定专家还到庭接受了当事人的质询；庭审后，科学技术部知识产权事务中心又根据当事人的质证意见修正了《技术鉴定报告书》（出具了两份《修正说明》）。因此，本案鉴定程序正当。原审鉴定专家依据被告提供的公开技术资料以及鉴定专家所了解的该领域普通技术人员的常识，在一一分析原告配方组分后，得出原告主张为其技术秘密点的16个中有10个技术秘密点属于非公知技术信息，并在一一分析原、被告产品的配方组分，对比配方中的特征性组分后，得出两个配方整体上不相同也不相似的结论。该《技术鉴定报告书》及两份《修正说明》的分析方法并无不当，法院予以采信。
综上，根据鉴定机构出具的该鉴定结论及原告提供的现有证据，不能认定GBT公司、张某、范某侵犯了原告JDAL公司的技术秘密。故法院最后判决对原告JDAL公司的诉讼请求不予支持；案件受理费、鉴定费等由原告JDAL公司负担。
判决后，JDAL公司不服，向上海市高院提起上诉。其上诉理由为：被上诉人GBT公司于1994年10月即已开始生产“盐水瓶生态口服液”，而其在开始生产该产品时没有技术资料，一审法院在送技术资料作鉴定之前，曾明确要求双方当事人提供1994年的技术资料，故被上诉人应对其1994年生产“盐水瓶生态口服液”的技术资料承担举证责任，一审法院对上述事实未予认定，对举证责任分配不当；鉴定机构出具的《鉴定报告》所依据的对比材料不公平、鉴定方法不科学，应不具有证据效力。故请求撤销一审判决，改判支持上诉人在一审中提出的诉讼请求；一、二审案件受理费及鉴定费由被上诉人承担。
三名被上诉人均辩称，上诉人的上诉请求及理由不能成立，不应支持。
针对上诉人JDAL公司的上诉请求，上海市高院认为，：
一、上诉人提出“原判决遗漏了1994年10月，GBT公司已开始生产‘盐水瓶生态口服液’且其开始生产该产品时没有技术资料的事实，还遗漏了一审法院在送技术资料作鉴定之前，曾明确要求双方当事人提供1994年的技术资料的事实；且本案证据保全材料不能作为鉴定对比的依据”的上诉理由。
由于：第一，JDAL公司主张，自GBT公司之前身成立之日起，被上诉人就实施了侵害JDAL公司技术秘密的行为，诉讼开始后侵权行为还在继续；第二，JDAL公司主张的赔偿数额也是依据GBT公司1998年新产品试制计划项目表和2000年度利润及利润分配表计算出来的；第三，JDAL公司在一审程序中并未明确要求对GBT公司1994年的技术资料进行证据保全。因此，以上三点理由已充分说明，作为本案鉴定对比依据的GBT公司的生产技术无论是1998年的还是1994年的，均不影响本案基本事实的认定、鉴定结论、法律适用和审判结论，原审法院未对上诉人第一点上诉理由中所称的遗漏事实作出明确认定并无不当。原审法院根据证据保全所获得的GBT公司1998年的技术信息与JDAL公司主张商业秘密的技术信息进行对比鉴定，程序程序、鉴定方法正当、正确，故该鉴定亦无不当。因此，上诉人的以上两点上诉理由不能成立，法院不予支持。
二、上诉人提出“原判举证责任分配不当，应由被上诉人对GBT公司1994年生产‘盐水瓶生态口服液’的技术资料承担举证责任”的上诉理由。
在商业秘密侵权纠纷案件中，关于被控侵权人非法获取、披露、使用、许可他人使用权利人商业秘密的事实应当由权利主张人承担举证责任，故原审法院关于本案的举证责任的分配并无不当。同时，上诉人指控被上诉人从1994年开始生产“盐水瓶生态口服液”时就侵犯上诉人的商业技术秘密，其首先应当提供证据证明被上诉人1994年生产的产品与上诉人的产品相同或实质上相同，而不能首先要求被上诉人提供其产品的技术资料。只有在双方当事人的产品相同或实质相同的前提下，才有必要进一步比较双方产品的生产技术是否相同。由于上诉人未提供证据证明被上诉人1994年生产的“盐水瓶生态口服液”产品与其“昂立一号”产品的技术指标相同或实质上相同，因此，即使被上诉人未提供其1994年生产“盐水瓶生态口服液”的技术资料，也不应因此而承担不利的诉讼后果。故上诉人的这一上诉理由不能成立。
三、上诉人提出“本案《鉴定报告》所依据的对比材料不公平、鉴定对比方法不科学，因此该《鉴定报告》不具有证据效力”的上诉理由。
原审法院依法委托科学技术部知识产权事务中心组织专家对系争技术进行对比鉴定，鉴定结论经各方当事人质证，有关鉴定专家还出庭接受质询。因此，本案鉴定程序合法、鉴定方法科学，具有证据效力。故上诉人的这一上诉理由亦不能成立。

综上所述，上海市高院认为原判决认定事实清楚，适用法律适当，审判程序合法，上诉人的上诉请求和理由没有事实、法律依据。故作出了驳回上诉，维持原判的二审判决。

四、律师点评
本案中，原告认为被告生产的“盐水瓶生态口服液”侵犯了其“昂立口服液”的配方、工艺流程等技术秘密信息，并向法院申请对被告的相关技术资料进行证据保全，但其却未明确提出仅限于被告1994年之前的生产技术资料。最后法院根据保全所获得的被告1998年的技术信息与原告主张商业秘密的技术信息进行对比鉴定的结论，认定被告未侵犯其商业秘密并驳回了原告的诉讼请求。因此，本案中，我们主要来探讨一下关于申请法院进行证据保全的问题。
证据保全，是指遇到证据可能灭失或以后难以取得的情况，法院根据诉讼参加人的请求或依职权采取措施，对相关证据予以固定、提取和保存的措施。在商业秘密案件中，由于侵权行为的隐蔽性，原告想要通过合法的途径获得证据存在一定的难度，所以请求法院对证据进行保全，可使案件的处理更为有效，且证明力也更强。
首先，证据保全的提出。根据《民事诉讼法》、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》的有关规定，向法院法院申请证据保全的申请人（可以是原告，也可以是被告）必须是案件当事人或利害关系人，申请不得迟于举证期限届满前七日，并且必须为情况紧急之时（若不立即保全，证据将灭失或以后难以取得）。同时，当事人申请保全证据，人民法院可要求其提供相应的担保。
其次，法院对当事人申请的审查。法院对当事人的保全申请的审查，一般包括以下几方面：1、申请人是否适格、证据保全的理由是否充分。即申请人必须为当事人或利害关系人，且若不立即采取保全措施，证据将灭失或难以取得；2、证据保全的范围是否明确。即当事人必须在保全申请中明确请求予以保全的证据内容和范围，不能只是一个模糊的概念；3、是否具有初步证据及适当的查找证据的线索。即当事人须提供其具有商业秘密，其商业秘密权为被控侵权人侵犯的基本的初步证据，并同时提供给法院有关的查找、调取证据的线索。
最后，法院保全证据的方式。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十四条：“人民法院进行证据保全可以根据具体情况，采取查封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法。”可知，法院进行证据保全，应依据具体情况采取不同的方法，但必须做到客观、全面、真实的反映证据的本来面目。此外，法院在进行证据保全时，应尽可能的采取不给被申请人的正常生产经营活动带来影响的手段，如对计算机程序、账本尽可能当场复制副本而不是简单的带走了事等，以免给被申请人带来不必要的损害。
另外，虽然《反不正当竞争法》等相关法律、司法解释中对于反不正当竞争行为及商业秘密纠纷的诉前保全未作规定，但我国在《著作权法》、《商标法》以及《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》等法律、司法解释中都规定了诉前证据保全的程序，同时，实践中也已有法院在判决中认可将《民事诉讼法》第七十四条关于诉讼开始以后证据保全的规定适用于诉讼前保全证据的做法。因此，为了更有效的保护商业秘密权利人的合法权益，在商业秘密纠纷案中，法院完全可以根据《著作权法》等规定的程序比照适用。
　
编者注：本文摘自北京唐湘凌律师主编的《商业秘密保护实务精解与百案评析》（中国法制出版社出版）。

由于唐湘凌律师办理过大量商业秘密案件，在商业秘密领域比较有影响，并就商业秘密的法律保护多次接受《知识产权报》、《科技日报》等全国性报社采访。以下为唐湘凌律师关于商业秘密保护观点的报道：

《知识产权报》文章《涉及侵犯商业秘密罪的若干问题》：唐湘凌律师办理过多起涉及商业秘密的案件，对企业商业秘密保护的现状深有感触，“一些企业笼统的以为自己采取保密措施的信息的全部是商业秘密，实际上司法机关会因为该类信息不符合商业秘密的法定条件而驳回。”

《知识产权报》文章《涉及侵犯商业秘密罪的若干问题》：唐湘凌律师认为，鉴于地方基层涉及侵犯商业秘密的案件发案率不高，有时一个基层法院几年都遇不到一个侵犯商业秘密案，加之商业秘密犯罪案件往往涉及很多专业性极强的问题，基层法院缺乏办案经验，比如这次会上研讨涉及的刑事案例，是武汉一个基层法院受理的第一个侵犯商业秘密罪的案件，该案从公安立案侦查到检察院起诉至法院历经一年多的时间，现在法院审理又面临截然相反的两个鉴定结论在“打架”。把如此棘手的一个知识产权刑事案件交给从未有类似案件审判经验的基层法院审理实是勉为其难。建议参考目前有关驰名商标司法认定案件的管辖规定，将涉及侵犯商业秘密犯罪的刑事案件审理权上收至省会城市所在地的中级法院管辖。

《科技日报》文章《跳槽走人 技术秘密如何留下——企业要增强商业秘密保护意识，但不能以“侵犯商业秘密”为借口打击竞争对手》：唐湘凌律师说，“根据有关规定，刑事案件中的公、检、法机关均有委托鉴定的权力，民事案件的当事人也有自行委托鉴定的权利，在实践中，刑事或者民事案件的被告及其代理人往往也会委托鉴定，这样不可避免地会出现多头鉴定、重复鉴定的现象。”

《科技日报》文章《跳槽走人 技术秘密如何留下——企业要增强商业秘密保护意识，但不能以“侵犯商业秘密”为借口打击竞争对手》：关于企业在保护商业秘密方面应做的工作，唐湘凌认为，企业在保护商业秘密方面一定要做好预防性工作，例如划定商业秘密的范围；建立秘密资料的存档管理制度；涉密计算机不联网；对企业员工进行商业秘密法律知识培训；与员工签署的《保密协议》；与可能接触较高级别商业秘密的员工签订的《竞业禁止协议》，签署保密协议时，一定要根据其接触或可能接触的商业秘密进行严格划定、明确保密的具体内容。”

《科技日报》文章《不能以“侵犯知识产权”为借口打击竞争对手》：唐湘凌律师建议，鉴于涉及商业秘密的案件非常复杂，希望有关方面参考驰名商标司法认定案件的管辖规定，将涉及侵犯商业秘密犯罪的刑事案件审理权上收至省会城市所在地的中级法院管辖。