外观专利侵权案代理被告 胜诉还上诉之终审败诉案——（2009）中中法民三初子第56号案和（2011）粤高法民三终字第172号案
外观专利侵权案代理被告
胜诉还上诉之终审败诉案
——（2009）中中法民三初子第56号案和（2011）粤高法民三终字第172号案
案况简介：
2009年6月，何XX诉中山市XX电器有限公司“电胶套（计量箱专用-防窃）”外观专利侵权案获中山市中级人民法院受理，本所律师邓清征接受被告公司的委托代理此案。
接受委托后，随即针对涉案专利随即向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求。经开庭审理，中山市中级人民法院以被控产品与专利产品不构成相似为由判决先锋公司胜诉。却没有采纳被控专利使用的是公知技术的答辩。
被告虽然一审胜诉，但由于一审并未审查被告公知设计抗辩证据，如果原告上诉，被告几乎铁定要败诉。邓清征律师果断建议当事人主动提起上诉。同时，何XX也向广东省高院提交了上诉状，请求法院撤销一审判决并支持其一审诉讼请求。
经过开庭审理，广东高院认可了邓律师关于被控产品与提交的在先设计1和3属于同类产品，存在比对基础的主张，同时亦认可了其在外观比对时以一般消费者的认识能力和水平作为评判标准的主张，但经比对认为被控侵权产品与在先专利不相同也不相近似，被控侵权产品与本专利构成近似，遂判决撤销一审判决，先锋公司立即停止生产、销售涉案产品销毁模具，并赔偿何排枝经济损失三万元。
争议焦点：
1、被控产品与本专利相比是否构成近似。
2、被控产品使用的是否是在先公知设计。
一审法院审认为：
1被控产品与在先公知设计没有比对基础或经比对与被控侵权产品均有明显不同。2被控产品因底部边缘有一个突出的半圆形平板，且上下两部分的组成与本专利上中下三部分的组成不同，综合判断二者不构成相似。
原告认为：被控产品与本专利构成相似，落入专利保护范围，构成专利侵权。
二审法院认为：
1、在先公知专利1、3与被控产品用途相同，属同类产品，但视觉整体与被控产品存在显著差异，不相同也不近似，在先专利2的分类号与被控侵权产品类别不相同也不相似，不能作为比对文件，因此被控产品不是使用的在先公知设计。2、被控产品与专利的区别对整体视觉效果布局显著影现象，以一般消费者的认识水平和能力观察，专利与被控产品相近似，构成侵权。
邓律师观点：
针对第一个争议焦点：涉案专利产品是关于产品形状的外观设计专利，客观而言，两者的形状均为带球冠的圆柱体形状，至于被控产品下方的向内凹陷的小圆形，属于细微之差别。再考虑到涉案产品的使用情况，被控产品与专利产品相比，两者构成相同。一审法院关于两者不构成近似的认定不当。
针对第二个争议焦点：被控产品与在先公知设计客观上均属同类产品，存在比对的基础，且经比对认为被控产品与在先公知设计特征构成等同，因此属于使用在先公知设计。基于此，二审判决结论错误。
理论探讨：
专利法第五十六条第二款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或照片中的该外观设计专利产品为准。”
理论上讲，只有在《国际外观设计分类表》中属于同一小类的产品才属于外观设计受保护的产品范围。司法实践中的普遍做法是，应当参照《国际外观设计分类表》，但不应以此作为唯一依据，还因结合其他因素。具体地说，在坚持以授权公告中的图片或者照片中的该外观设计专利产品为准的同时，可以用外观设计的产品名称、分类号、简要说明来对外观设计产品进行解释、说明和限定，准确界定外观设计专利的保护范围。北京市高级人民法院出台的《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》第63条也规定，审查外观设计专利产品与侵权产品是否属于同类产品，应当参照外观设计分类表，并考虑商品销售的客观实际情况，对是否属于同类产品作出认定。
就本案而言，首先是针对具体的产品确认比对对象，其次者进行比对。附件3所公开的罩体明显是起保护作用的，其与涉案专利产品当属相同的产品。但一、二审法院对此均予以回避。
