我国自实施实用新型专利制度以来，对于如何区分实用新型与发明在创造性标准上的差别方面一直存在争议。《专利法》、《审查指南》等均对实用新型创造性标准做出了解释，而在实践中实用新型的创造性标准由于多方标准的理解特别是法院系统判断实用新型创造性问题上存在不一致的地方，在此提出笔者的建议以飨读者。   　　一、实用新型创造性标准的历史沿革   　　众所周之，中国专利制度不仅包括发明专利，还包括实用新型专利和外观设计专利。实用新型专利制度的建立，为弥补中国当时发明创造能力不强，激发发明人的创造激情和活力发挥了重要作用。   　　1984年《专利法》第22条规定，授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。据国家知识产权局统计，从1985年4月1日起至1999年12约1日至，我国实用新型的申请量占专利总申请量的52.8%，我国实用新型授权量占专利总授权量的65.0%。   　　鉴于实用新型专利创造性的标准低于发明的现状，再加上当时没有具体的规范约束审查员审查实用新型专利申请的标准，审查员往往无法操作甚至是把握标准太低，造成授权率过高的现象。于是2001年颁布的《审查指南》首次在第四部分第六章“其他规定”中专门增加了“实用新型创造性的审查”一节，试图明确发明与实用新型专利在创造性高度上的不同。即：首先，在考虑现有技术的领域时，“对于发明而言，不仅要考虑发明所属的技术领域，还要考虑其类似、相近或者相关的技术领域，以及该发明所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员到其中去寻找技术手段的其他技术领域。对于实用新型而言，一般着重于考虑该实用新型所属的技术领域，同时考虑其类似、相近或者相关的技术领域。”其次，在考虑采用的现有技术数量时，“对于发明专利申请而言，可以引用一篇、两篇甚至多篇现有技术评价其创造性；而对于实用新型而言，一般情况下可以引用一篇或这两篇现有技术评价其创造性。对于由现有技术拼凑的实用新型，可以根据情况引用多篇现有技术评价其创造性。”2001年《审查指南》的规定，提高了实用新型创造性的评判标准，其实已经达到与发明专利申请的审查标准几乎无差别的状态，确实在实践层面对审查员进行无效宣告请求的审查给出了指导性的意见，使得实用新型专利数量相对于发明专利申请而言出现了大幅度的下降。然而，如果将实用新型创造性的评价标准提高到发明专利相同或者相近的水平，与专利法设置实用新型制度的初衷相背离。   　　基于上述情况，2006年《审查指南》对此做出了修改，即第四部分第六章“实用新型专利创造性的审查”规定，“对于发明专利而言，不仅要考虑该发明专利所属的技术领域，还要考虑其相近或者相关的技术领域，以及该发明所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员到其中去寻找技术手段的其他技术领域。对于实用新型专利而言，一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。但是现有技术中给出明确的启示，例如现有技术中有明确的记载，促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的，可以考虑其相近或者相关的技术领域。”在现有技术的数量方面，“对于发明专利而言，可以引用一项、两项或者多项现有技术评价其创造性。对于实用新型专利而言，一般情况下可以引用一项或者两项现有技术评价其创造性，对于由现有技术通过“简单的叠加”而成的实用新型专利，可以根据情况引用多项现有技术评价其创造性。”该规定修改后也在一定程度上起到了一些实质性效果，提高了实用新型专利无效宣告请求的门槛；但是该规定限制的太死，没有给专利复审委员会审查员留出太多的操作空间，造成审查员在评价实用新型专利的创造性时完全不考虑不同技术领域以及多篇现有技术的组合的情况，从一定层面来说，其实已经构成对现行专利法的“反动”。   　　2009年7月10日，国家知识产权局向社会公众下发的《审查指南（征求意见稿）》未对上述规定再次作出修改。   　　二、实用新型创造性标准的实践困境   　　2001年以来，专利复审委员会对实用新型创造性判断作出无效宣告决定的共有4项专利，分别是95207381.1、03209589.9、01247227.1、01242748.9，下面以专利复审委员会第WX11903无效宣告决定为实例，具体分析如下。   　　国家知识产权局于2002年10月2日授权公告的专利号为01242748.9、名称为“一种衣架推拉装置”的实用新型专利（下称本专利），其申请日是2001年7月24日，专利权人是陈洪波。本专利授权公告的权利要求书为：“1.一种衣架推拉装置，其特征在于该装置由衣架钩支承板（1）、导轨（2）、滚珠（3）、衬板（4）和滚珠支承板（5）组成，衬板（4）固定在壁板上；滚珠（3）放在滚珠支承板（5）上，并设在衬板（4）与导轨（2）之间，导轨（2）镶入在衣架钩支承板（1）上。”针对上述专利权，杭州新丽工贸有限公司（下称请求人）于2007年9月27日向专利复审委员会提出无效宣告请求，其理由是：本专利不具备专利法第22条第3款规定的创造性。与此同时，请求人提交了如下对比文件作为证据：对比文件1：专利号为96213353.1的实用新型专利说明书，其授权公告日为1997年10月29日；对比文件2：专利号为97204924.X的实用新型专利说明书，其授权公告日为1998年10月21日。无效宣告请求人认为，对比文件2给出了导轨装置中一滑道与移动物体固定，另一滑道与固定物体固定的启示，至于哪个滑道与移动物体固定、哪个滑道与固定物体固定属于要素关系的调换，即“动静转换”，这种转换并未产生预料不到的技术效果，因此，本专利权利要求1相对于对比文件1和2的结合不具备创造性。复审委合议组认为，合议组认为，《审查指南》第四部分第六章第4节规定：在创造性审查中，对于实用新型专利而言，一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。对比文件2的技术领域是控制机柜用滑动导轨，其所要解决的技术问题是导轨结构不紧凑、安装及拆卸不方便等问题，……由于对比文件2与本专利的技术领域不同，……因此不存在对比文件2与对比文件1相互结合的技术启示，更不存在相互结合得出本专利权利要求1的可能。因此，本专利权利要求1相对于对比文件1和2具有实质性特点和进步，符合专利法第22条第3款的规定。   　　三、创造性评价标准的选定   　　专利号为01242748.9的实用新型专利，申请日为2001年7月24日，授权公告日为2002年10月2日，均在2001年《审查指南》之后；按照授权公告日的法律法规的规定，该实用新型的创造性评价标准应当适用2001年《审查指南》的规定。即，如果某人在2006年之前对该专利提出无效宣告请求，那么按照当时的规定，专利复审委员会审查员应当依照2001年《审查指南》的规定对该专利的创造性进行判断，也就是说，一般着重考虑该实用新型所属的技术领域，同时考虑其类似、相近或者相关的技术领域。那么对于对比文件1和2而言，应当组合评价该专利的创造性，进而得出“宣告无效”的结论。   　　但是，请求人提出无效宣告请求的具体日期晚于2006年，即2007年9月27日。那么现在专利复审委员会的审查员就会面临如下问题，2006年前授权的实用新型专利的无效宣告请求的审查适用2001年《审查指南》还是2006年《审查指南》的规定呢？这个问题牵扯面比较广，下面分析论述之。   　　（一）《立法法》对法律规范的冲突的具体规定   　　立法法第83条规定了法律规范冲突的适用规则，即同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，特别规定与一般规定不一致的，适用特别规定；新的规定与旧的规定不一致的，适用新的规定。该条主张规章之间有冲突的，应当优先适用新的特殊的规定。   　　而立法法第84条规定了不溯及既往的原则，即法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。   　　其实，立法法对法律冲突的适用规则没有矛盾，按照以上两条的具体规定，对于新法出现以前的事实、行为的认定、处理适用旧的规定，这体现了从旧原则，即不溯及既往。对于新法出现以后的事实或者行为，应当严格按照新法的规定执行，即从新原则。   　　因此，针对在2006年《审查指南》这一部门规章颁布之前授权的实用新型专利而言，由于时间限制，应当按照立法法的不溯及既往的原则适用2001年的《审查指南》的规定；当然如果针对的是2006年后申请并授权的实用新型专利而言，由于其适用旧的规定的基础不复存在，所以按照2006年《审查指南》的规定审理即可。   　　（二）《行政诉讼法》对法律规范的冲突的具体规定   　　基于以上观点，本案存在诸多可推敲之处，然而本案的审查决定是否上诉至人民法院，在此不做论述。但是假定人民法院受理了该案的上诉，法院在处理行政诉讼案件时，应当考虑该案件的特殊性。   　　行政诉讼法第52条规定，人民法院审理行政案件，以法律和行政法规、地方性法规为依据。该法第53条同时规定，人民法院审理行政案件，参照国务院部、委根据法律和国务院的行政法规、决定、命令制定、发布的规章以及省、自治区、直辖市和省、自治区的人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民政府根据法律和国务院的行政法规制定、发布的规章。因此，如果部门规章与法律不一致或者存在相冲突的地方，按照该法的规定，人民法院不得参照。   　　（三）人民法院对实用新型创造性判断的立场   　　针对同一部门制定的部门规章前后存在不一致的地方的情况，需要人民法院或者规章制定部门给出解释，确定适用的依据，防止出现法律矛盾的现象。然而，最新修订的《审查指南》未对该规定作出补充解释或者说明；因此，寻求人民法院的司法判决变的至关重要。   　　参考2006年6月20日德国联邦法院就联邦专利法院XZB27/05判决的上诉案件作出终审判决，该案涉及的即是德国实用新型与发明创造性的判断标准问题。在德国，最高司法判决在很长时间都传达着这样的观点，即可以获得实用新型保护的技术方案在创造性高度上可以低于获得专利保护的技术方案，因为发明专利的保护期长于实用新型专利。联邦专利法院一直持续着这一观点，即一个技术方案即便相对于现有技术领域人员是显而易见的，但只要不是通过普通技术常识和对现有技术的惯常性理解可以直接获得的，既可以获得专利权；而德国联邦法院对于在1986年实用新型框架下如何理解该问题一直没有机会发表意见。该判决指出，在解释法律时可以不受联邦政府在立法时的立法宗旨的约束。从联邦政府的立法宗旨看，不应放弃对发明贡献的要求。因此，那些看来显而易见，但普通技术人员根据常识以及对现有技术惯常的理解不能直接得到的方案，不能认为具备了“发明步伐”。否则，其结果是，除权利人外其他所有从事工商业活动的人都不得使用这样的方案。这样的权利扩充对于受宪法保护享有交易自由的第三者是不适当的。   　　四、对实用新型专利创造性的评价标准的反思   　　虽然德国是大陆法系国家，其操作方式、流程与判例法国家还有些差别，但这至少表明以往有关实用新型创造性判断的惯常思维已经面临重量级的挑战。   　　那么，反思中国关于实用新型创造性标准在《专利法》、《审查指南》中的规定特别是专利复审委员会关于其评判标准的实践，显然存在值得思考的地方。在此提出建议如下：   　　（1）针对新旧《审查指南》不一致的规定，进行梳理并在2009年《审查指南》修订中明确对同一事项的不同规定的适用原则，即不溯及既往兼从新原则；   　　（2）针对已经形成既定事实的实用新型创造性的评判标准的规定，建议采用德国联邦专利法院的做法，提请最高人民法院对实用新型创造性判断标准进行重新界定给出适合实用新型专利发展，既能够达到鼓励发明人的积极性又能够防止创造性过低的技术方案获得专利垄断权的目的。

【作者简介】
李洪江，北京市集佳律师事务所律师，专利代理人，中国法学会会员会员。电话：86（10）59208942；传真：86（10）85111013；电子邮件：hongjiang.li@unitalen.com。