【案由】商标撤销裁定异议纠纷

【关键字】 驰名商标 抢注 不良影响  不正当竞争

【案情摘要】

上诉人（原审第三人）：刘建佳；被上诉人一（原审原告）：索尼爱立信移动通信产品（中国）有限公司，被上诉人二（原审被告）：国家工商行政管理总局商标评审委员会

2003年3月19日，刘建佳向国家工商行政管理总局商标局提出“索爱”商标（即争议商标）的注册申请。2004年8月7日该商标经核准注册，核定使用商品为第9类影碟机、扩音器、扬声器音箱、电话机等商品，商标注册号为3492439。

2005年6月7日，索尼爱立信（中国）公司向商标评审委员会提起对争议商标撤销注册的申请，其主要理由是：“索爱”是其在中国拥有的驰名商标，刘建佳恶意注册争议商标将侵害索尼爱立信（中国）公司的合法权益，且违反商标法第十条第一款第（八）项和反不正当竞争法第五条第（二）项的规定。为支持其撤销申请，索尼爱立信（中国）公司向商标评审委员会提交了相关证据材料。

2007年11月28日，商标评审委员会作出第11295号裁定，裁定争议商标予以维持。索尼爱立信移动通信产品（中国）有限公司不服，向北京市第一中级人民法院提起诉讼，法院作出一审判决后，案件第三人刘建佳不服，上诉至北京市高级人民法院。

【裁判】

北京市高级人民法院终审判决：撤销北京市第一中级人民法院（2008）一中行初字第196号行政判决；维持国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字〔2007〕第11295号《关于第3492439号“索爱”商标争议裁定书》。

【法理分析】

本案属于非商标所有人不服商评委作出的不予撤销争议商标裁定而提起的行政诉讼，故在分析本案时可以从以下五个层次梳理线索：

第一个层次，“索爱”商标是否构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。

《商标法》第31条规定：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。具体到本案，在不同型号的“索爱手机”以及其他“索爱”电子产品的报道、评论中，虽然生产厂家均指向“索尼爱立信公司”或“索尼爱立信（中国）公司”，但是，这些报道、评论均非索尼爱立信（中国）公司所为。在争议商标申请注册之前，索尼爱立信（中国）公司未进行任何有关“索爱”产品的生产、销售及宣传等商业活动，此外，时至2007年10月左右，索尼爱立信（中国）公司并不认同“索爱”是其公司简称或者是其手机及电子产品的简称。由此可知，索尼爱立信（中国）公司并未将“索爱”作为商标进行商业性的使用，根据《商标法》第31条的规定，被抢注的商标是指他人已经使用并有一定影响的商标。《商标法实施条例》第3条规定，商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。因此，被抢注的商标应当由被抢注人自己在商业活动中予以了使用，但是，索尼爱立信（中国）公司并未将“索爱”作为商标进行商业性的使用，所以，原告刘建佳所注册的“索爱”商标并不构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。

第二个层次，刘建佳注册“索爱”商标的行为是否构成《商标法》第13条第1款规定的“复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标”的情形。

《商标法》第14条规定： “认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。”本案中，索尼爱立信（中国）公司提交的通过互联网搜索所得到的有关“索爱”商标知名度的证据，无论从相关公众对该商标的知晓程度，还是该商标使用或宣传的持续时间、程度或覆盖的地理范围等，均不足以证明该商标已为中国的相关公众广为知晓并享有较高声誉，因此，不足以据此认定索尼爱立信（中国）公司的“索爱”商标在争议商标申请日前（即2003年3月19日）已成为未在中国注册的驰名商标，刘建佳注册“索爱”商标的行为未构成商标法第13条第1款规定的“复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标”的情形。

第三个层次，“索爱”商标是否属于《商标法》第10条第1款第（八）项规定的有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志。

根据《商标法》第10条第1款第（八）项的规定：有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用。本案中，索尼爱立信（中国）公司提交的证据不足以证明“索爱”就是“索尼爱立信”的简称，故争议商标“索爱”应属于臆造词汇，无规范含义，同时，刘建佳所注册的“索爱”商标既不构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，也不构成“复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标”，因此，目前没有充分的理由理由认为争议商标使用在影碟机等商品上会对社会公共利益和公共秩序产生不良影响，所以，“索爱”商标不属于商标法第10条第1款第（八）项规定的标志有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志。

第四个层次，刘建佳注册“索爱”商标的行为是否构成《反不正当竞争法》第5条第2款规定的不正当竞争行为。

刘建佳注册“索爱”商标的行为是否构成不正当竞争行为的关键是判断“索爱”商标是否属于索尼爱立信（中国）公司知名商品的特有名称以及是否会引起消费者的“误认”。 国家工商行政管理总局《关于禁止仿冒知名商品的特有名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》第3条第3款规定：“知名商品的特有名称，是指知名商品独有的与通用名称有显著区别的商品名称。但该名称已经作为商标注册的除外。”判断一个名称是否为某一具体商品所特有，考虑的主要因素是该名称是否成为明显区别于其他同类商品的特定商品的标识。本案中，索尼爱立信（中国）公司并未将“索爱”作为商标进行商业性的使用，自然也无法认定为“知名商品的特有名称”，也不存在消费者“误认”的情况，故不应当认定为构成不正当竞争行为。

第五个层次，针对上诉人的主张，法院如何认定并且作出判决。

由上述的分析可知，刘建佳注册“索爱”商标的行为，即不构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，也不构成《商标法》第13条第1款规定的“复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标”的情形和《反不正当竞争法》第5条第2款规定的不正当竞争行为，同时“索爱”商标不属于《商标法》第10条第1款第（八）项规定的有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志。商评委和二审法院均认可这些事实，根据《行政诉讼法》第61条第（二）项的规定，北京市高级人民法院终审判决：撤销北京市第一中级人民法院（2008）一中行初字第196号行政判决；维持国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字〔2007〕第11295号《关于第3492439号“索爱”商标争议裁定书》。

【法律风险提示及防范】

商标的注册是商标获得保护的必备前提程序，因而多数厂商对于自己生产的商品的名称等均采取了相应的保护措施，但是在现实生活中，仍然存在着许多恶意抢注或者侵犯在先权利的现象，在很大程度上使得商标的保护出现了一些不确定的因素，在商标的注册和使用中，需要注意如下几个方面的事项：

首先，对于类似本案索尼爱立信公司的厂商来说，对于自己享有一定知名度的产品，应该及时去工商局申请商标注册以及名称保护，包括同系列产品和存在简略缩用的可能会与原商标存在一定程度上的对等关系的名称一同申请，这样就不会因为没有商业使用也非注册商标而导致他人注册与本公司产品注册商标可能发生混淆的商标，从而在一定程度上避免了被搭便车的现象的发生。

其次，对于类似于本案上诉人刘健佳的商标注册申请人来说，在注册商标时需要注意商标的选取应当不与在先权利相冲突，包括他人已经注册在先的商标、虽未注册但已驰名的商标、以及企业名称权、著作权等其他知识产权等。此外还应当注意不要因为推陈出新而违背公序良俗或者法律规定，一方面可能会因为不符合商标申请的实质要件而被驳回，另一方面也可能会因为侵犯他人权利而引发不必要的诉讼。由于索尼爱立信公司并不认可索爱为其商标的简写，同时也并未予以商业性使用，因而可以说上诉人刘健佳的商标申请是成功的。

最后，在商标的注册过程中，要注意遵照商标法和工商局关于商标注册申请的实施细则，在商标符合有关实质要件和相关的材料要求后再去申请，这样能够避免因为这些形式的不完备而导致时间的拖延，对于药品和卷烟等特殊商品还需要有关部门的批准文件和证明文件，这些都不要事先做好相应的准备。

【相关法律法规集成】

1.《中华人民共和国商标法》

第10条 下列标志不得作为商标使用：
　　……

（八）有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的

……

第13条  就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用

……

第14条  认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。

第31条  申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

2.《中华人民共和国商标法实施条例》

第3条  商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中

3．《中华人民共和国反不正当竞争法》

第5条  经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易，损害竞争对手：

……

（二）擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品；

……

3.《中华人民共和国行政诉讼法》

第61条  人民法院审理上诉案件，按照下列情形，分别处理：

（一）原判决认定事实清楚，适用法律、法规正确的，判决驳回上诉，维持原判；

（二）原判决认定事实清楚，但适用法律、法规错误的，依法改判；

（三）原判决认定事实不清，证据不足，或者由于违反法定程序可能影响案件正确判决的、裁定撤销原判，发回原审人民法院重审，也可以查清事实后改判。当事人对重审案件的判决、裁定，可以上诉。