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专利复审委员会姜某发明专利申请驳回复审行政纠纷一案
当事人:   法官:   文号:北京市高级人民法院

上诉人(原审被告)国家知识产权局专利复审委员会,住所地北京市X区X路X号银谷大厦10-X层。

法定代表人张某,副主任。

委托代理人宋某某,该委员会审查员。

委托代理人孙某某,该委员会审查员。

被上诉人(原审原告)姜某,男,汉族,X年X月X日出生,中国水利水电第六工程局助理工程师,住(略)。

上诉人国家知识产权局专利复审委员会(简称专利复审委员会)因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案,不服北京市第一中级人民法院(2011)一中知行初字第X号行政判决,向本院提起上诉。本院2012年1月5日受理本案后,依法组成合议庭,于2012年3月6日公开开庭进行了审理。上诉人专利复审委员会的委托代理人宋某某、孙某某,被上诉人姜某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

北京市第一中级人民法院认定,姜某是名称为“飞船车”的发明专利申请(简称本申请)的申请人。

姜某于2009年至2010年多次向专利复审委员会提交意见陈述书及修改文件。

2011年3月2日,专利复审委员会发出的复审通知书指出:本申请权利要求1所请求保护的技术方案、权利要求1和2中的诸多技术特征、以及说明书和说明书附图中的相关内容均超出了原说明书和权利要求书记载的范围,不符合2000年修正的《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)第三十三条的规定。

2011年4月11日,姜某提交了包含本申请权利要求书全文替换第1-2项的修改文件。姜某声明:“本申请的申请文件除附件中权利要求书以外,其它都采用公开时的文件,不用提交过的其它文件”,并认为:根据复审通知书中的意见进行了细致认真的修改,又根据原来的一些思路,增加了一些新的内容,这些也是为了克服所指缺陷。2011年4月14日、4月15日、4月16日,姜某分别提交了意见陈述书,并于4月14日和4月16日,分别提交了修改文件。

专利复审委员会在第32440复审决定关于审查文本的认定中称:鉴于姜某在2011年4月11日提交的意见陈述书中声明:“本申请的申请文件除附件中权利要求书以外,其它都采用公开时的文件,不用提交过的其它文件”,且此后分别于2011年4月14日和2011年4月16日两次提交修改后的权利要求全文替换第1-2项,故本复审请求审查决定所针对的文本为:姜某于2011年4月16日提交的本申请权利要求第1-2项,及本申请公开时除权利要求书以外的申请文件,即姜某于2011年4月16日提交的权利要求书第1-2项,以及于申请日2001年8月22日提交的说明书第1-2页、说明书附图第1-2页和说明书摘要。

专利复审委员会主张某X号复审决定所附文本系姜某于2011年5月4日提交的本申请权利要求书修改文本,不是2011年4月16日提交的修改文本。

北京市第一中级人民法院认为,专利复审委员会于2011年3月2日向姜某发出复审通知书,指出本申请权利要求1所请求保护的技术方案、权利要求1和2中的诸多技术特征、以及说明书和说明书附图中的相关内容均超出了原说明书和权利要求书记载的范围,不符合《专利法》第三十三条的规定。姜某分别于2011年4月14日、4月16日和5月4日向专利复审委员会提交本申请权利要求书的修改文件。

专利复审委员会称第X号复审决定所针对的审查文本为姜某于2011年4月16日提交的修改文本,专利复审委员会未举证证明姜某2011年4月16日提交的修改文本即为最后一次提交的修改文件,亦未举证证明以2011年4月16日提交的修改文本作为复审审查文本已经姜某确认,亦未证明其已向姜某发出审查意见通知书告知以2011年4月16日提交的修改文本作为本申请的审查文本,第X号复审决定所附审查文本并非姜某于2011年4月16日提交的修改文本,该决定亦未指明其引据了2011年4月16日修改文本中哪些内容用于评述本申请存在修改超范围的错误,以证明其使用的确系2011年4月16日修改文本,现姜某对于第X号复审决定所针对的审查文本提出质疑,认为专利复审委员会作出的复审决定违反法定程序,理由成立。

北京市第一中级人民法院依据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(二)项第3目之规定,判决:(一)撤销专利复审委员会作出的第X号复审决定;(二)专利复审委员会就姜某针对本申请提出的复审申请重新作出决定。

专利复审委员会不服一审判决,向本院提起上诉。理由是:1、一审法院在中止诉讼后,未重新开庭,直接作出判决,一审审理程序违法。2、一审判决认定姜某按照专利复审委员会的要求分别于2011年4月14日、4月16日和5月4日向专利复审委员会提交权利要求书的修改文本,此项认定错误。3、一审判决认定,专利复审委员会称第X号复审决定所针对的审查文本为姜某于2011年4月16日提交的修改文本,专利复审委员会未举证证明姜某2011年4月16日提交的修改文本即为姜某最后一次提交的修改文本,亦未举证证明以姜某2011年4月16日提交的修改文本作为复审审查文本已经由姜某确认,或发审查意见通知书告知姜某。专利复审委员会对此持不同意见。姜某2011年4月16日提交的修改文本是在规定期限内提交的最后一次修改文本,因此,无需再让姜某确认,或者发审查意见通知书告知姜某。4、一审判决认定第X号复审决定所附审查文本并非姜某于2011年4月16日提交的修改文本,该决定亦未指明其引具了2011年4月16日修改文本的哪页、哪段的内容用于评述本申请存在修改超范围的错误,以证明其使用的确系2011年4月16日修改文本。专利复审委员会对此持不同意见。第X号复审决定所附的审查文本并非姜某2011年4月16日提交的修改文本,但专利复审委员会已于2011年10月8日发出更正通知书,对此予以更正。第X号复审决定正文部分认定的审查文本确系姜某于2011年4月16日提交的修改文本。第X号复审决定以附件形式附带审查文本,仅仅是为当事人及后续程序提供参考,判定决定正确与否仍以该复审决定正文为准。请求撤销一审判决,维持专利复审委员会第X号复审决定;由姜某承担两审诉讼费。

姜某服从一审判决。

经审理查明,姜某于2001年8月22日向国家知识产权局提出名称为“飞船车”的发明专利申请(即本申请),申请号是(略).9,公开日为2003年4月2日。

经实质审查,国家知识产权局以本申请不具备《专利法》第二十二条第二、三款规定的新颖性和创造性为由,于2004年9月10日驳回了本申请。姜某不服,向专利复审委员会提出复审请求。专利复审委员会经审查,于2007年12月17日作出第X号驳回复审决定(简称第X号复审决定),维持了国家知识产权局2004年9月10日对本申请作出的驳回决定。姜某不服专利复审委员会作出的第X号复审决定,向一审法院提起诉讼。一审法院经审理,于2008年12月3日作出(2008)一中行初字第X号行政判决,撤销专利复审委员会作出的第X号复审决定。专利复审委员会依据该判决,重新组成合议组对本案进行审查。

2009年至2010年间,多次向专利复审委员会提交意见陈述书及修改文件。2011年3月2日,专利复审委员会向姜某发出复审通知书,该通知书记载:本申请权利要求1所请求保护的技术方案、本申请权利要求1和2中的诸多技术特征、以及本申请说明书和说明书附图中的相关内容均超出了原说明书和权利要求书记载的范围,不符合《专利法》第三十三条的规定,并要求姜某在指定期限内进行意见陈述。

2011年4月11日,姜某针对专利复审委员会于2011年3月2日发出的复审通知书进行了意见陈述书并提交了包含权利要求书全文替换第1-2项的修改文件。姜某声明:“本申请的申请文件除附件中权利要求书以外,其它都采用公开时的文件,不用提交过的其它文件”,并认为:根据复审通知书中的意见进行了细致认真的修改,又根据原来的一些思路,增加了一些新的内容,这些也是为了克服所指缺陷。姜某并结合修改进行了详细说明。2011年4月14日、4月15日、4月16日,姜某分别提交了意见陈述书,并于2011年4月14日和4月16日,分别提交了修改文件。

2011年5月25日,专利复审委员会作出第X号复审决定,维持国家知识产权局于2004年9月10日对本申请作出的驳回决定。

一、关于审查文本的认定

鉴于姜某在2011年4月11日提交的意见陈述书中声明:“本申请的申请文件除附件中权利要求书以外,其它都采用公开时的文件,不用提交过的其它文件”,且此后分别于2011年4月14日和2011年4月16日两次提交修改后的权利要求全文替换第1-2项,故本复审请求审查决定所针对的文本为:姜某于2011年4月16日提交的权利要求第1-2项,及本申请公开时除权利要求书以外的申请文件,即姜某于2011年4月16日提交的权利要求书第1-2项,以及于申请日2001年8月22日提交的说明书第1-2页、说明书附图第1-2页和说明书摘要。

二、关于《专利法》第三十三条

《专利法》第三十三条规定:申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

本申请权利要求1所请求保护的技术方案由其中的五部分内容来限定,第一是对飞船车的总体限定部分,第二是叠加关于形状和车架的第(1)-(29)项特征之一或若干,第三是叠加关于车轮布置的第(30)-(33)项特征之一或若干,第四是叠加关于水平转轮的第(34)-(39)项特征之一或若干,最后是再叠加关于车辆座位的第(40)项特征。在原说明书和权利要求书中,并未采用这样的撰写方式来进行限定,也未记载这样的技术方案,同时由这五部分内容所限定的技术方案也不能从原申请文件记载的信息中直接地、毫无疑义地确定,致使本领域技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同,因此,本申请权利要求1超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

本申请权利要求1中有诸多技术特征未记载在原说明书和权利要求书中,也不能由原说明书和权利要求书直接地、毫无疑义地确定,超出了原说明书和权利要求书记载的范围,不符合《专利法》第三十三条的规定。

基于上述理由,专利复审委员会作出第X号复审决定。

姜某不服专利复审委员会作出的第X号复审决定,在法定期限内向一审法院提起诉讼。

一审法院受理本案后,于2011年9月23日公开开庭对本案进行了审理。在此次庭审过程中,发现第X号复审决定所附本申请权利要求文本并非是该决定中所称的姜某于2011年4月16日提交的权利要求第1-2项的文本。专利复审委员会对此称需核实,故一审法院即行休庭,并要求专利复审委员会在指定期限内就此事提交证据。

专利复审委员会在一审法院休庭后,提交了一份《情况说明》,其中记载:“针对2011一中知行初字第X号案卷,我委补充提交原告于2011年4月16日提交的权利要求书修改文本。第X号复审决定所附权利要求书系我委于2011年5月4日收到的原告提交的权利要求书修改页,属于笔误,因为决定所针对的文本仍然是原告于2011年4月16日提交的权利要求书修改文本”。

此后,一审法院于2011年11月15日作出一审判决。

以上事实,有第X号复审决定、本申请授权文本权利要求书及说明书,本申请多次修改文本及当事人陈述等证据在案佐证。

本院认为,专利复审委员会作出的第X号复审决定所附的本申请的权利要求书系该决定的组成部分。专利复审委员会已明确该部分是第X号复审决定所针对的审查文本,因此,在姜某多次向专利复审委员会提交本申请权利要求修改文本的情况下,专利复审委员会在第X号复审决定中附上并非在本申请复审程序中所针对的审查文本,致第X号复审决定记载的审查文本与实际的审查文本不符,对此,不能认为是笔误,应认定为专利复审委员会认定事实不清。故,专利复审委员会作出的第X号复审决定应予撤销,并由专利复审委员会重新就本申请作出复审请求审查决定。

专利复审委员会虽主张某审判决认定“专利复审委员会称第X号决定所附文本系原告于2011年5月4日提交的权利要求书修改文本”错误,但是,根据专利复审委员会提交的《情况说明》,“第X号复审决定所附权利要求书系我委于2011年5月4日收到的原告提交的权利要求书修改页”,一审判决中的上述认定并非没有依据。

《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第(三)项规定:“原判决认定事实不清,证据不足,或者由于违反法定程序可能影响案件正确判决的,裁定撤销原判,发回原审人民法院重审,也可以查清事实后改判。”

一审法院虽然在收到专利复审委员会提交的《情况说明》后,未再开庭即作出一审判决,但是,由于专利复审委员会、姜某均认可第X号复审决定所附本申请权利要求不是该决定所针对的审查文本,一审法院据此直接作出一审判决,在程序上存在错误,本院对一审法院的违反法定程序之处予以指出。虽然一审法院存在上述违反程序之处,但一审判决结果并无不当。

综上,专利复审委员会的上诉理由本院不予采纳,其上诉请求本院不予支持。一审判决虽有错误,但判决结果正确。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第(一)项的规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

一审案件受理费一百元,由国家知识产权局专利复审委员会负担(自本判决生效之日起七日内交纳);二审案件受理费一百元,由国家知识产权局专利复审委员会负担(已交纳)。

本判决为终审判决。

审判长刘辉

代理审判员石必胜

代理审判员陶钧

二Ο一二年四月六日

书记员李某英

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