原告日本国株式会社双叶社，住所地日本国东京都新宿区东五轩町3番X号。

法定代表人诸某某，董事长。

委托代理人黄某彪，北京市万慧达观勤律师事务所律师。

委托代理人黄某，北京市万慧达知识产权代理有限公司律师、商标代理人。

被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地北京市西城区X路X号。

法定代表人侯某，主任。

委托代理人黄某，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会干部。

委托代理人刘某某，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会干部。

第三人广州市诚益眼镜有限公司，住所地广东省广州市越秀区X路X号蓝宝石大厦901－X室。

法定代表人罗某，总经理。

委托代理人江早云，北京市集佳律师事务所律师。

委托代理人桂庆凯，北京市集佳律师事务所律师。

原告日本国株式会社双叶社（简称双叶社）不服被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）于2005年12月30日作出的商评字〔2005〕第X号《关于第x号“蜡笔小新”商标争议裁定书》（简称第X号裁定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2006年3月9日受理后，依法组成合议庭，并通知广州市诚益眼镜有限公司（简称诚益眼镜公司）作为本案第三人参加诉讼，于2006年5月25日对本案公开开庭进行了审理。原告双叶社的委托代理人黄某彪、黄某，被告商标评审委员会的委托代理人黄某、刘某某，第三人诚益眼镜公司的委托代理人江早云、桂庆凯到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

第X号裁定系商标评审委员会针对双叶社就注册人为诚益眼镜公司的第x号“蜡笔小新”商标（简称争议商标）提出的撤销申请做出的。在该裁定中，涉及如下问题：一、针对双叶社以争议商标的注册侵害其著作权为由提出的撤销注册申请，商标评审委员会认为，双叶社于2005年1月26日向商标评审委员会提出争议裁定申请，是在修改后的商标法实施后依据新商标法有关规定申请争议裁定，本案应适用现行商标法有关规定进行审理。现行商标法第四十一条第二款规定，对违反该法第三十一条规定的，自该商标注册之日起五年内，商标所有人或利害关系人可以请求撤销该注册商标。可见，对已经注册的商标，以第三十一条规定申请撤销的期限限定为五年。本案争议商标取得商标专用权时间为1997年6月28日，双叶社于2005年1月26日对该商标提出争议时争议商标注册已近八年，超出了五年的法定期限。双叶社主张本案中提起争议裁定申请的五年期限，应从现行商标法实施之日起算的复审理由不成立。双叶社依据商标法第三十一条提出的撤销争议商标的理由因超出法定期限，其该项评审请求应予以驳回。二、针对双叶社以争议商标的注册构成对其“蜡笔小新”文字和图形未注册驰名商标的复制和摹仿为由提出的撤销注册申请，商标评审委员会认为，争议商标于1997年在中国大陆获得注册，当时双叶社的“蜡笔小新”商标在中国大陆尚未申请注册。根据现行商标法第十三条第一款之规定未在中国大陆注册但请求特别保护的商标，须在争议商标未注册前就已在相同或类似商品上成为驰名商标。根据双叶社提供的证明资料，虽然早在1994年、1995年开始开发“蜡笔小新”授权产品，将“蜡笔小新”卡通形象用于开发、制造玩具、文具、服饰等商品，并在日本、中国台湾、香港市场有一定影响，但中国大陆关于双叶社的“蜡笔小新”漫画与商品的报道主要发生于2003年，双叶社未能证明“蜡笔小新”商标在争议商标注册前，双叶社的“蜡笔小新”商标已在第28类争议商标核定使用的商品上为中国大陆消费者熟知，成为驰名商标。双叶社以商标法第十三条第一款的规定撤销争议商标注册的主张不成立。三、针对双叶社以争议商标的注册属于以欺骗手段或其他不正当手段取得注册为由提出的撤销注册申请，商标评审委员会认为，商标法第四十一条第一款所指的“以欺骗手段或其他不正当手段取得注册”既包括商标注册人在申请注册的时候，以弄虚作假的手段欺骗商标行政主管机关取得注册的行为，也包括基于进行不正当竞争、牟取非法利益的目的，恶意进行注册的行为。后一种行为，主要是指商标注册人明知他人或应知他人的商标而申请注册。双叶社提交的证据可以显示其“蜡笔小新”商标在日本、中国港台地区有一定知名度，但其知名度并不当然及于中国大陆地区。双叶社未能证明在争议商标注册前，其“蜡笔小新”商标在中国大陆市场已经使用，并在相关消费者中有一定知名度，争议商标原注册人是在明知或应知他人商标的情况下恶意申请注册争议商标。双叶社提交的争议商标原注册人在其他类别上注册“蜡笔小新”商标并转让他人及其抢注他人知名商标的证据，难以证明争议商标原注册人在申请注册本案争议商标时具有恶意。双叶社依据商标法第四十一条第一款的规定撤销争议商标注册的主张缺乏事实根据，该主张不成立。此外，关于诚益眼镜公司称双叶社不具备申请争议的主体资格的问题，《蜡笔小新》系双叶社拥有著作权的漫画作品，尽管双叶社并未在中国大陆注册“蜡笔小新”文字及图商标，但其以在先拥有的著作权和其在中国未注册的驰名商标提出争议，符合商标法第四十一条第二款关于商标所有人或利害关系人的规定，诚益眼镜公司的此条答辩理由不成立。综上，商标评审委员会根据商标法第十三条第一款、第三十一条、第四十一条第一款、第二款和第四十三条的规定裁定对诚益眼镜公司注册的争议商标予以维持。

原告双叶社不服，向本院提起行政诉讼称：一、商标评审委员会认为提出争议申请已经超过法定期限的观点不能成立。争议商标的注册日为1997年6月28日，根据当时适用的1993年商标法第二十七条第一款以及1993年《商标法实施细则》第25条的规定，对已注册商标提起争议并没有时间的限制。本案涉及到新旧两版商标法的适用这一特殊情况，不能仅仅因为对旧法的修改，而将原告本可争取权益的时间缩短，相反使第三人依旧法本属恶意注册应予撤销的权利得以稳固。即使适用修改后的商标法，注册商标争议的提起的“五年期限”的起算日应当自修订后的商标法施行之日，即自2001年12月1日起统一起算，而不应该机械地从法条上所规定的注册之日起算。在我社“蜡笔小新”著作权已经被确认的情况下，诚益眼镜公司将“蜡笔小新”注册为商标，其行为已经损害了他人现有的在先权利，依法应当予以撤销。二、争议商标已构成就相同或类似商品对我社未在中国注册的驰名商标的复制和摹仿，应予撤销。商标评审委员会未认定“蜡笔小新”为驰名商标，应属不当。我社对“蜡笔小新”系列商标在日本、韩国、香港、台湾等地进行了广泛注册。在中国大陆地区，我社不仅将“蜡笔小新”作为漫画书籍出版，同时还将其制作成动画片和剧场作品VCD和DVD，也具有广泛的知名度。我社还将“蜡笔小新”形象广泛的使用在文具、玩具、书包、服装、泡泡糖、零食等商品上和手机的各种服务上。鉴于“蜡笔小新”动画及漫画的知名度，“蜡笔小新”及“蜡笔小新”形象在中国消费者中具有了极高的知名度，应被作为驰名商标予以保护。争议商标与我社商标完全相同，商品类似，构成对我社商标在类似商品上的复制。“蜡笔小新”为非常用汉字组合，具有很强的显著性。鉴于“”作为“蜡笔小新”漫画的标题，经过多年的宣传和使用已在消费者中具有极高的知名度，争议商标已构成了对原告驰名商标的复制。三、争议商标的注册具有明显恶意，已构成对我社未在中国注册的驰名商标的恶意抢注。争议商标的原注册人为广州市诚益眼镜公司，2004年9月该公司将争议商标转让给诚益眼镜公司。争议商标原注册人不仅非法注册了本案的争议商标，还在第9、16、18、25和28类等多个类别注册了共计9件侵犯我社“蜡笔小新”图样和文字权利的商标，并将其中部分商标转让给他人，非法获利，具有明显的恶意。争议商标原注册人不仅抢注了原告“蜡笔小新”系列商标，还注册了近50件他人的知名商标。争议商标原注册人是一家长期从事抢注他人商标权进行不正当竞争的公司，其抢注原告“蜡笔小新”系列商标的行为恶意明显。原告据此请求法院撤销第X号裁定，并判令商标评审委员会撤销争议商标。

被告商标评审委员会辩称：一、双叶社以争议商标的注册损害其著作权为由提出争议申请已超过五年的法定期限。争议商标注册于1997年6月，但双叶社提起争议裁定申请是在2005年1月，是在新商标法实施后发生的行为，应适用新商标法相关规定审查其提起争议的时限，不存在法律溯及力的问题。商标争议时限如何起算应适用现行商标法、《商标评审规则》的相关规定。二、双叶社的“蜡笔小新”商标在争议商标申请注册时未成为相关商品上的驰名商标。争议商标申请注册于1996年，指定使用于国际分类第28类游戏机等商品，当时双叶社的“蜡笔小新”商标尚未在中国注册。适用商标法第十三条第一款规定的前提是，双叶社的“蜡笔小新”商标在争议商标申请注册前在中国大陆已成为第28类游戏机商品上的驰名商标。但双叶社并没有提供在争议商标注册前，其“蜡笔小新”商标在中国大陆使用、宣传并为中国相关公众广为知晓的相关证据，因此，不能认定在争议商标申请注册前，双叶社的“蜡笔小新”商标已为中国大陆消费者熟知，成为驰名商标。《蜡笔小新》虽然是著名的漫画作品，但双叶社在中国大陆并没有将其作为商标广泛使用于市场，从而建立“蜡笔小新”品牌的知名度，形象的知名度并不代表商标的知名度。三、双叶社称争议商标的注册具有明显恶意的主张缺乏充分证据，争议商标注册未构成恶意抢注行为。判定商标注册行为是否为恶意抢注行为，关键在于判断商标注册人是否明知或应知他人的商标而申请注册。原告提交的证据不能证明争议商标的原注册人是在明知或应知双叶社“蜡笔小新”商标的情况下恶意申请注册争议商标。争议商标原注册人抢注其他知名商标及在其他类别上注册“蜡笔小新”商标并转让他人的行为，都难以直接证明争议商标原注册人在申请注册本案争议商标时具有恶意。第X号裁定认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，请求法院驳回原告的诉讼请求，维持该裁定。

第三人诚益眼镜公司述称：一、就双叶社针对争议商标所提出的争议申请应当适用修改后的商标法规定，其提出的理由属于商标法第四十一条第二款所规定的情形，争议商标核准注册于1997年，而双叶社并未提供有效证据证明此前其“蜡笔小新”商标已在中国大陆驰名。根据现行商标法及相关司法解释的规定，双叶社的申请已超过法定时限。二、双叶社就争议商标所提争议申请属于商标法第四十一条第二款规定之情形，该条所规定的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的行为”应当仅仅指商标注册人在申请注册的时候，以弄虚作假的手段欺骗商标行政主管机关取得注册的行为，或者侵犯国家利益等行为，不应当包括商标注册人明知他人或应知他人的商标而申请注册的情形。综上，第X号裁定认定双叶社的争议申请已经超过法定期限且其引证商标并非驰名商标并据以维持我方争议商标的行为符合法定程序、适用法律正确、有充分的事实根据，应与维持。

本院经审理查明:

第x号“蜡笔小新”商标（即争议商标）由案外人广州市诚益眼镜公司于1996年1月9日向中华人民共和国国家工商行政管理局商标局（简称商标局）提出注册申请，于1997年6月28日被核准注册，核定使用商品为第28类游戏机、积木等。2004年10月19日，争议商标经商标局核准转让给诚益眼镜公司。

2005年1月26日，双叶社以争议商标的注册违反了商标法第十三条第一款、第三十一条、第四十一条第一、二款的规定为由，向商标评审委员会提出撤销申请，并提供了五组共计28份证据，其中：

第一至三组证据（1－15）均为证明双叶社系“蜡笔小新”的合法著作权人及其相关著作权使用情况的证据；

第四组证据（16－23）为证明“蜡笔小新”图形及文字在包括中国的很多国家获得注册和使用，享有极高知名度的证据；

第五组证据（24－28）为证明争议商标的原注册人具有主观恶意的证据。

2005年12月30日，商标评审委员会作出第X号裁定，查明如下事实：《蜡笔小新》是日本公民臼井义人创作的漫画作品，双叶社于1992年经臼井义人授权，获得该作品独占性、排他性的著作权及商品化权。1992年至2005年间，《蜡笔小新》系列漫画由双叶社出版，在日本广泛发行。1994年以后，双叶社通过许可出版的方式，将《蜡笔小新》系列漫画在香港、台湾发行。《蜡笔小新》动画片也随之在日本、中国香港、台湾等东南亚国家、地区播放。双叶社的“蜡笔小新”商标自1994年开始在日本、中国台湾注册，涉及第9、14、16、25类等十几个类别。1995年4月1日双叶社与国际影业有限公司签订商品化权合同，将漫画《蜡笔小新》在亚洲的商品化权提供给国际影业有限公司独家行使，由该公司负责“蜡笔小新”卡通造型商品的开发、制造，主要包括玩具、文具、休闲、服饰等商品，并在台湾市场销售。《蜡笔小新》系列漫画在中国大陆正式发行始于2003年。双叶社的“蜡笔小新”商标在中国大陆注册始于2002年3月18日，由国际影业有限公司申请注册，于2003年7月7日获准（注册号为x），使用在第21类牙刷、水杯、纸巾分配器等商品上。双叶社提及的应被认定为驰名商标的第x号“蜡笔小新及图”商标系由国际影业有限公司于2002年3月18日提出注册申请，于2004年2月28日获得注册，使用在第16类书、连环漫画书、卡纸板制品上。

针对以上事实，各方当事人均无异议，本院予以确认。在本案诉讼过程中，双叶社对其已经向商标评审委员会提交的证据进一步予以明确，用以下证据证明“蜡笔小新”文字、图形系列商标系驰名商标：

证据7《蜡笔小新》漫画在日本的出版清单、双叶社法定代表人出具的关于单行本《蜡笔小新》在日本国内印刷册数和销售总额的声明；

证据8《蜡笔小新》在台湾和香港出版的金额及数量列表；

证据10《蜡笔小新》漫画在世界不同国家用不同语言出版的清单和漫画封页及在世界其他国家和地区的单行本销量统计；

证据11日本大阪府立中之岛图书馆出具的《朝日新闻》等报刊对《蜡笔小新》动画片的播出时间和新闻报道摘录；

证据13亚洲电视台出具的《蜡笔小新》的播出情况；

证据16“蜡笔小新”系列商标在中国、日本、中国香港等地的注册列表及注册证复印件；

证据17双叶社分别与国际影业有限公司、日本风车影视文化发展有限公司签订的商品化权合同和业务委托合同以及日本风车影视文化发展有限公司分别与中国唱片总公司、上海怡得网络有限公司签订的原版版权合同和著作权许可使用合同；

证据18“蜡笔小新”商品化申请程序及关于“蜡笔小新”手机动漫下载的相关材料；

证据19“蜡笔小新”形象被许可使用的地区及商品清单及使用在商品上的图片；

证据20港台媒体清单及相关报道；

证据21国内《新民晚报》等报刊对蜡笔小新动画片漫画的报道；

证据22合法授权的手机动漫下载和第五届中国上海国际艺术节宣传册；

证据23欧洲媒体对“蜡笔小新”的报道。

上述证据中的7、8、10、11、13、19、20、23以及证据16中除我国商标局颁发的第x、x号两份商标注册证以外的其他部分和证据17中双叶社分别与国际影业有限公司、日本风车影视文化发展有限公司签订的商品化权合同和业务委托合同所欲证明的事实均发生在中国大陆以外；证据16中我国商标局颁发的第x、x号两份商标注册证、证据17中日本风车影视文化发展有限公司分别与中国唱片总公司、上海怡得网络有限公司签订的原版版权合同和著作权许可使用合同以及证据18、21、22所欲证明的主要事实均发生在争议商标注册申请日1996年1月9日之后。

以上事实，有第X号裁定、争议商标档案和商标公告复印件、双叶社在行政程序中提供的证据、当事人陈述等证据在案佐证。

本院认为，根据原告和被告的诉辩主张以及第三人的陈述，本案涉及如下三个方面的问题：

一、针对双叶社以侵犯其在先权利为由提出撤销争议商标注册申请的法律适用及是否超过法定期限的问题。

双叶社以侵犯其在先权利为由提出撤销争议商标的注册，属于修改后商标法第三十一条所列举的情形。根据最高人民法院《关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》第五条的规定，对商标法修改决定施行前发生的属于修改后商标法第三十一条列举的情形，商标评审委员会于商标法修改决定施行后作出裁定、当事人不服提起行政诉讼的，适用修改后商标法。该司法解释中的“发生”应当理解为是针对争议商标提出争议的情形。本案中，第X号裁定是商标评审委员会依据双叶社于2005年1月26日以争议商标的注册侵犯了其在先权利，即违反了商标法第三十一条的规定为由提出撤销申请而作出的。由于提出撤销争议商标的申请和作出裁定均发生在商标法修改决定施行（2001年12月1日）后，故本案并不属于最高人民法院《关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》第五条规定情形。但是判断某一具体行为的法律适用，应以该具体行为的发生时间为确定标准。作为一种原则，如果某种行为发生在修改法施行之后，且旧法相关条款已被废止，那么，修改后的法律不再具有溯及既往的效力，对于修改法施行之前的行为，修改后的法律不具有拘束力。在本案中，由于双叶社于2005年1月26日向被告提出撤销争议商标申请，是在修改后商标法施行之后，故在无特别规定的情况下，本案应适用修改后商标法进行审理。

根据修改后商标法第四十一条规定，以侵害他人在先权利为由提出撤销注册商标的，利害关系人应当在自商标注册之日起5年内提出撤销申请，并且商标法明确规定该5年的期限自争议商标核准注册之日起计算。本案中，因争议商标取得核准注册的时间是1997年6月28日，距双叶社提出撤销申请的时间2005年1月26日已经超过5年的期限，故商标评审委员会的第X号裁定以超过法律规定的期限为由驳回双叶社以违反商标法第三十一条为由撤销争议商标申请符合法律规定。双叶社所提在申请期限上适用修改前商标法或者如适用修改后商标法申请期限应自该法施行之日起算的主张于法无据，本院不予支持。

二、关于双叶社主张的“蜡笔小新”（文字和图形）构成未在中国注册的驰名商标以及争议商标注册属于对未注册驰名商标复制、摹仿的认定问题。

我国商标法第十三条规定，就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。违反该规定，是撤销争议商标的法定理由之一。双叶社以争议商标违反商标法第十三条规定提出的撤销理由能否成立，关键在于判定申请人的“蜡笔小新”（文字和图形）是否作为商标在争议商标申请注册前是否已在中国大陆成为使用在第28类游戏机、积木等商品上的驰名商标。根据双叶社提供的证明资料，均不能证明在争议商标申请注册日，即1996年1月9日之前，“蜡笔小新”图形和文字作为商标在中国大陆地区进行使用。因此，第X号裁定没有认定“蜡笔小新”文字和图形属于未注册的驰名商标是正确的。双叶社认为“蜡笔小新”图形和文字构成未注册的驰名商标之主张缺乏事实依据，本院不予支持。

三、关于争议商标是否属于以欺骗手段或其他不正当手段取得注册的问题。

商标法第四十一条第一款规定的“以欺骗手段或其他不正当手段取得注册的”行为，虽然可以理解既包括商标注册人在申请注册的时候，以弄虚作假的手段欺骗商标行政主管机关取得注册的行为，也包括基于进行不正当竞争、牟取非法利益的目的，恶意进行注册的行为。但是，该撤销理由应当理解为是与因违反商标法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条等因损害特定权利人权利而撤销的相对性理由性质不同的绝对性理由，不应当包括明知他人或应知他人的商标而申请注册的行为。在本案中，因双叶社并未提交证据证明争议商标的注册属于在申请注册时以弄虚作假的手段欺骗商标行政主管机关取得注册的行为，亦未证明争议商标在申请注册时以“欺骗”以外的其他有违诚实信用原则的不合法手段取得注册、使争议商标不具备合法性。故双叶社认为争议商标的注册属于以欺骗手段或者其他不正当手段获得注册的主张不能成立，本院不予支持。

综上所述，被告做出的第X号裁定证据充分,适用法律正确，程序合法，应予维持。原告双叶社的诉讼请求没有事实与法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，本院判决如下：

维持被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字〔2005〕第X号《关于第x号“蜡笔小新”商标争议裁定书》。

案件受理费1000元，由原告日本国株式会社双叶社负担（已交纳）。

如不服本判决，原告日本国株式会社双叶社可在本判决书送达之日起30日内，被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会和第三人广州市诚益眼镜有限公司可在本判决书送达之日起15日内，向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费1000元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。

审判长张晓霞

代理审判员姜庶伟

代理审判员芮松艳

二○○六年六月二十日

书记员王晫

书记员高颖