地理标志证明商标侵权案件的疑难点概要
原创任晓洁王梨华 律化带之家 昨天
1、地理标志证明商标与商品商标、服务商标的区别。
   商品商标、服务商标是用来标识商品、服务来源于商标注册人，直接指向商品或服务的提供者。 
   根据《商标法》第三条规定：“证明商标是由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制，而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务，用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。”《商标法》第十六条第二款规定：“地理标志，是指标示某商品来源于某地区，该商品的特定质量、信誉或者其他特征，主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。”由此可知，地理标志证明商标是用以标识商品的原产地以及该商品所具有的某种特定质量、信誉等，其指向的是商品原产地、品质等。 
   此外，地理标志证明商标专用权与商品商标、服务商标专用权不同。地理标志证明商标的注册人不得在自己提供的商品上使用该证明商标，而只能准许其他人使用该证明商标，其权利不以禁止造成商品或服务的提供者的混淆误认为内容，而以保有、管理、维持证明商标为核心。
2、地理标志证明商标的侵权判断标准。 
   地理标志证明商标的侵权判断标准不同于商品商标、服务商标的侵权判断标准，有其特殊性。即，不能单纯以被诉侵权行为是否容易导致相关公众对商品来源产生混淆作为判断标准，而应当以被诉侵权行为是否容易导致相关公众对商品的原产地等特定品质产生误认作为判断标准。
3、控制地理标志证明商标的组织，如行业协会，其会员名单外的商家如未获得组织许可使用地理标志证明商标，是否构成侵权？ 
   《商标法》第五十七条第二项规定：“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属侵犯注册商标专用权。” 
   《中华人民共和国商标法实施条例》第四条第二款规定：“以地理标志作为证明商标注册的，其商品符合使用该地理标志条件的自然人、法人或者其他组织可以要求使用该证明商标，控制该证明商标的组织应当允许。” 
   因此会员名单外的商家，如要求使用该证明商标，应按该商标的使用管理规则向注册人提出使用的申请，控制地理标志证明商标的组织应当允许，未获得许可则构成侵权。 
   但如商家仅在商品链接标题中使用地理标志证明商标的“地名+商品名称”，未在网页详情及商品包装上使用商标，且该行为仅为描述性使用，则可能不构成侵权。
4、地理标志证明商标“正当使用”的例外。 
   关于是否允许他人正当使用已注册为商标的地理标志，目前存在以下两种观点：一，即使侵权商品符合其标识的地理标志所证明的原产地等品质要求，商品提供者亦无权未经注册人许可擅自使用与该商标相同或相似的地理标志；二，地理标志商标注册人不能剥夺虽没有向协会提出使用该证明商标的要求，但其商品符合原产地等特定品质的主体正当使用该地理标志商标中地名的权利。 
   地理标志作为证明商标常见的有两类形式：（1）包含有图形或字母或数字等要素或其组合的地理标志证明商标；（2）单纯的“地名+商品名称”的地理标志证明商标。如侵权人不仅在其商品上使用了该地理标志标示地区的名称，而且还使用了与该地理标志证明商标相同或近似的图形、字母、数字等，则其不能援引正当使用的例外进行抗辩。《商标法》第五十九条第一款规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”可见，如单独使用该地理标志中的地名，注册人无权禁止，但如使用“地名+商品名称”，则有可能构成侵权。 
   目前检索到被诉侵权人使用“地名+商品名称”，提出“正当使用”抗辩未获法院支持的案例：（2011）朝民初字第07241号。舟山市水产流通与加工行业协会诉北京北方渔夫食品有限公司、北京永辉超市有限公司侵害商标权纠纷。原告认为北京北方渔夫食品有限公司生产的 “舟山带鱼段”突出使用了“舟山带鱼”构成侵权。该案判决中，法院认为“舟山带鱼段”侵犯了“舟山带鱼”证明商标专用权。法院论证如下： 
   本案当事人双方对北方渔夫公司在其加工、销售的带鱼产品包装袋上使用“舟山带鱼段”文字以及永辉超市公司销售上述产品的事实并无争议，双方争议焦点在于：一、舟山水产行业协会基于“舟山带鱼”证明商标享有何种权利；二、北方渔夫公司使用“舟山带鱼段”文字的行为是否属于我国商标法实施条例中规定的正当使用行为；三、北方渔夫公司及永辉超市公司是否应当承担侵权责任。对上述争议焦点，本院逐一认定如下。
（一）舟山水产行业协会基于“舟山带鱼”证明商标享有何种权利。 
   此问题涉及到以地理标志作为证明商标的制度价值以及证明商标权利人的确定问题。 
   证明商标，是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制，而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务，用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。证明商标具有如下的价值：第一，证明商标在于标示商品品质和特点，具有特定的使用规则和要求，能够更为有效地保证产品质量。尤其对地理标志类的证明商标，可起到持续维持和发展地理标志声誉的作用。第二，证明商标在于证明商品的质量和特征，可以大幅度减少消费者在市场交易中的质量辨认成本，提高市场交易效率。第三，不同于普通商标的许可最终决定权在权利人，对于符合证明商标使用规则的申请人，证明商标所有人不得拒绝其提出的使用申请，这平衡了证明商标独占人和广大使用人之间的利益。正是基于上述证明商标的特殊性，我国对证明商标的注册，除了普通商标注册的条件外，还要求满足两个条件：第一，附送主体资格证明文件并应当详细说明其所具有的或者其委托的机构具有的专业技术人员、专业检测设备等情况，以表明其具有监督该证明商标所证明的特定商品品质的能力。第二，附送管辖该地理标志所标示地区的人民政府或者行业主管部门的批准文件。 
   我国商标法规定，“地理标志，是指标示某商品来源于某地区，该商品的特定质量、信誉或者其他特征，主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志”。商标法实施条例规定，地理标志可以作为证明商标申请注册。 
   我国浙江舟山特定海域具有特殊的自然环境，在这环境中带鱼成长更为优质，具有肉质肥厚、口感油润、味道鲜美的特点。因此，按照我国商标法对“地理标志”的定义，“舟山带鱼”这个地名和通用商品名称的组合，起到了指示商品来源自舟山特定海域，标示商品特定质量、信誉的作用，“舟山带鱼”构成了商标法上所称的“地理标志”。 
   舟山水产行业协会将地理标志“舟山带鱼”作为证明商标申请注册，获得了国家商标局的核准注册，即可以说明舟山水产行业协会具有了监督该证明商标所证明的特定商品品质的能力以及获得了“舟山带鱼”所标示地区的人民政府或者行业主管部门的批准文件。因此，自获得注册之日起，舟山水产行业协会有正当的理由，也有法定的权利独占地对使用“舟山带鱼”证明商标的商品进行监督和控制，他人未经其许可不得在同类注册商品上使用“舟山带鱼”证明商标或与之近似的标识。 
   虽然“舟山带鱼”之称历史悠久，用“舟山带鱼”来标示产自舟山特定海域的带鱼，具有合理性。但当舟山水产行业协会将“舟山带鱼”地理标志于2009年注册为证明商标取得独占性权利后，如果依然想继续使用“舟山带鱼”地理标志就应当征得舟山水产行业协会的许可，才能继续合法使用，否则就具有侵权的可能。当然考虑到“舟山带鱼”之称在先使用的历史，对源自舟山地区的带鱼商品，对于未经许可突出使用与舟山水产行业协会“舟山带鱼”证明商标相同或近似标识的使用人，虽然不能免除侵权之责任，但对于赔偿责任部分应当考虑历史因素及合理性部分。
（二）北方渔夫公司使用“舟山带鱼段”文字的行为是否属于我国商标法实施条例中规定的正当使用行为。 
   我国商标法实施条例规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。 
   具体到本案，“舟山”系地名，“带鱼段”系商品通用名称，通常情况下在带鱼产品包装上单独使用“舟山”或者单独使用“带鱼段”，可以构成正当使用，不会构成商标侵权。但是正如前述所论，“舟山”与“带鱼”组合使用形成的“舟山带鱼”构成了我国商标法上的地理标志，对“舟山带鱼”以及与之近似的标识的使用，并不属于对地名或者商品通用名称的使用，而是对“地理标志”的使用。 
   结合查明的事实，从北方渔夫公司对“舟山带鱼段”的使用方式来看，是在产品包装袋正面以显著字体突出使用，该种使用方式本身也并非单纯标识产地和商品的作用，而在于向消费者传达该种带鱼系来自“舟山”这个特定产地，具有特定产品特点的“带鱼”，实际上起到的就是“地理标志”的特定作用。生产者标识商品产地的方式可以有多种，例如，本院也注意到在部分涉案产品的包装袋背面，北方渔夫公司用普通的字体标注有“原产地：浙江舟山”字样，如果仅是为标注产地，这种方式可以达到向消费者说明的作用。在“舟山带鱼”被注册为证明商标后，如果以突出使用的方式使用“舟山带鱼”或近似标识，即有构成侵权的可能性。 
   综上，北方渔夫公司和永辉超市公司提出涉案“舟山带鱼段”在带鱼商品上正当使用的答辩意见，与商标法实施条例的规定不符，也与其实际使用的目的不符，不构成正当使用。
（三）北方渔夫公司及永辉超市公司是否应当承担侵权责任。 
   “舟山带鱼”证明商标系文字、拼音和图形的组合商标，但是其中起到地理标志作用的是“舟山带鱼”四个字。对比北方渔夫公司在涉案包装袋上突出使用的“舟山带鱼段”文字与“舟山带鱼”证明商标的中的文字“舟山带鱼”，两者文字、含义均近似，属于近似标识。另外，带鱼作为一种天然海产品，具有明显的地域性，带鱼商品的品质亦主要由其产地决定。对相关消费者而言，在选择购买带鱼商品时，对产地的关注要高于对具体生产企业商标的关注。具体到本案，涉案包装袋上虽标注有北方渔夫公司自有的“红火园及图”注册商标，但其对带鱼商品的标识性作用弱于“舟山带鱼段”文字。在结合北方渔夫公司对“舟山带鱼段”文字的突出使用行为以及使用目的，消费者容易对“舟山带鱼段”文字标识的产品与使用“舟山带鱼”证明商标的产品产生混淆。 
   基于上述分析，本院认定北方渔夫公司未经许可，在同一种商品上，将与“舟山带鱼”证明商标近似的“舟山带鱼段”文字突出使用，容易使相关公众对商品的来源产生混淆或者误认，侵犯舟山水产行业协会享有的商标权，北方渔夫公司应承担相应的停止侵权、赔偿经济损失和合理费用的法律责任。 
   对于舟山水产行业协会对永辉超市公司的主张。我国商标法规定，销售侵犯注册商标专用权的商品的，属于侵犯注册商标专用权的行为。销售不知道侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得的并说明提供者的，不承担赔偿责任。依据本案现有证据，可以认定永辉超市公司销售的涉案商品系从北方渔夫公司购进，具有合法来源。因此，永辉超市公司销售涉案的侵权商品在承担停止侵权的法律责任的同时，是否应承担赔偿责任，关键在于永辉超市公司是否知道其销售的是侵权商品。鉴于2010年12月，永辉超市公司已经收到舟山水产行业协会发出的相关商品涉嫌侵权的律师函，且本案诉讼开始永辉超市也应当了解到所销售的产品可能侵权的情形，虽然永辉超市公司收到了北方渔夫公司的不侵权保证函，但永辉超市公司未停止销售行为，主观上仍具有一定过错，应承担相应的民事赔偿责任。舟山水产行业协会要求北方渔夫公司和永辉超市公司承担连带责任，但因为北方渔夫公司的生产行为不同于永辉超市公司的销售行为，对该项主张，本院不予支持。北方渔夫公司和永辉超市公司应各自独立承担相应的法律责任。
5、“在先使用”的例外。 
   如侵权人于涉案地理标志证明商标注册前已使用该地理标识，则侵权人有可能提出“在先使用权”抗辩。在先使用需满足两点要求：一，侵权人已经在同一种或类似商品上先于注册人使用了与该商标相同或近似的商标；二，侵权任使用该商标具有一定影响力。
6、举证责任分配问题。 
   如侵权人援引正当使用，应就其使用地理标志证明商标的商品确实来自于该地理标志所标识的原产地并具有特定的品质。如侵权人援引在先使用抗辩的，应就其已经在同一种或类似商品上先于注册人使用了与该商标相同或近似且具有一定影响力的商标承担举证责任