如何适用禁止反悔原则及适用时存在的问题
（一）美国适用禁止反悔原则的规定
Festo案受关注的原因不是双方的名气有多大，涉案数额有多庞大，而是在此案中美国联邦巡回上诉法院采取了新法律原则。那么就会影响到美国上百万件有效的专利产品，并且会影响到正在专利授权中和正在专利侵权诉讼中的的诸多产品和案件，还将冲击专利市场。
Festo公司有在传动系统中的阀门驱动装置的专利（US4254125,US3779401）,能够依靠磁铁使传动系统中的物体移动，这种专利有很广阔的市场。该专利由三部分组成：活塞，气缸套和圆钢筒。被控方SMC公司的产品与Festo公司的产品存在不同，虽然两产品大部分的结构是一样的，但最主要的差别在于Festo公司的专利产品的套管是磁性材料制造，而SMC公司的产品活塞的套管是用非可磁化的铝合金制造。还有一个区别在于Festo公司产品为了防止灰尘杂质进入活塞，而在活塞上安有一对弹性密封环。而SMC公司的产品仅在一端安装了一个弹性双向密封环。
在诉讼中，Festo公司主张不管使用了什么材料，作为活塞的套管的作用是相同的，活塞的铝合金套管和可磁化材料套管在产品中实质上起的作用是一样的，均是由基本相同的方式达到了基本相同的效果。美国麻州联邦的地方法院的陪审团采纳了上述主张，地区法院遂判决SMC公司对Festo公司的专利产品构成等同侵权。
根据美国国会颁布的“联邦法”第35条，第271条提供有关专利侵权的内容，第271条（a）项规定的直接侵权，也就是专利，专利权人的权利的法定期限内从制造，使用，销售或进口其专利的行为排除任何人通过其本人同意。
是在现实中，想利用别人的专利来赚钱的话，大多数人就不会拘泥于生搬硬套对方的专利技术，而是会做一点变通，防止一眼就能看出侵权的存在。1877年，美国最高法院确立了等同原则,确立这项原则的目的是基于保护产品发明人的基本权利。值得注意的是，随着时间的流逝，科学技术的不断发展和人们创造水平的提高，许多发明人也逐渐意识到等同原则是一个威力强大的武器。个别发明人会滥用等同原则，压迫和限制其他实力弱的发明人。并且普通大众对专利的权利范围的认识比较肤浅，并不知道诸多专业名词之间的区别与联系，陈列出许多化学名词或者其他专业名词只能给消费者制造一种该产品科技含量很高的错觉。并且多数企业或者个人不会去请专业人士，来辨别此产品与其他产品构成的不同。这样一来，存在主观恶意的发明人就能顺利的利用此原则来限制和压迫竞争对手的发展，以达到自己不必花费巨额科研费用研制新产品就能以已有的产品占领市场的卑劣目的。基于此，为了规避存有主观恶意的发明人滥用等同原则压制竞争对手，多数国家规定了限制等同原则的禁止反悔原则。
再回到本案中，判决做出后，被告SMC公司不服，于是调查了原告Festo公司的专利申请案卷，发现Festo公司的这两项专利产品在申请专利时对权利要求有过改动。Festo公司的原权利要求只是很笼统地描述了外部的驱动部件，在专利审查员的要求下才改为可磁化的套管。于是SMC公司随后向美国联邦巡回上诉法院（即CAFC）提起上诉，认为应该适用禁止反悔原则来限制等同原则。
提到联邦巡回上诉法院（CAFC）的审判就不得不提到两种禁止反悔原则的适用原则，其一是弹性排除规则（Flexible Bar），其二是完全排除规则（Complete Bar）。所谓弹性排除规则是指适用禁止反悔原则时对等同原则的限制可大可小，具有有限的限制作用，这种限制作用的范围不但可大可小，而且可以为零。这一规则是1982年Hughes Aircraft案确立的。完整的排除规则是指等值的禁止反悔原则的适用原则适用完全去除，表面之后，修改专利权索赔，同时倡导禁止反言的原则，只能是修订后的命题字面侵权的一部分，不能再宣称相当于侵权。此规则是在1984年Kinzenbow案中确立的。
在Festo案中，联邦巡回上诉法院（CAFC）认为应当废除弹性排除规则，适用完全排除规则，由此判定Festo在对相关权利要求修改所导致的禁止反悔原则完全排除等同原则的适用，地方法院的判决被推翻，判定SMC没有构成等同侵权。这一判决公布之后引起了强烈的震动，在知识产权界掀起争论的狂潮。美国联邦最高法院在这种情形下，根据Festo的申请提审此案。
美国最高法院认为原告的改动可以适用禁止反悔原则。与CAFC不同的是，最高法院并未将适用条件限制在出于与可专利性相关的实质原因所作的修改，也未明确地列举可能导致适用禁止反悔原则的所有具体情形，而是倾向于赋予法官更大的自由裁量权，由法官在个案中判定特定情形是否导致禁止反悔原则的适用。最高法院经过一番艰难的抉择，推翻了CAFC适用的完全排除规则，而主张适用弹性排除规则。最高法院认为，等同原则是有合理性的，原因在于专利权人在权利要求中不可能完完全全用文字来概括此项发明的实质。等同原则的优点在于它能直接越过权利要求中有限的字面含义，从而给专利权人有效的保护。同时此原则还应受到限制，不然存有主观恶意的专利权人会滥用此原则要求更多权利字面含义之外的不合理要求，同时权利要求的公告功能会被践踏。在这一点上，禁止反悔有存在着的必要，其目的是为了防止滥用等同原则和偏离原来的方向。根据禁止反悔原则，专利权人不能经过广泛的倡导平等权利侵害修改，但专利权人可以缩小范围的修改命题等价侵权。因此，美国最高法院将此案发回美国联邦巡回上诉法院，要求CAFC根据弹性排除规则来重新审理此案。
（二）我国适用禁止反悔原则的规定
在本节我们将结合国内的一个经典案例介绍禁止反悔原则的适用。本案的基本案情如下。
澳诺公司是某保健药品发明专利的被许可人，此项专利是用于制造和补充人体钙剂的保健药品。 该保健品专利的权利要求如下：用活性钙四至八份，葡萄糖酸锌零点一至零点四份，谷氨酰胺或谷氨酸为零点八至一点二份制作保健药品。 在专利批准前的权利要求中的内容是可溶性钙剂，但是可溶性钙剂包括葡萄糖酸钙、乳酸钙、氯化钙、碳酸钙或活性钙等多种钙剂。在专利批准前，专利审查员认为使用的上位概念“可溶性钙剂”包含很多种可溶性的含钙物，它的保护范围很大且很笼统，应该进行修改。申请者将“可溶性钙剂”替换为“活性钙”。
在澳诺公司取得涉案专利许可前，于2003 年的 2 月 19 日提出一项与涉案专利属同一个技术领域的发明专利申请，称为一种防治或者治疗钙缺损的口服液以及制备方法，申请号是03104587.1（后文称为 587 号专利）。2006年，该公司起诉午时生产和销售的葡萄糖酸锌口服液。法院调查发现，该公司的产品的午时记录“葡萄糖酸钙”，但原告的说法是“活性钙”。一审法院认为，只有那些谁相信，为了使该产品发证机关都进行了三项专利的修改，以有禁止反悔的效果，而不是在专利申请过程中的所有已发生变更适用禁止反悔原则。修改由专利权人进行的情况下，只有支持的指令为他们的索赔，也不会产生的适用禁止反悔原则的效果。午时构成等同侵权。
午时公司提出上诉。二审法院维持原判决。午时向最高院申请再审。 最高人民法院认为葡萄糖酸钙并不是活性钙的一种。 另外，涉案专利的申请公开文本说明书中的实施例一记录了以葡萄糖酸钙为原料的方案，实施例二记录了以活性钙当原料的方案，因此更进一步说明葡萄糖酸钙和活性钙是并列的两种特定的钙原料，葡萄糖酸钙不是活性钙的一种。禁止反悔，专利授权或无效宣告程序中，专利申请人或专利权人的权利要求或说明书进行修改或丢弃意见和技术解决方案的陈述，经过专利侵权案不能再被丢弃的专利保护范围的背面部分。
这种情况反映了一些在禁止反言的应用中的问题，翻供内容是什么，适用的标准，二是禁止反悔原则来限制等同原则的范围了。一、关于禁止反悔原则的适用标准是什么。 申请人在专利审查阶段为解决说明书不支持权利要求的缺陷，对权利要求一进行过修改，放弃了“葡萄糖酸钙”的保护方案。在以前的专利诉讼实践中，这种主动修改中放弃了的技术方案一般认为是不能适用禁止反悔原则的，即权利人能够在后续的侵权诉讼中把以上述方式放弃了的技术方案重新纳入专利保护的范围中。 但是在本案中，最高人民法院通过提审本案并推翻原一审、二审所作的侵权判决，在专利侵权判断中重新确立禁止反悔原则的适用标准。二，关于禁止反悔原则限制等同多少学说的程度。禁止反悔原则是等价限制的方式的学说，肯定会影响到专利保护范围的大小。对等同原则禁止反悔原则的限制，有两条规则：弹性排除规则和完全排除规则。我国专利法自1984年生效以来，一直没有法律或司法解释将禁止反悔原则和等同原则间的关系作出确切规定。 北京高院的《意见》第44条仅说明了禁止反悔原则的适用优先于等同原则这个理念，但是对禁止反悔原则的适用是完全排除还是弹性排除等同原则这种细节问题没有作出规定。
北京市高级人民法院《意见》第四十五条规定：适用禁止反悔原则应该符合以下条件：“（1）专利权人对有关技术特征所作的限制承诺或者放弃必须是明示的，而且已经被记录在专利文档中，（2）限制承诺或者放弃保护的技术内容，必须对专利权的授予或者维持专利权有效产生了实质性作用。”
必须如何理解限制承诺或放弃专利权保护的技术含量给予或维持产生实质性的作用？这里实质性的作用不仅限于专利法“三性”的要求。一种观点认为：只有当这种承诺、认可、放弃行为与专利授权或者维持专利权有效有关，构成了专利权有效的基础，对专利权有效起了作用时，在专利侵权诉讼中才不得反悔，并不一定限于专利法规定的“三性”要求。另一种观点认为在适用禁止反悔原则要关注专利权人排除了什么特征，还得考虑专利权人为什么排除这些特征。若仅仅是为克服缺乏新颖性和创造性的缺点而抛弃，那么随后的侵权纠纷中就不能再把这些特征拉回保护范围内。但是如果放弃的范围不涉及现有技术所披露的内容或者放弃该范围是基于缺乏新颖性或创造性意外的其他理由，则不能以禁止反悔原则来阻止将权利要求解释到合理的等同范围。
在专利法理论，不容反悔和等同原则的原则是相互制约和限制两个基本原则，但本质上是相同两者的初衷都是为了寻找权利人的利益和公共利益之间的平衡。禁止反悔原则对等同原则进行 限制所产生的效果存在弹性排除规则和完全排除规则两种理论学说。
在弹性排除规则和完全排除规则之间，弹性排除规则多为我国法学研究人员接受，认为弹性排除规则的适用，可以把禁止反悔原则对等同原则的限制范围定在其承诺的部分，这样就能够给予当事人实质的公平，同时也能兼顾效率。
对于这个专利申请过程中的修改及放弃，一审及二审法院在审判时参考了北京市高级人民法院关于执行《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》的第43 条和 45 条，认为原告对权利要求的修改只是为了使其与产品说明书相一致，而不是为了实现专利产品的三性，因此原告的专利产品不能适用禁止反悔原则。
最高院在审理本案过程中适逢《高人民法院审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》推出，最高院于是根据该解释的第 6 条规定，认为无论哪种修改和放弃的行为是否为了使专利具有新颖性或创造性，都应适用禁止反悔原则。因此，对于申请人为解决专利法第 26 条的第 4 款的缺陷而进行的修改及放弃也应适用禁止反悔原则。
专利申请的流程原告的技术特征不能再宣称放弃等同侵权。因此判定被告不构成侵权。
（三）我国适用禁止反悔原则存在的问题
1．我国法院适用禁止反悔原则时是很被动的
在我国的专利侵权中，禁止反悔原则有被动性，主审法院不能主动适用此原则，而应由涉案被告提出适用，并且由被告提供相应证据。如果在侵权纠纷中被告没有提出适用禁止反悔原则的要求，或者提出了要求却没能证明的，法院就无法适用禁止反悔原则，其效力也就谈不上了，被告就要承受相对的后果。
2.禁止反悔原则适用范围在我国不好确定
在我国的司法实践中，如何认定侵权纠纷适合使用禁止反悔原则，通常的标准是对产品权利要求的修改产生实质影响，才适用禁止反悔原则。但司法实践是很复杂的，专利申请人、权利人在专利申请中对专利文件的修改也多种多样，什么修改才能产生实质性的影响是很难判断的。
3.禁止反悔原则限制等同原则的范围不确定
我们的研究界，以限制该法的范围有两种理论，一种是排除弹性表示，禁止反悔，不能完全排除等同原则的应用，它可以体现公平，另一种是完全排除的原则说，不容反悔也不能完全消除等同原则适用。
