一、背景资料   　　2005年，分别由北京市第一、二中级人民法院作为一审法院判决的“电池外壳的制造方法 [1]”以及“除臭吸汗鞋垫 [2]”案件在知识产权特别是专利授权审查、复审、法院等系统以及专家学者内引发了广泛的讨论和思考。没有定论才有争论，大家纷纷建议通过立法途径统一功能性限定的技术特征的解释标准，以期达到实践操作方便的目的。   　　值此《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（征求意见稿）》 [3]以及《专利审查指南（征求意见稿）》 [4]先后出炉之际，再次思考该问题是值得我们关注的。下面仅以“电池外壳的制造方法”案说起：   　　（1） 授权审查阶段   　　2000年1月22日，深圳市华粤宝电池有限公司（下称“华粤宝公司”）向国家知识产权局提出发明专利申请，经过实质审查，2003年9月17日国家知识产权局作出授权公告授予申请人发明专利权。   　　独权1的描述如下：一种电池外壳的制造方法，其特征在于，包括以下步骤：   　　制备预定长度的管通；   　　用模具把所述管通向两边拉伸成所要求形状的筒体；   　　……   　　所述模具包括斜楔型上模和下模，所述下模主要由斜契型滑块和限位装置组成。   　　（2） 无效宣告阶段   　　深圳市比克电池有限公司（下称“比克”公司）于2003年12月3日向专利复审委员会提出无效宣告请求，其中一个理由是以“新颖性”质疑所述专利的有效性，因为“比克”公司检索出了一篇“最近接的现有技术”，即特开平6-333541A号日本公开特许公报，该文件与上述专利的区别技术特征仅在于“限位装置”的结构或功能。   　　可见双方争议的焦点是：对于权利要求1中“限位装置”的含义，双方有不同的理解。被请求人认为，限位装置应当理解为用于限定下滑块极限位置的装置；而请求人认为，限位装置应当理解为用于限定电池外壳尺寸的装置。复审委经审查认为：在权利要求中某术语产生歧义的情形下，应当从权利要求所公开的整体技术方案出发并结合说明书及其附图对其进行解释。……对于上述理解，从说明书中所给出的唯一的实施例及其附图中也可以得到进一步的支持。因此合议组认为本专利权利要求1中所述的“限位装置”应当解释为“具有U形结构的固定结构，该U形结构的两臂的内壁可以限制斜楔形滑块的运动极限位置”。合议组将在参考说明书附图对“限位装置”作出上述解释的基础上，评价本专利权利要求的新颖性和创造性。 [5]最后，复审委维持了该专利权有效。   　　在此仅仅论述授权审查以及无效宣告的理由的方式如下：   　　① 关于授权审查：由于“比克”公司检索到一篇最接近的现有技术，从而混淆了“限位装置”的解释，因此，审查员极有可能负有“漏检”（即承担I类错误）的责任；   　　② 关于无效宣告的理由：由于双方当事人及复审委员会均承认对独权1的必要技术特征“限位装置”存在理解上的分歧，请求人完全可以通过专利法实施细则第20条1款的规定，以权利要求书“不清楚”（有理解上的歧义）为由宣告该专利无效。   　　（3） 行政诉讼一审阶段   　　2005年6月21日，“比克”公司向一中院提起对专利复审委员会的行政诉讼，“华粤宝公司”作为第三人参加诉讼；一审法院认为：对于本专利权利要求1的保护范围的确定，应当以权利要求所用文字的含义来理解，说明书和附图可以用于帮助理解权利要求，但不得用于限定权利要求。权利要求1中限定的“限位装置”，从文字上看，属功能性限定，结合说明书及附图公开的内容，其主要功能为限定下滑块的运动极限位置……被告将该“限位装置”解释为下模中的一个“固定部分”，并以本专利说明书附图反映的内容将其进一步解释为“U型结构的固定结构”，已经超出了以说明书和附图解释权利要求的范围，而属于以说明书及其附图限定权利要求，违反了专利法及《审查指南》的相关规定。 [6]据此撤销复审委作出的审查决定。   　　（4） 行政诉讼二审阶段   　　二审法院认为， [7]对于权利要求中功能性限定特征的解释应当受专利说明书中记载的实现该功能的具体方式的限制，不应当解释为覆盖了能够实行该功能的任何方式。本专利说明书中载明了在将椭圆通制成方通时所用的模具和成形情况，附图中记载的“限位装置”的形状就是“U 型结构的固定结构”。由于对比文件中公开的是“滑动凸轮”不是“U 型结构的固定结构”，因此本专利权利要求1具有新颖性。最终判决撤销一审法院的判决，发回重审。   　　二、功能性限定的技术特征的立法新动向   　　从以上案情可以得出结论：发明专利授权审查阶段（含复审）、无效审查阶段、一审法院审理阶段、二审法院审理阶段对“功能性限定”这一同一问题的解释立场不尽相同，总结如下：   　　1、授权审查阶段（含复审）、一审法院审理阶段采用了“功能性限定的技术特征包含所有实现该功能的方式”的理解；   　　2、无效审查阶段以及二审法院审理阶段都认为“功能性限定的技术特征”应当采用“说明书描述的具体加等同的方式”来解释。   　　以上分歧，在立法层面也体现出来：   　　《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（征求意见稿）》第五条规定，权利要求以功能或者效果表述技术特征的，人民法院应当根据说明书及附图描述的该技术特征的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。   　　《专利审查指南（征求意见稿）》第二部分第二章3.2.1规定，对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。对于含有功能性限定的特征的权利要求，应当审查该功能性限定是否得到说明书的支持。如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的，并且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成，或者所属技术领域的技术人员有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则权利要求中不得采用覆盖了上述其他替代方式或者不能解决发明或实用新型技术问题的方式的功能性限定。   　　可见，最高人民法院在规范功能性限定的技术特征的解释方式上沿用了司法实践中的做法，将其解释为“根据说明书及附图描述的该技术特征的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容”，即采用“具体加等同的方式”确定起保护的范围。而专利授权审查部门并未采用上述解释的立场，还是沿用“所有的实施方式的解释规则”。   　　为什么在司法实践中出现的上述不同做法仍然没有引起审查部门的警觉进而改进审查指南的解释立场呢？下面探究原因如下。   　　三、功能性限定的技术特征的不同解释立场的再思考   　　（一）关于司法审判中关于该解释立场的原因分析   　　《专利法》第56条1款明确规定，发明或者实用新型专利的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。其中“为准”解释为1）依据、根据； 2） 标准；法则。“解释”是指分析说明。仅从这两个词语的字面含义出发，似乎第1种解释更合适些。但我们不仅要探究其字面含义还要深究其立法意图。   　　《欧洲专利公约》第69条（1） [8]以其既能够为专利权人提供充分的保护，同时对他人又具有相当的法律确定性而成为各国专利法所涉条款的立法样本，也是我国《专利法》第56条第1款的立法渊源，从法理层面而言，《欧洲专利公约》第69条（1）规定的是折衷原则 [9]。在“以权利要求的内容为准”中的“为准”二字清楚地表明不允许严重地背离权利要求的内容，这样就明确排除了将权利要求的文字所表达的保护范围仅仅作为‘中心’，随后可以做出较大扩张的偏激作法，即“中心限定主义” [10]；也排除了过于死板地拘泥于权利要求的内容、不得越雷池一步的偏激作法，即“周边限定主义 [11]”；而是在承认上述大前提的条件下，允许利用说明书和附图对权利要求表达的保护范围作一定程度的修正，以达到更加合理的结果 [12]，也表明我国《专利法》第56条第1款采用的是折衷原则。   　　参考美国《专利法》第112条第6款规定，对于一项组合的权利要求（a claim for a combination）的一项特征来说，其可以撰写为实现特定功能的手段或者步骤，而不必描述实现该功能的结构、材料或者过程。该种权利要求应当被解释为覆盖了说明书中记载的相应结构、材料或者过程以及其等同物。这种含有功能性特征的权利要求被称为含有“手段加功能”特征形式的权利要求 [13]。   　　功能性特征，顾名思义，是指仅仅记载了功能而没有结构或步骤特征，其文字含义应当为包含了能够实现该功能的所有方式即第一种解释，至此岂不是又回到了早期的严格按照字面含义确定保护范围的周边限定原则？同时，功能的文字含义虽然很明确，但其涵盖的结构或步骤的范围的确定却有一定的主观性，因为，同一结构或步骤具有的功能有时是仁者见仁、智者见智的，那么，在进行侵权判断时就会造成一定的不确定性，显然采用第一种解释立场会导致立法上的悖论以及无限制的扩大专利权人的保护范围，从而限制了社会公众的创新热情。   　　通过以上分析可见，司法实践中采用第二种解释立场是遵循了平衡权利人和社会公众的利益以及法理原则的最佳方式。   　　（二）关于授权审查中关于该解释立场的原因分析   　　授权审查阶段的分析应该自《专利法》、《实施细则》、《审查指南》的法律位阶为基础来考虑。《专利法》是由全国人民代表大会常务委员会通过的法律；《实施细则》是国务院依据自身的职权根据并执行《专利法》而制定的行政法规，层级低于法律；《审查指南》是国务院直属机构国家知识产权局根据《专利法》及其实施细则而为执行上述文件在本部门权限范围内制定的部门规章，层级低于行政法规。   　　根据《专利法》第26条的规定，权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。《实施细则》第20条1款进一步规定，权利要求书应当说明法明或者实用新型的技术特征，清楚、简要的表述请求保护的范围。《审查指南》为了规范审查员在审查专利申请文件中认真执行上述文件，对相关内容进行了细化，其中在第二部分第二章3.2.1以说明书为依据中规定，通常对产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。   　　在授权审查阶段，根据《专利法》第21条的规定，国家知识产权局及专利复审委员会应当按照客观、公正、准确、及时的要求，严格执行专利法及其实施细则以及审查指南的规定，出现错误应当及时纠正。那么，为了保证权利要求书得到说明书的支持应当尽量避免在产品权利要求中使用功能性限定，如果非用不可，也要满足以下条件：该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证。   　　因此，为了满足专利法及其实施细则的要求，既然允许“功能性限定的技术特征”的存在，就应该严格审查，确保其得到说明书的支持。而确保得到说明书的支持的唯一办法即“功能性限定的技术特征已经完全在说明中通过具体实施方式或者说明全部将所有实现该功能的实施方式公开”。如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的，并且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成，或者所属技术领域的技术人员有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则权利要求中不得采用覆盖了上述其他替代方式或者不能解决发明或实用新型技术问题的方式的功能性限定。   　　据此可见，为了保证专利申请文件符合专利法及其实施细则的规定，审查员应当严格审查“功能性限定的特殊规定”，确保功能性限定的技术特征得到了说明书的支持，如果得不到支持，则不能使用功能性限定。在审查中如果遇到功能性限定的技术特征，应当尽量说服申请人修改；如果申请人坚持，申请人应当负有更大的注意义务和检索义务，防止授权不当或者漏检的情况出现。 [14]   　　显然，在专利授权审查阶段规定“功能性限定的技术特征”的第一种解释规则是有其合理性和合法性的。当然，人民法院审理诉讼案件应当依照法律、行政法规的规定并参照部门规章的规定，如果严格按照部门规章的规定审理而忽略其立法本意将是不妥的做法。   　　至此，笔者归纳出在发明专利授权审查阶段（含复审、无效）、侵权诉讼阶段对“功能性限定”这一同一问题的解释立场：   　　（1）在授权审查阶段，功能性限定的技术特征应当严格按照“所有的实施方式”进行理解并严格审查，防止扩大其保护范围；当然复审、无效（含无效的行政诉讼）均应当严格执行该解释的规定；如果在说明中仅仅列举一、两种实施方式，肯定不能包含所有实施方式的内容，在授权阶段应当坚决驳回，在无效阶段应当坚决作出无效决定；   　　（2）在侵权诉讼阶段，应当严格按照专利法第56条的规定，依据“折中原则”审理“功能性限定的技术特征”，防止权利人的保护范围无限扩大，进而损害社会公众的利益，即按照“具体加等同”的方式解释。

【作者简介】
李洪江，北京市集佳律师事务所律师，专利代理人，中国法学会会员会员。电话：86（10）59208942；传真：86（10）85111013；电子邮件：hongjiang.li@unitalen.com。

【注释】
[1] 参见：北京市第一中级人民法院（2005）一中行初字第607号行政判决书。
[2] 参见：北京市第二中级人民法院（2005）二中民初字第11450号民事判决书。
[3] 2009年6月18日由最高人民法院发布。
[4] 2009年7月10日由国家知识产权局发布。
[5] 参见：国家知识产权局专利复审委员会无效宣告审查决定，决定号：WX 6990。
[6] 参加：北京市第一中级人民法院（2005）一中行初字第607号行政判决书。
[7] 参见：北京市高级人民法院（2006）高行终字第00179号行政裁定书。
[8] 《欧洲专利公约》第69条（1）规定，一份欧洲专利或者欧洲专利申请的保护范围由权利要求书的内容来确定，说明书和附图可以用于解释权利要求。另外还规定，第69条不应当被理解为一份欧洲专利所提供的保护由权利要求的措辞的严格字面含义来确定，而说明书和附图仅仅用于解释权利要求中的含糊不清之处；也不应当被理解为权利要求仅仅起到一种指导的作用，而提供的实际保护可以从所属技术领域的普通技术人员对说明书和附图的理解出发，扩展到专利权人所期望达到的范围。这一条款应当被理解为定义了上述两种极端之间的一种中间立场，从这一立场出发，既能够为专利权人提供良好的保护，同时对他人来说又具有合理的法律确定。
[9]这一原则认为，专利保护的范围应由权利要求书的实质内容决定，确定专利保护的范围时，以权利要求书为依据，但不应拘泥于权利要求书措辞的字面意思，说明书和附图可用于解释权利要求，也就是说专利的保护范围由权利要求的实质内容决定，而不是完全取决于权利要求的文字。
[10]即权利要求只确定一个总的发明核心，保护范围可以扩展到技术专家看过说明书与附图后，认为属于专利权人要求保护的范围。
[11]即专利的保护范围与权利要求文字记载的保护范围完全一致，说明书及附图只能用于澄清权利要求中某些含糊不清之处。
[12] 国家知识产权局条法司著：《新专利法详解》，知识产权出版社，2006年5月，第310页。
[13] 在此不考虑美国专利法关于该条款的合理性，既然规定了“功能性限定的技术特征”即从其解释规则入手进行分析。美国专利法第112条第6款不是一个成功的立法，其规定不但给美国的专利制度带来了诸多麻烦，也给全世界的专利制度带来了不良影响。由于受美国做法的影响，国家知识产权局受理的发明和实用新型专利申请权利要求中采用功能性限定特征的仍然不少，尤其在来自美国申请人的专利申请中更为常见。参见：尹新天：《专利权的保护》（第2版），知识产权出版社2005年版，第339页。
[14] 国家知识产权局为了控制审查质量，明确要求审查员审查专利申请的质量标准必须满足的条件并规定了奖惩措施，如漏检为I类质量问题。