——北京赤那思电气技术有限公司诉江苏赤那思电力科技有限公司、南通赤那思电力设备有限公司商标侵权及不正当竞争纠纷案
 
 
 
【判决要点】
 
由于企业字号本质上属于商业标识，当企业字号与注册商标重合，且由同一市场主体使用时，就具有识别经营者和商品来源的双重作用。当字号与注册商标文字完全相同时，字号与注册商标的使用事实上难以机械割裂，因此字号知名度应当及于注册商标。
 
由于从商标申请到最终获得核准注册通常相隔数年时间，在商标未获核准前，企业通常会以未注册商标方式使用。北京赤那思公司在产品及宣传资料上使用“赤那思”，具有字号简化使用和未注册商标使用的双重性质，故因此而累积的知名度及商誉应及于“赤那思”注册商标。
 
上诉人（一审原告）北京赤那思电气技术有限公司，以下简称“北京赤那思公司”。
 
上诉人（一审被告）江苏赤那思电力科技有限公司，以下简称“江苏赤那思公司”。
 
上诉人（一审被告）南通赤那思电力设备有限公司，以下简称“南通赤那思公司”。
 
来源：江苏省南通市中级人民法院（2014）通中知民初字第00197号民事判决书，
 
江苏省高级人民法院（2015）苏知民终字第00205号民事判决书
 
 
 
【案情简介】
 
北京赤那思公司成立于2006年3月14日，其法定代表人战子英于2006年3月15日向国家商标局申请，并于2009年4月14日被核准注册取得第5215343号“赤那思”商标，核定使用商品为第9类，注册有效期至2019年4月13日；同日申请并于2012年2月21日被核准注册取得第5215342号“”商标，核定使用商品为第9类，注册有效期至2022年2月20日（一审中，北京赤那思公司放弃基于该商标主张权利）。2009年4月14日，北京赤那思公司取得“赤那思”注册商标的独占使用许可。
 
南通赤那思公司成立于2008年4月23日，江苏赤那思公司成立于2010年1月20日。江苏赤那思公司在其产品导购手册封面右下角使用“赤那思电力”字样，并在其公司网站左上角使用字样。江苏赤那思公司的产品导购手册中也存在与北京赤那思公司产品宣传册中相似的文字表述。
 
北京赤那思公司遂向法院起诉，请求判令：两被告立即停止使用与“赤那思”注册商标相同或近似商标的侵犯商标专用权的行为；立即停止使用“赤那思”作为企业名称；刊登声明，消除因商标侵权和不正当竞争行为给北京赤那思公司造成的不良影响；江苏赤那思公司赔偿经济损失2000万元；南通赤那思公司赔偿经济损失100万元；两被告承担制止侵权行为支出的合理开支158777.21元；两被告共同承担本案诉讼费用。
 
一审法院查明，赤那思在蒙语里系蒙古部落的意思，在姜戎所著的《狼图腾》一书中多次提及。其他人也曾以“赤那思”文字在其他类别申请商标并获核准，同时也存在其他以“赤那思”作为企业字号的企业。
 
 
 
【判决观察】
 
一审法院认为，北京赤那思公司是第5215343号“赤那思”商标的商标权人。江苏赤那思公司未经案涉商标权人许可，在产品导购手册右下角突出使用了“赤那思电力”字样，在公司网站左上角使用了字样，系对企业名称的不规范使用，赤那思文字部分与案涉商标相同，总体构成近似，易导致消费者将其生产、销售的产品与北京赤那思公司相联系或者认为双方之间存在关联、许可等特定联系，进而发生误认和混淆，构成商标侵权。虽然赤那思在蒙语里有固定含义，并非臆造词汇，但将该词汇用在第9类商品上，并获得注册，说明该词汇并不属于商标法规定的不允许注册的通用名称。
 
涉案商标虽然获准注册在南通赤那思公司登记成立之后，但申请日在前，且北京赤那思公司在申请商标之前在行业内已具有一定的知名度，业务范围也延伸到江苏境内。南通赤那思公司与北京赤那思公司系同业竞争者，生产、销售的产品系同一领域，在申请登记企业名称时对他人已经在先使用、并具有一定知名度的商业标识有合理的避让义务，但南通赤那思公司明知申请其字号会让相关公众造成误认，仍然将赤那思登记为其核心字号，主观上具有攀附的故意，有违诚实信用原则，构成不正当竞争。南通赤那思公司、江苏赤那思公司应对各自的侵权行为承担相应的民事责任。
 
最终判决：江苏赤那思公司于判决生效之日起立即停止侵害北京赤那思公司第5215343号“赤那思”商标的生产、销售行为；立即停止在其企业名称中使用“赤那思”字号；在判决生效后十五日内分别在《人民法院报》除中缝以外的版面上刊登声明，消除影响，内容须经一审法院审核。如逾期未刊登，则由北京赤那思公司刊登，内容亦须经一审法院审核，费用由江苏赤那思公司、南通赤那思公司承担。江苏赤那思公司向北京赤那思公司赔偿经济损失及为制止侵权支出的合理费用共计200万元；南通赤那思公司向北京赤那思公司赔偿经济损失及为制止侵权支出的合理费用共计5万元。驳回北京赤那思公司的其他诉讼请求。
 
原被告均不服一审判决，提出上诉。
 
二审法院认为，本案的争议焦点如下：
 
一、关于北京赤那思公司是否实际使用和宣传“赤那思”商标问题
 
本案中，本院认为北京赤那思公司在产品手册及产品实物上使用了“赤那思”注册商标（参见附图一、二、三）。“赤那思”注册商标系纯文字商标，该商标文字与北京“赤那思”字号完全相同。由于企业字号本质上属于商业标识，当企业字号与注册商标重合，且由同一市场主体使用时，就具有识别经营者和商品来源的双重作用。其次，北京赤那思公司在产品手册及产品外观上组合使用“”、“赤那思电气”或“北京赤那思电气”，具有相互强化各商业标识关联关系且总体提升“赤那思”品牌知名度的作用。再次，在个案中区分某商业标识是字号使用还是商标使用，主要在于解决不同市场主体之间企业名称与注册商标的权利冲突。但对于同一主体而言，因为所有市场商誉最终都将累加归属于该经营者，这种区分并不必要。
 
二、关于南通赤那思公司、江苏赤那思公司注册登记“赤那思”字号的正当性问题
 
基于北京赤那思公司在江苏、南通两公司成立时具有的一定行业知名度，两公司成立时未积极合理避让他人在先使用已有一定知名度的企业字号，其行为不具有正当性。
 
由于从商标申请到最终获得核准注册通常相隔数年时间，在商标未获核准前，企业通常会以未注册商标方式使用。北京赤那思公司在产品及宣传资料上使用“赤那思”，具有字号简化使用和未注册商标使用的双重性质，故因此而累积的知名度及商誉应及于“赤那思”注册商标。
 
本案中，江苏赤那思公司要求参考适用本院于就“西祠胡同”案 [详见（2009）苏民三终字第0201号民事判决书]作出的判决：由于艺龙北京公司和北京艺龙公司未能提供证据证明其将‘西祠胡同’作为注册商标进行直接宣传和使用情况，不能将‘西祠胡同’网站的知名度直接等同于‘西祠胡同’商标的知名度。
 
本院认为“西祠胡同”案的裁判仅限于网站知名度与注册商标知名度关系的裁判意见，反映了当时对此问题的认识。近年来，随着2013年商标法的修订，在第五十九条第三款增设在先使用抗辩条款，促使司法实践更加深入思考企业字号与注册商标之间的关系。本院就“太奇”案[详见（2015）苏知民终字第00098号民事判决书]的判决认为“在判定是否构成在先权利的过程中，应当综合考虑市场主体使用上述商业标识的完整历史渊源，而不宜仅单纯依据诉争的字号、注册商标的各自使用时间节点作出判定。”
 
本案中，本院继续沿续“太奇”案裁判思路，认定南通赤那思公司主张在先企业名称权缺乏依据，同时针对本案被告字号知名度不能及于注册商标知名度的主张，结合本案案情进一步探讨并认定，字号本身也是商业标识，当字号与注册商标文字完全相同时，字号与注册商标的使用事实上难以机械割裂，因此字号知名度应当及于注册商标。本案中，北京赤那思公司委托代理人在代理意见中认为：“‘赤那思’商标与北京赤那思公司存在紧密关联，不能割裂。同理，北京赤那思公司和‘赤那思’商标的知名度也高度关联，是相互促进的叠加效应关系”。本院予以采纳。
 
三、关于南通赤那思公司、江苏赤那思公司是否实施商标侵权行为及不正当竞争行为问题
 
江苏赤那思公司认为，双方产品型号已经足以区分各自商品来源，并要求本院参考最高人民法院在“BK”案[详见（2012）民申字第398号民事裁定书]的裁定 “低压电器产品型号的登记公示制度，使得产品型号实际上具有区别产品来源和指代商品名称的功能”，主张其无论是在产品手册还是网站上（包括产品铭牌、产品本身），均除完整标注企业名称、狼形注册商标外，还明确标注了CNS产品型号标识，同时北京赤那思公司也在其产品上标注了CE型号，故相关公众不会产生误认。
 
本院认为“BK”案的重要意义在于，通过认定低压电器产品型号具有区别产品来源和指代商品名称功能，构成知名商标特有名称，从而制止假冒他人产品型号的不正当竞争行为。但本院同时亦注意到，同一企业研发生产不同类型产品使用不同产品型号，可见产品型号本身既不能排斥同时也不能替代企业字号和注册商标的识别作用，而当企业组合使用字号、注册商标和产品型号时，无疑字号和注册商标的识别作用最为显著，当然也最容易导致混淆或误认。因此，江苏赤那思公司要求参考适用“BK”案裁判意见，并认为双方产品不会产生混淆的主张不能成立。
 
本院认为，根据我国反不正当竞争法第二条第一款，第五条第（三）项，《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项的规定，两被告将北京赤那思公司具有一定知名度的企业名称注册登记为企业字号，其行为本身构成不正当竞争；江苏赤那思公司对“赤那思电力”以及 的突出使用，符合突出使用字号构成商标侵权的规定。与此同时，本院还注意到，江苏赤那思公司产品手册企业文化用语与北京赤那思公司高度雷同。此外，江苏赤那思公司产品手册上部分内容与北京赤那思公司相同；一审证据显示百度搜索“北京赤那思”，排名第一为江苏赤那思公司，右侧标注“推广链接”，而一审开庭审理当庭搜索是，原结果消失。因此，江苏赤那思公司的竞争行为指向明确，攀附北京赤那思公司商誉的主观意图明显，应当停止对上述宣传用语的使用。
 
四、关于江苏赤那思公司、南通赤那思公司民事责任承担问题
 
本案中，对于江苏赤那思公司、南通赤那思公司民事责任的承担，主要有以下争议：
 
其一，一审判令江苏赤那思公司、南通赤那思公司停止使用“赤那思”字号，是否过于严厉。本案中，判令两公司停止字号使用系基于以下考虑：首先，两公司具有攀附北京赤那公司商誉的明显故意，注册登记“赤那思”字号本身不具有正当性；其次，双方之间市场竞争加剧，需要划清市场界限。判令两公司停止使用“赤那思”字号，变更使用不包含“赤那思”文字在内的新字号，彻底划清彼此之间商业标识界限，从长远看更有利于其自主品牌的建设和发展，符合司法裁判鼓励诚实信用经营、促使企业发展自主品牌的价值导向。
 
其二，一审判令两被告的赔偿数额是否适当。现有证据难以准确区分江苏赤那思公司营业收入中的侵权获利部分，同时亦无法确定市场因素对北京赤那思公司损失的实际影响。综合考量双方经营规模、涉案行业特点、侵权主观恶意程度、侵权使用方式、侵权影响范围等因素，本院在法定最高限额上限以上确定赔偿额为400万元。对于南通赤那思公司应承担的赔偿额，一审确定赔偿额为5万元，并无不当，应予维持。本案北京赤那思公司为制止侵权行为支出的合理费用，符合本案实际及律师代理工作的实际付出，其要求两公司予以分担的诉讼请求予以全额支持。
 
综上，判决如下：江苏赤那思公司于本判决生效之日起立即停止侵害北京赤那思公司第5215343号“赤那思”商标专用权的行为；两被告立即停止实施不正当竞争行为，并于本判决生效之日起二个月内办理字号变更手续，变更后的字号不得包含“赤那思”文字；江苏赤那思公司于本判决生效之日起十五日内向北京赤那思公司赔偿经济损失400万元，以及为制止侵权支出合理费用151216.39元；南通赤那思公司于本判决生效之日起十五日内向北京赤那思公司赔偿经济损失5万元，以及为制止侵权支出的合理费用7560.82元；两被告于本判决生效之日起十五日内分别在《人民法院报》除中缝以外的版面上刊登声明，消除影响，内容须经一审法院审核。如逾期未刊登，则由北京赤那思公司刊登，内容亦须经一审法院审核，费用由两被告公司承担；驳回北京赤那思公司的其他诉讼请求。
 
 
 
附图一：北京赤那思公司产品手册封面
 
 
 
 
附图二：北京赤那思公司产品手册内产品实物图片
 
 
 
 
附图三：北京赤那思公司产品手册内产品实物图片
 
 
 
 
附图四：江苏赤那思公司产品手册封面
 
 
 
附图五：江苏赤那思公司产品手册内产品实物图片
 
 
 
附图六：江苏赤那思公司网站首页内容
 
 
 
 
 
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