职务技术成果或委托开发的商业秘密归属

TL信息技术(北京)有限公司与北京PY科贸有限责任公司等
侵犯商业秘密纠纷上诉案

案件要旨：在员工的职务行为和非职务行为、委托开发、合作开发技术成果等情形里，经常会涉及到商业秘密的归属问题。通常情况下，企业员工的职务技术成果归属于企业，非职务技术成果则归该员工自身享有；而委托开发、合作开发中所完成的技术秘密成果的归属则完全取决于当事人各方的约定，在没有约定或约定不明的情况下，则由各方当事人共同享有。

一、案件来源
北京市第二中级人民法院（2003）二中民初字第4055号、北京市高级人民法院（2003）高民终字第1306号民事判决书。

二、基本案情
原告TL公司成立于1997年10月，主要从事变频器的制造及销售。1998年，TL公司与案外人高某签订《合作合同》，约定由高某为TL公司开发变频器产品的控制软件，同时还约定高某不得将其为TL公司开发的软件转让给第三方。2000年2月，TL公司又与高某签订《关于高频变频器软件的开发协议书》，约定高某为TL公司开发高频变频器软件；高某完成开发的软件的知识产权归TL公司所有，高某不得向第三方泄露。其后，双方均按约履行了该协议。
被告赵某自TL公司成立之日起即在TL公司处工作，并曾任总经理职务。1999年11月底，赵某自TL公司处离职，并于2000年1月到PY公司工作至2001年上半年离开。赵某在PY公司工作期间，高某为PY公司有偿开发了应用于该公司变频器产品的软件。
2002年8月8日，经北京市公证处公证，TL公司在北京市玻璃供应公司以1050元的价格购买PY公司生产的P－KA变频器一台。2003年4月2日，TL公司以PY公司和赵某共同侵犯其商业秘密为由诉至北京市二中院，请求判令PY公司和赵某停止侵权、赔偿经济损失2万元，并承担本案诉讼费。
高某在接受一审法院调查时确认其曾为包括TL公司及PY公司在内的国内多个变频器厂家开发过变频器控制软件，其为PY公司开发的变频器控制软件与TL公司的变频器控制软件不同。对高某的证言，PY公司和赵某不持异议。但TL公司认为其与高某曾有协议，约定高某不得将为TL公司开发的变频器控制软件泄露给第三方，否则高某要承担违约赔偿责任，故高某的证言不足采信。
TL公司向一审法院提交了《技术管理制度》、《员工守则》，用以证明其对自身商业秘密采取了保密措施。但赵某否认其在TL公司工作期间知晓上述内部规章。
另查明，PY公司成立于1996年7月9日，曾为TL公司变频器产品的销售商。

三、法院审理
北京市第二中级人民法院经审理后认为：原告TL公司委托案外人高某为其变频器产品开发的控制软件不为公众所知悉，能为TL公司带来经济利益。且TL公司在与高某签订的合同中明确约定高某不得对第三方泄露该软件，可认为TL公司已对该软件采取了保密措施，因此，TL公司可以主张该软件为其商业秘密。
相关证据表明，且双方当事人也均确认被告赵某离开TL公司处的时间为1999年11月底，到PY公司工作是在2000年1月份。因此，TL公司关于赵某在其处任职期间擅自到PY公司工作的主张，不能成立。同时，由于TL公司也没有证据证明其与赵某有竞业禁止方面的约定，故赵某在离开TL公司处后到PY公司工作并无不妥。
关于TL公司主张商业秘密的变频器的控制软件，PY公司及赵某均称不掌握该软件，而软件的开发者高某也已确认PY公司变频器产品使用的控制软件由其开发，该软件与TL公司的变频器软件并不相同。故鉴于此，TL公司关于对PY公司变频器产品使用的控制软件进行鉴定的主张，法院不予支持。而TL公司关于赵某向PY公司披露了其变频器使用的控制软件的主张，亦因证据不足不予支持。
综上，北京市二中院认为，TL公司关于PY公司和赵某侵害其商业秘密的主张，缺乏事实依据，其所提诉讼请求不予支持。判决驳回TL公司的诉讼请求。
TL公司不服一审判决，上诉至北京市高院。其上诉理由是：上诉人主张的商业秘密是变频器的控制软件技术，表现为相应的机器码和源程序。对此，上诉人进行了充分举证。但一审法院不予采信；一审法院庭审及其判决适用法律不当等。请求二审法院撤销一审判决，依法改判。PY公司、赵某均服从一审判决。
在二审中，上诉人TL公司又提交了其自行将双方变频器进行对比的资料。该资料表明双方产品的功能相同，参数基本相同，且将主板及CPU一起互换仍能正常使用。TL公司据此认为PY公司P－KA变频器产品的控制软件与其VG2000变频器产品的控制软件相同。但PY公司和赵某认为，仅功能相同、参数基本相同，不能得出软件必然相同的结论。为证明PY公司和赵某的侵权事实及主观过错，TL公司还向法院提交了TL公司2001年11月19日有赵某签字并经工商管理部门备案的“减资承诺书”、1999年1月4日和1999年2月26日、1999年6月15日有PY公司法定代表人王某签字的TL公司委托PY公司代销其变频器的价格调整纪要和报价单。赵某认为“减资承诺书”上的签名系他人伪造，不予认可。PY公司则认为价格调整纪要和报价单不能证明PY公司在此之后经营变频器的行为是侵权行为。
北京市高院经审理后认为，本案当事人争议的焦点在于TL公司的产品VG－2000变频器控制软件是否构成商业秘密、PY公司的产品P－KA变频器控制软件是否使用了TL公司的软件技术以及赵某到PY公司并帮助该公司生产销售P－KA变频器产品的行为是否共同构成对TL公司商业秘密的侵犯。
根据TL公司提交的《技术管理制度》、《员工守则》、TL公司与高某签订软件开发合同有关保密条款和该产品已经使TL公司取得了经济效益，均证明了TL公司的变频器控制软件符合我国反不正当竞争法规定的商业秘密构成要件，应当受到法律保护。
但TL公司要主张PY公司和赵某共同侵犯其商业秘密，应当提供两方面的证据，即PY公司的变频器控制软件与TL公司的变频器软件完全相同或实质相同；以及赵某在TL公司任职期间实际接触和掌握TL公司变频器控制软件技术。虽然赵某在TL公司工作期间虽担任董事、总经理职务，又是高级工程师，但TL公司并无证据证明赵某接触并掌握涉案变频器控制软件技术；而根据现有证据，PY公司的变频器控制软件由高某有偿为其开发，来源合法，故无须对双方变频器控制软件技术进行鉴定。即使PY公司的变频器控制软件与TL公司的变频器控制软件完全相同或实质相同，也不能认定是赵某将TL公司的变频器软件技术泄露给PY公司，并许可PY公司使用。TL公司向法院提交的证明赵某在离开TL公司之前就已经参与PY公司生产销售变频器产品的直接证据TL公司“减资承诺书”，合议庭经过将赵某本人在其他文件上的亲笔签字与该“减资承诺书”上赵某的署名进行比对，该“减资承诺书”上赵某的署名明显不是其本人所签，其证明效力法院不予采信。故TL公司指控PY公司和赵某共同侵犯其商业秘密，请求PY公司和赵某停止侵权、书面向其致歉并赔偿经济损失，缺乏事实和法律依据。

综上所述，北京市高院作出了驳回上诉，维持原判的二审判决。

四、律师点评
本案中，TL公司与案外人高某签订《开发协议书》，委托其为TL公司开发高频变频器软件，同时约定开发完成的软件的知识产权归TL公司所有，高某不得向第三方泄露。以此取得了高频变频器软件这一商业秘密信息，成为了该商业秘密的权利人。那么，除了与委托开发人约定商业秘密的归属外，商业秘密的归属问题一般又是如何判断的呢？
通常而言，涉及到商业秘密归属问题的，可分为以下几类：
一、员工的职务行为及非职务行为。在前面的案例中我们已经分析过，当员工的行为满足以下情形之一的，包括：是为履行企业的岗位职责或者承担其交付的其他技术开发任务；离职、退职、退休后一年内继续从事与其原所企业的岗位职责或者交付的任务有关的科学研究和技术开发；或主要是利用企业的物质技术条件所完成。其所完成的成果构成职务技术成果，其中所包含的商业秘密信息当然的归属于企业所有。
反之，如果员工所开发、研制出的成果并非为了履行企业中的岗位职责或企业所交给的技术任务，或在离职、退职、退休超过一年后所开发出的技术成果，或该技术成果的开发部利用企业的物质技术条件所完成的，该成果就属于非职务技术成果，该成果中所包含的商业秘密信息也完全的属于员工个人所有。
二、委托开发的技术成果。如本案中的情况一样，很多企业在组织员工进行开发、研究之外，也经常出资委托其他的企业、研究机构或个人等为其开发设备、软件、生产技术等。通常情况下，企业一般会与委托人签订委托开发合同，在合同中约定完成的技术成果、专利等的归属情况。依据《合同法》第三百四十一条：“委托开发或者合作开发完成的技术秘密成果的使用权、转让权以及利益的分配办法，由当事人约定。没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，当事人均有使用和转让的权利，但委托开发的研究开发人不得在向委托人交付研究开发成果之前，将研究开发成果转让给第三人。”也即是说，委托开发的技术秘密成果既可以属于委托人，也可以属于被委托人，关键在于当事人是如何约定的。在没有约定或约定不明的情况下，则当事人对该技术成果形成共有关系，各方当事人均有使用或转让的权利。
三、合作开发的技术成果。除委托开发外，企业也经常会通过与其他企业、科研机构或个人合作开发的方式以取得技术成果，同样根据《合同法》第三百四十一条的规定，可知合作开发完成的技术秘密成果的归属也完全依据当事人自行的约定，既可以约定该技术秘密成果归属于合作关系中的一方，也可以约定归属于多方。在没有约定或约定不明的情况下，则该技术秘密成果归属于全体合作人员，任何一方均有使用或转让的权利。