【出处】《河北法学》2012年第7期
【摘要】美国法院早期以商业方法属于数学演绎方法为由，将商业方法排除在专利保护之外。受此影响，商业方法在美国一直被认为不应授予专利。后来法院提出如果抽象的商业方法与运用这种方法后发生了某种物理转换或者有形的装置相联系，则应承认其具有可专利性。1998年更是表明只要该项发明能导出“实用、具体、有形之结果”者，仍不失其可专利性，否认了商业方法在美国《专利法》中存在例外。虽然联邦巡回上诉法院在In re Bilski案中，提出美国《专利法》第101条规定的方法发明须符合“机器或转换测试法”，试图限缩商业方法专利的范围，但联邦最高法院在Bils-ki v．Kappos案中否认其为审查商业方法专利唯一的判断标准。在迄今为止仍存较大争议的背景下，如果既无技术贡献，亦无技术特征，更未与其实现所必须的计算机设备或计算程序相结合，而仅系解决商业经营的程序、步骤或者流程者，商业方法即应为人类智力活动的规则或方法，属于思想的范畴，而不属于专利权的保护客体。
【关键词】电子商务；商业方法专利；知识产权；计算机软件；互联网
【写作年份】2012年


【正文】

前言

众所周知，电子商务已成为当今的热门课题，电子商务不仅创造新的交易型态，更成为提升企业竞争力的核心关键。由于电子商务为高度知识密集的产业，为知识经济的核心商业型态，因此电子商务与知识产权保护存在着互为表里、密不可分的联系。

在电子商务知识产权保护方面，一般涉及域名抢注争议、网页、网站内容著作权、计算机软件著作权、数据库著作权及商标权保护等议题，世界各国都面临着调整、修改现行知识产权制度以适应经济与科技发展的需要，构成了对作为弱势一方的发展中国家的空前挑战[1]。其中最值得关注，也是最具争议性的，便是电子商务的商业经营模式已成为专利保护客体的立法趋势，即所谓“商业方法专利”。美国实务大幅扩张了计算机软件专利的保护范围，昔日不受专利保护的“商业方法”，得以透过计算机软件的操作而取得专利保护。影响所及，除令许多企业重新思考电子商务策略，着手将其现有的营运方法与互联网结合，而提出专利申请外，更对电子商务市场造成一大冲击。电子商务正日益成为信息经济发展的动力和新经济增长点。

美国联邦最高法院于2010年6月28日做成Bilski v．Kappos案判决（注：Bilski v．Kappos，130 S．Ct．3218，561 US，177 L．Ed．2d 792（2010）．），其中Stevens，Breyer，Ginsburg及Sotomayor等4位大法官于本案出具的意见书（注：Id．（Stevens，J．，concurring；Breyer，J．，concurring）．）中，再次质疑商业方法的可专利性，使得商业方法是否具有可专利性再次陷入争议。因此，本文拟先探讨电子商务商业方法专利的意义及发展历程，并就Bilski v．Kappos案后电子商务商业方法专利的发展提出分析。

一、电子商务商业方法专利的意义

“商业方法专利”是指涉及商业方法的专利，关于商业方法专利虽然目前还没有一个十分明确的定义，但可借鉴美国《2000年商业方法专利促进法》提案中的定义：“‘商业方法专利’是指下列方法之一：（1）一种经营、管理或其他操作某一企业或组织，包括适用于财经信息处理过程的技术方法；（2）任何应用于竞技、训练或个人技巧的技术方法；（3）上述二者所描述的由计算机辅助实施的技术或方法。”（注：See，Section 2，Business Method Patent Improvement Act of 2000．）

“电子商务商业方法”则是指：依靠网络技术进行商业经营的技术方案，是商业经营方法与计算机软硬件产品、系统集成和技术体系等网络技术高度整合的产物，是依赖网络技术引申出来的一种新型的商业经营方法[2]。

二、商业方法专利在美国的发展历程

美国早在1908年由联邦巡回上诉法院（下称“CAFC”）对Hotelsecurity checking co．v．lorraine co．一案（注：Hotel Security Checking Co．v．Lorraine Co．，160 F．467（2d Cir．1908）．）的判决中认定：关于本案中申请应用于餐馆记账的商业方法不属于专利法（注：即《美国法典》第35章第101条（35 U．S．C．§101），以下均称美国法典第35章为专利法。）第101条“技术”（注：美国专利法于1952年修法时，已将“技术”（art）一词修正为“制程”（process）。）、“机器”、“制品”或“物的组合”等四类之范围，不能获准专利，从而将商业方法排除在专利保护之外。受这一案件的影响，美国专利及商标局（下称“USPTO”）一直认为商业方法不应授予专利。

但伴随着互联网的产生和计算机软件的发展，传统的专利法理论和专利制度受到了严峻的挑战[3]。美国联邦最高法院于1970年代以后在Gottschalk v．Benson案（注：Gottschalk v．Benson，409 U．S．63（1972）．另，关于该案中文评析，参见张乃根：《美国专利法判例选析》，中国政法大学出版社1995年版，42－52页。）、Parker v．Flook案（注：Parker v．Flook，437 U．S．584（1978）．）及Diamond v．Diehr案（注：Diamond v．Diehr，450 U．S．175（1981）．）关于判定商业方法发明可专利性的见解改变，如抽象的商业方法与运用这种方法发生了某种物理转换、或者与有形的装置相联系，即属于法定可专利主题，从而打破了旧有的“商业方法除外原则”。

随着计算机技术的发展，产业利益的需要促使美国联邦最高法院再次改弦易辙，重新考虑商业方法的可专利性问题[4]。直到进入20世纪90年代以后，CAFC在State Street Bank＆Trust Co．v．Signature Financial Group，Inc．案（注：State Street Bank＆Trust Co．V．Signature Financial Group，Inc．，149 F．3D 1368，47 USPQ 2nd 1569（1998）．）（下称“State Street Bank案”）否认了商业方法在美国专利法中存在例外，并认为以计算机从事财务计算之“商业方法”，虽然包含了不可予专利保护的“数学逻辑演绎法则”，但只要该项发明能导出“有用、具体、有形之结果”者，仍不失其可专利性，从而充分肯定了商业方法的可专利性，为商业方法的专利保护打开了大门[5]。在State Street Bank案后，CAFC对有关长途电话服务方法的AT＆T Corp．v．EXCEL Communications，Inc．And EXCEL Telecommunications，Inc．案（注：AT＆T Corp．V．EXCEL Communications，Inc．＆EXCEL Telecommunications，Inc．，50 USPQ 2D 1447（1999）．）的判决，则再次确认了“实用价值法则”，即在审查有关数学逻辑或演绎的权利要求时，关键在于判断该数学演绎究竟是否从事了实际的应用并且产生了实用的结果。如果答案是肯定的，则表示该权利要求具有专利性。该判决表明USPTO基本上已经以“实用价值”法则取代“实用技术”法则作为审查一项发明是否具有可专利性的依据。

美国联邦最高法院于2010年6月28日做成Bilski v．Kappos案判决（注：See supra note 2．），再次强调商业方法属于法定可专利主题，无所谓“商业方法例外”原则；然而，美国联邦最高法院于本案中，否认CAFC在In reBilski案判决（注：In re Bilski，545 F．3d 943，88 U．S．P．Q．2d 1385（Fed．Cir．2008）．）中关于“机器或转换测试法”（注：“机器或转换测试法”是指若涉及基础原理原则之方法请求与特定机器或设备相连结，或将特定物转变为不同状态或事物，即具备可专利性。）为判定商业方法可专利性的唯一标准，且在State StreetBank案中确立的“State Street测试法”（注：“State Street测试法”是指商业方法发明应产生“有用、有形及具体结果”（useful，concrete，and tangible result）。），亦不能再用于判定商业方法的可专利性，致使美国各界包括USPTO对于商业方法专利的审查基准莫衷一是；甚者，以Stevens，Breyer，Ginsburg及Sotomayor等4位大法官组成的少数派，则坚持认为商业方法是不可专利主题，并认为对商业方法给予专利保护未必有利于商业创新，且“商业方法专利可能会禁止合法的竞争与创新”，“社会为了保护商业方法专利所付出的高昂成本不仅会阻碍创新，还可能遏制竞争”[6]。由于部分美国大法官于本案出具的不同意见书中，再次质疑商业方法的可专利性，使得商业方法是否具有可专利性再次陷入争议。

三、对于电子商务商业方法专利的省思与批判

（一）从电子商务之特性检讨商业方法之可专利性

研究网络经济的学者认为，互联网技术的进步，不仅降低了公司的营运成本，同时也降低了市场中的搜寻、信息、协议、决策、监督及执行等交易成本，使市场的运作更有效率，但是如果专利权将为网络世界带来其他更大的社会成本时，该社会成本不仅会抵销原本可节省的社会成本，而且甚至会产生更多的社会成本，这些成本最后终将由广大的消费者承受，对社会整体造成不利[7]。

此外，互联网还有一个特性，即所谓的“网络外部性”或“网络效应”，是指如果其他条件不变的话，链接点越多的网络则能产生越大的价值。如果互联网的一些基本技术都有专利权的保护，则将可能使该市场许多潜在进入者望之却步，近而减少互联网市场中的参与者，降低整个互联网的网络外部性；但对于电子商务市场中，一些负担得起商业方法专利相关的谈判、授权及相关高额费用的大公司而言，由于市场中的竞争者减少了，所以其可以吸收到更多的顾客，增加了网络外部性。换言之，电子商务商业方法专利之承认有可能降低互联网整体的外部性，但却提高了一些掌握关键商业方法专利或财力雄厚的网络事业本身的网络外部性，经一些原本由公众所享受的利益划归给市场上的少数公司[7]。

再就专利适格性的议题而言，如前所述，现存之商业方法专利多半是将既有之商业习惯、消费者需求、或销售手段予以“电子化”，即以透过加入计算机运算或处理而增加效率或精确度，并就此获得专利权之保护。然而，这些既有的商业习惯、消费者需求、或销售手段等商业方法专利的质量甚低，根本不值得保护。或有谓此等品低落的问题因透过非显而易知性、进步性、或实用性等专利要件来检验，然藉由不符专利要件来排除该等商业方法之可专利性，当不若从专利目标之适格性直接切入要来的有效果。盖专利要件之审核耗时费力，若又有后续专利诉讼产生，将耗费社会资源，且使得该商业方法因不能实时运用在瞬息万变的电子商务上而丧失时效利益[8]。

（二）从专利制度的经济分析检讨商业方法之可专利性

专利制度之理论，大致有自然权利说、报酬说、契约说及发展经济说等假说[9]。法律经济学者则认为，专利法是使研究与开发收益内部化的有效方法，从而促进创意与技术进步[10]。因此，支持专利制度大致有下列几种见解：

1．如无专利可供选择，发明人就将投入更多的资源用于保护（而竞争对手则将资源用于揭开这些秘密），而发明活动将无效率地偏向那些能够得到保密的发明。

2．有专利可供选择，则促进生产上的效率，因为商业秘密发生外泄的风险较大，因此，如果没有专利保护，将导致生产的无效率。

3．假设某个企业发明一种方法，既对其自身产品的生产有效率，而且对于其他行业的生产也有价值，如果该方法向世人保密，则该企业可能无从知悉其他潜在用途。

4．如果没有专利，则在市场上实行垄断路线，而非竞争路线的组织，将可能大幅获得提升[10]。

然而，互联网之发展，伴随网络科技日新月异，即使没有专利权作为诱因，透过市场竞争及企业流程改造，电子商务之商业方法仍然可能实现，故有学者以为，真正诱使优越的商业方法产生之动力，其实来自市场竞争与发展新商业方法所可获取“先行者优势”，而非专利[7]。因此，电子商务商业方法是否应给予专利保护，应先探究专利制度之本质。

有学者以为，专利法所排除的思想是基础性的科学（包括数学）和技术原理。不过，这两类称之为“表达性”与“发明性”思想是相关的，一方面，如果可以根据它们而获得财产权，则都将产生巨大的寻租的潜在可能；另一方面，它们都将对将来可能的使用人施加巨大的交易成本。之所以说交易成本巨大，是因为无论哪一类思想，表达性的抑或发明性的，要确定其范围通常都是极为困难的，而这将使得那些“新来者”难以知道何时他们有必要得到一种许可。除不确定性之外，一个新的表达性作品或者一项新发明能够从中使用的因素越多，而这些因素是为他人所有的（换言之，公共领域的范围缩得越小），并且新来者因此必须获得许可，那么，他要承担的交易成本将会越大[10]。

此外，现今对于商业方法宽松的审查标准与法律所赋予专利权人强大的垄断力量，将使市场上出现所谓“竞租者”，这些竞争者抱着先抢先赢的心态，不将公司之资源花费在产品研发、营销等正常之商业活动上，反而将资源花费在一些创新度不是很高的商业方法专利上，形成一种“无效率的竞赛”，最后造成社会整体资源的浪费[7]。

亦有学者主张，赋予专利权之独占利益保护，独占价格与边际成本间之差异即为“无谓损失”，亦即社会福利之净损失。因为专利所赋予之独占保护将排除竞争者从事相同之营运，同样会导致消费者因选择性减少，或接触管道被垄断等原因而无法利用该商业方法，仍属资源使用无效率之情形。再者，专利之独占会妨碍市场竞争秩序，若赋予该等方法专利之独占利益，反而会抑制市场竞争，只有少数专利权人能获得庞大的“意外之财”，并拖累真正有价值之商业创新。最后，由于庞大之专利独占利益所引起之专利竞租行为、重复发明或回避发明之资源浪费，或是因专利过度琐碎分散而产生之“反公共财难题”，虽非商业方法专利所独有，但均可能因商业方法之特性而加剧。

“反公共财难题”，或称“反公共财的悲剧”则是专利竞赛的副产品。当发明人竞相取得专利保护之同时，亦会造成专利核发过度琐碎及分散，若某产品之发展与营销涉及多种专利之组合，则在组合各该专利时即会遭遇倍数的搜寻与协商等交易成本，若有专利权人故意“抵制”，更将恶化此一情势。在电子商务的环境里，若某些甚为基础的商业方法专利被各专利权人分散持有，再加上相互竞争利益冲突，反公共财之悲剧亦会阻碍商业方法创新与发展的原因。

故有论者以为，专利独占利益之保护，非但不是奖励商业方法专利发明、揭露、商业化、或促进外围发明之诱因，反而是阻碍电子商务竞争、造成社会资源浪费及推迟商业方法创新与发展的原因，是以从经济分析的角度，商业方法应不适宜以专利法来保护[8]。

综上，对商业方法授予专利，实际上阻碍了创新，因为大部分软件创新既是建立在现有软件基础上的，也是现有软件的补充。如果没有因专利所导致的阻碍，也无因此而为许可进行谈判的必要，则软件生产者将能够更快做出创新，并且每个人都能从他人的创新中受益，而因为该行业中创新的连续性与互补性特征，也因此提高现有产品的价值[11]。

（三）从电子商务市场的竞争性检讨商业方法之可专利性

依据寇斯定理，假设在市场交易中并无任何成本，财产权的利用效率最大。然而，在现实世界中，如欲实现交易，需寻找交易之相对人、需告知其他人何人将以何条件交易、谈判、签约、确保交易相对人履约等，这些均需计入交易成本中[12]。因此，一旦考虑市场交易之成本，则权利间之安排应最适化，否则将有交易成本过高之问题。如果电子商务商业方法赋予专利，是否将因前述寻租成本，而有交易成本过高之问题，进而有损整体社会福利，应予探究。

此外，亦有论者以为，电子商务商业方法专利最为人所诟病的原因之一，在于USPTO所批准之此类专利常属于无效之专利。此乃由于现有之专利审查机关相关资源缺乏所导致之审查质量低落，因此常会核准一些“在先技术”或实体世界中早已存在的商业方法，而这些无效专利如果在进入诉讼程序后，将会经不起法院的检验，但是在法院宣告无效前，却已经形成了许多社会资源的浪费，如行政费用、诉讼成本、授权费用及其他公司因为害怕侵权所牺牲的相关研发之机会成本等[7]。

反对商业方法专利者亦认为，商业方法专利的大量核准阻碍了市场竞争与创新的扩散。有时一种商业方法可应用到许多不同的产业或商业情境中，但如果给予发明人对某种商业方法的独占权，则受到影响的可能不只是该发明人所处的行业，甚至会影响整个网络产业运作的效率，发明人藉由该专利，不仅阻止了电子商务市场中的新进入者，甚至会迫使市场中现存的竞争者退出，也因而更强化其妨碍竞争的效果，最后甚至使得一个最有效率的市场成为一个无效率的市场[7]。

研究网络经济的学者认为，互联网技术的进步，不仅降低了公司的营运成本，同时也降低了市场中的搜寻信息协议决策监督及执行等交易成本，使市场的运作更有效率，但是如果专利权将为网络世界带来其他更大的社会成本时，该社会成本不仅会抵销原本可节省的社会成本，而且甚至会产生更多的社会成本，这些成本最后终将由广大的消费者承受，对社会整体造成不利[7]。

另有学者表示，面对极具争议性之商业方法专利议题，在审查专利要件过程中，针对是否已符合新颖性与非显而易见性上，对于在先技术数据库之建立与检索上更须谨慎审查，才不会导致过度授予无效或极具争议之专利权后，产生诉讼程序上大量人力、物力及金钱之耗费[13]。

结论

有人认为，在电子商务商业方法专利上的这场战争是一场新千年的“淘金热”，也有人认为是“虚拟领土的抢夺”。商界人士确实难以抵御淘金的诱惑，而国家也不会放过对网络空间的占领[14]。

然而，本文以为，商业方法属于人类商业经营的方法、程序及步骤，将之应用于电子商务领域或将之以计算机程式表现，如无任何技术特征或技术贡献，而贸然授予专利，不仅抑制创新，更阻碍电子商务产业的发展，造成专利权人对于将商业方法应用于电子商务产业的垄断，妨碍后进者进入市场竞争，增加竞争者的外部成本，使电子商务产业成为无效率的市场，更可能使得原本已存在于现实世界而为人所熟悉的商业方法，成为专利权人在互联网虚拟世界全面垄断的情形。

此外，在现实环境中，目前成功的电子商务业者，如IBM、谷歌、雅虎、脸书或花旗银行等，在经营中并不以单纯依赖纯粹的电子商务商业方法专利作为开发新产品的动力，而是较多地依赖于如市场创新、领先时间的优势、网络效应和互操作性等因素，因此，对于不具有技术特征的商业方法授予专利，似乎弊大于利。

甚者，由于目前电子商务产业仍在持续发展，目前人们所熟悉的现实商业模式并未完全应用于互联网，电子商务无法完全取代现实的商业模式，因此，随着网络科技及计算机软件的进步，电子商务的运用仍有无限可能性，如果贸然将现实世界中已存在的商业方法授予专利，将遏阻电子商务产业的发展，对于社会整体福利而言，并未提升，甚至可能有所损害。因此，本文以为，商业方法如不具技术贡献，亦无技术特征，更未与为实现商业方法所必须的计算机设备或计算程式相结合，而仅为解决商业经营的程序、步骤或流程者，应属于人类智力活动规则或方法，即属于思想的范畴，而不应属于专利权的保护客体。

事实上，对于商业方法授予专利的省思与批判近年已逐渐浮现，部分美国大法官在Bilski v．Kappos案中提出的意见书，已明确反对授予商业方法专利，足见就连美国联邦最高法院内部也尚未就商业方法的可专利性达成共识，显然商业方法专利的性质仍有争议。在可预见的未来，关于商业方法的可专利性议题上，仍然会持续困扰美国法院及实务界。




【作者简介】
蔡步青，单位为北京大学法学院。


【注释】
[1]李卉，屈广清．电子商务中的版权国际保护制度分析[J]．河北法学，2005，（5）：1．
[2]刘绍奎．电子商务商业方法专利保护的利与弊[EB/OL]．http：//blog．sina．com．cn/s/blog_502047f60100mtda．html，2011-09-30．
[3]常子轩．IT法律焦点问题（一）——关于商业方法可专利性问题【DB/OL】．http：//column．bokee．com/27402．html，2005-11-28．
[4]李晓秋．In re Bilski：商业方法专利的再生抑或死亡[J]．科研管理，32（3）：131．
[5]郑友德，伍春艳．论商业方法的专利保护[EB/OL]．http：//www．netlawcn．com/second/content．asp？no=447，2005-12-03．
[6]陈磊．商业方法专利方兴未艾——评美国最高法院Bilski V．Kappos案判决及其影响[M]．电子知识产权，2010，（11）：59．
[7]李治安．网络时代中商业方法可专利性之政策分析[J]．经社法制论丛，2002，（29）：237，240，228，231－232，234，234－235，237．
[8]胡心兰，蔡岳勋．促进抑或是阻碍创新？从法律经济学角度审视美国商业方法专利之适格性争议——以In re BILSKI案为例[M]．政大智慧财产评论，2009，7（2）：163，169．
[9]刘春田．知识产权法[M]．高等教育出版社，2005．148－151．
[10]Landes，William M．＆Richard A．Posner，The Economic Structure of Intellectual Property Law（2003），at 374，417，389．
[11]See，Landes，supra note 26，at 416．
[12]Avery Wiener Katz，Foundations of the Economic Approach to Law（1998），at 76．
[13]颜上咏，陈帝利．欧洲与美国商业方法专利学理之研究[J]．东海大学法学研究，2004，（21）：279．
[14]张平．论商业方法软件的可专利性【DB/OL】．http：//gzlawyer．chinalawinfo．com/newlaw2002/SLC/slc．asp？db=art＆gid=335547517，2005-12-02．