【摘要】在知识产权领域，商业方法是否具有可专利性一直是个颇具争议的话题。“否定-大部分否定-肯定-少部分肯定-大部分肯定”的演变路径既是商业方法可专利性的发展历程，也是美国法院和专利商标局对待经济发展的积极态度。我国目前在实施国家知识产权战略的过程中应当积极借鉴美国的做法，以确立适合中国的商业方法可专利性标准。
　　　生态文明的兴起源于人类中心主义环境观指导下形成的人类与自然的矛盾。《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(2005年12月)强调，“倡导生态文明，强化环境法治，完善监管体制，建立长效机制，建设资源节约型和环境友好型社会”，“弘扬环境文化，倡导生态文明”，“以环境文化丰富精神文明”。党的十七大报告则把“建设生态文明，基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式”和“生态文明观念在全社会牢固树立”作为全面建设小康社会的奋斗目标，这些不仅表明党和国家已经将环境保护、生态建设从行为实践提高到文化、理论和伦理的高度，而且为环境资源法律机制的创新指明了方向。  北京房产律师，北京刑事律师，北京房地产律师，北京刑事辩护律师，北京律师事务所，北京丰台律师，北京海淀律师，北京朝阳律师，北京西城律师，北京东城律师。
【关键词】商业方法可专利性标准；商业方法除外原则；专利政策
　　　　引言：“商业方法除外原则”的世纪轮回
　　在知识产权领域，商业方法是否具有可专利性（patentability）一直是个颇具争议的话题，在知识经济时代的背景下，专利权不仅仅是民事权利，它还是企业的竞争工具和国家发展战略中的重要举措。随着20世纪80年代的计算机及网络为代表的信息技术革命的到来，商业方法的可专利性再次吸引了实务界和学术界的目光。1998年，美国联邦巡回上诉法院审理了“州街银行”案，[1]确立了判定商业方法可专利性的“有用的、有形的、具体的结果”标准。这一标准促使洪水般的商业方法专利申请涌向了美国专利商标局（United States Patent and Trademark Office， USPTO) 。[2]近十年来，随着申请的急剧增加和积压以及专利的泛化，商业方法专利遭到了越来越多的斥责。在联邦最高法院决定不予受理的“美国实验室公司诉代谢实验室”案[3]中，布雷耶（Stephen G. Breyer)、史蒂文斯（John Paul Stevens)、苏特（Da-vid H. Souter）等3名大法官特意批评了联邦巡回法院对“州街银行”案的判决：“那个案件的确说明某种方法如果产生‘有用的、有形的、具体的结果’可以授予专利。但是本法庭却从未做过如此声明，如果从字面理解这句话，那么这一声明就会导致作出与本法庭完全相悖的判决。”[4]2008年10月30日，美国联邦巡回上诉法院发布了人们期待已久的“比尔斯基”上诉案[5]的判决意见。全院联席审理时摒弃了1998年“州街银行”案中确立的“有用的、有形的、具体的结果”标准，复活了发端于1972年的“戈特沙尔克”案[6]中并被运用于“帕克”案[7]和“戴尔蒙德”案[8]的“机器或者转换”标准。这表明，联邦巡回上诉法院一改以前在评判商业方法可专利性时的宽松、软化态度，转而采用了严格的标准。这一转变，法院虽没有完全否认商业方法的可专利性，但实际上使商业方法通向可专利性之路被迫中断，人们惊呼商业方法可专利性已经死亡！[9]然而，事情也许并不像我们预想的那样。2010年3月12日，美国专利商标局经过4年的复审，确认了亚马逊公司（Amazon. com）备受争议的“一种籍由通讯网络下定单的方法和系统”(Method and System for Placing a Purchase Order Via a Communications Network）专利（简称一次点击专利）具有新颖性。欧洲、加拿大等对美国的新动向给予了极大的关注，其立法和实践也相应做了调整。[10]对于我国而言，商业方法可专利性的立法不甚清晰，实践并不统一。这增加了专利申请人和专利审查员的认识难度，不利于培育软件等产业，也不利于国际竞争力的提升。考察我国商业方法可专利性研究的文献，数量虽不少，也有代表之作，[11]但绝大部分研究文献中的研究对象集中于“州街银行”案，这与美国最新的动向相悖；还有部分研究的逻辑不甚清晰，对商业方法等核心词语界定不明甚至错误；研究的深度不够，特别是对于我国商业方法可专利性制度的构建论述简略，操作性不强；研究的资料不够丰富，对于观点的形成支撑不够；研究的视野不够开阔，导致研究结果比较零散，显得支离破碎，缺乏系统性。基于此，本文以美国商业方法可专利性的变迁为视角，考察美国专利制度发展路径及动向，为我国确立适合中国实际的商业方法可专利性标准提供借鉴。
　　一、可专利商业方法的界定
　　商业方法所使用的手段已经从算盘、招幌等发展到计算机、网络等先进的技术设备。我国学者认为，“商业方法是人们从事商业活动的一般规则和方法，是人们在社会经济活动中总结出来的，符合经济发展规律，并为社会所接受且普遍使用的商业活动基本规则和实现方式，是人类智力劳动的结果。” {1}（P.30）在美国众议院议员伯尔曼（Howard Berman）和鲍彻（Rick Boucher）提出的《2000年商业方法专利促进法》的提案中有这样的表述：“商业方法是指下列方法之一：(1)一种经营、管理或者其他操作其某一企业或者组织，包括适用于财经信息处理过程的技术方法；(2)任何应用于竞技、训练或者个人技巧的技术方法；(3)上述（1)和（2）中所描述的由计算机辅助实施的技术或者方法。”[12]欧洲专利局在其递交给“三边协定机构”（the Trilateral Offices)[13]的一份报告中对商业方法进行了简要说明：“商业方法是对以下客体的概括总称：资产评估、广告、教育、招聘等与人际、社会、金融关系联系更多而与工程材料无关的方法等。[14]
　　由此可见，商业方法的外延极其广泛，加之“商业方法很难从其他‘方法’或者‘工序’、‘制程’中加以区分，随着技术的发达和科技的进步，与其他装置如计算机、机器等结合在一起的商业方法的种类繁多，无法辨别”，[15]这就决定了难以对其内涵进行准确的概括。为此，有学者指出，“商业方法本身存在不确定性及其是否具有专利适格性的问题没有解决的情况下，立法无法也不应对商业方法作出清楚定义。”[16]尽管如此，前述分析揭示了商业方法的本质特征：它是一种“方法”；它是一种具有价值的“方法”；这种方法主要体现为对信息的处理；在处理信息的过程有可能利用到物理手段，如计算机；它是一种智力劳动成果，是人们对自然规律、经济规律和社会规律的总结。根据处理信息的过程中是否利用物理手段，笔者把商业方法分为需要计算机或者其他物理技术手段的参与来实施的商业方法，以及不需要计算机或者其他物理技术手段参与实施的商业方法，即通常所称的纯粹的商业方法。这说明，商业方法与能产生有形产品的技术方法有相同点，即二者均为“方法”；但是，这二者的根本不同在于：产品的技术方法主要存在工业领域，而商业方法则主要存在于各种商业领域。
　　在界定了商业方法之后，我们应进一步思考作为专利的商业方法应该满足的条件。专利法保护的对象是满足专利实质条件的法定发明。作为专利的商业方法，是指该项商业方法的权利要求本质上具备可专利主题资格和可专利实质要件。
　　严格说来，“作为专利的商业方法”是随着信息科学技术的发展才真正深入人心。特别是1998年美国“州街银行”案的判决“吹皱了商业方法这池春水”，也促使与计算机网络技术相结合的商业方法成为人们关注的焦点。随着作为专利的商业方法申请数量的增多，其获得授权的商业方法专利的种类也随之细化。世界知识产权组织在2006年1月1日投入使用的《国际专利分类表》(IPC)中新增了一个专门用于作为专利的商业方法申请的小类G06Q。[17]发展到现在，美国的司法实践中不仅承认包含与计算机网络技术相结合的商业方法可以获得专利，也承认与其他物理技术手段相结合的商业方法也可以获得专利，还承认纯粹商业方法也可以获得专利。
　　在笔者看来，对于与计算机硬件相结合的商业方法，美国、澳大利亚、加拿大、欧洲各国、中国等国家都将此作为“机器”予以专利保护。美国商业方法可专利性的争执主要集中在与计算机软件相结合的商业方法（通常又称为“商业方法软件专利”或者“电子商务商业方法专利”）、与其他物理技术手段相结合的商业方法、纯粹商业方法获得专利授权的正当性。总括起来，在本文研究的视野里，作为专利的商业方法应当具有以下含义：
　　1．作为专利的商业方法是一种方法。这种方法主要存在于商业领域。其与工业领域的产品制造方法相对，各自扮演着重要角色。在信息技术愈来愈发达的今天，作为专利的商业方法成为众多电子商务企业和高新技术企业制胜的法宝。
　　2．作为专利的商业方法不是一项纯粹的商业方法或者说传统的商业方法。纯粹的商业方法属于抽象思想，不具备技术特征，不能成为专利权的客体。
　　3．作为专利的商业方法须包含技术特征。即，证明其通过了技术步骤如计算机、网络或者其他装置等技术手段来实现，具有技术性，属于专利法中的法定可专利。
　　4．作为专利的商业方法须满足可专利实质条件。可专利实质条件是发明获得专利权的必备条件，作为专利的商业方法应该满足该条件，即具有新颖性、创造性和实用性。
　　二、可专利商业方法的主题范围
　　在美国，有关商业方法可专利主题的定位一直纠缠不清。在传统意义上，一般认为商业活动领域的方法不属于美国专利法第101条“法定可专利主题”的范畴。然而，这一原则却从来没有被明确地描述。[18]事实上，“方法专利”在美国专利法中享有合法地位，立法上也没有明确承认或者排除商业领域中的方法的可专利性，实践中判断商业领域中的方法是否具有可专利性主要依赖司法判例。
　　1.“商业方法除外”原则的确立及其适用
　　1908年美国“酒店安全检查公司”案[19]是确立商业方法专利保护原则的里程碑案件。在该案中，联邦巡回上诉法院第二巡回庭指出，“一种商业方法如果没有与执行该方法的装置联系，这样的商业方法不是一种技术。”从而在判例上正式确立了专利保护中的“商业方法除外原则”，这个原则曾被后来的许多案件引用。如在1942年的“巴顿”案[20]中，法院同样指出，“一个与执行商业交易装置没有联系的商业方法不在专利法的可专利主题之内”。法官还认为商业方法不在“工序、机器、制造品和物质的组合”的范围内，从而不属于一种技艺(arts)，不能授予专利权。[21]
　　2.作为“漏网之鱼”的商业方法专利
　　美国1908年判例确立的“商业方法除外”原则并没有完全排除商业方法专利这条“漏网之鱼”。因为人们对基于方法而得到的产品的可专利性不持有任何异议，而由于方法和方法产品之间的模糊性，加之审查人员的局限性、申请人或者代理人撰写的技巧性，专利商标局早期在审查此类发明时极有可能不能完全阻止商业方法专利的出现。{2}20世纪70一80年代之间，随着计算机执行的有关产品的专利化现象越来越明显，法院的判决原则发生了大的转移。此时开始实行“二分法”，即从可以专利的工序（方法）中区分不具有专利适格性的“数学算法”和“抽象思想”。而申请者为了获得专利，常将与软件有关的发明撰写为一种机器或者系统，如在“潘恩公司”案[22]中，法院就支持了“现金管理账户”的权利要求。
　　3.物理转换标准—商业方法可专利主题地位的确立
　　随着联邦最高法院审理涉及到判定软件有关发明的可专利性的“三部曲”案件：1972年的“戈特沙尔克”案、1978年的“帕克”案、1981年的“戴尔蒙德”案的落幕，法院和专利商标局开始运用“物理转换”标准来判定发明的可专利性，从而否定了“商业方法除外”原则。在“戈特沙尔克”案中，联邦最高法院认为系争方法的使用并不限于某种特殊的技术或机器，其权利要求十分抽象，试图先占已知和预知的各种转换方法的应用。联邦最高法院同时指出，判断那些不使用特定机器方法的可专利性的线索是某一物体是否有状态的改变或者新的事物的出现。在“帕克”案中，联邦最高法院认为，在申请的方法专利中所运用的数学算法虽具有新颖性，但其不具有专利性。而申请的方法专利的其余部分不具有任何新颖性，则该发明主题不具有可专利性。[23]法院在一个注释中指出：只有当方法与特定装置相联系或将某种材料转换为不同的状态或事物，其才是法定可专利主题中的方法。[24]在“戴尔蒙德”中，法院认为模压准确的合成橡胶产品的物理化学方法是专利法第101条中的法定主题，将数学公式“阿瑞尼斯方程式”[25]和计算机运用到此方法中并不能使得这个方法作为整体成为不可专利的主题。
　　早期的商业方法可专利性标准的演变脉络展示了美国法院认识的变迁。在涉及判定商业方法可专利性的案件中，法院特别是联邦最高法院力守“技术”的底线，试图划清单纯的商业方法与运用这种方法发生了某种物理转换，或者是与有形的装置相联系的商业方法的界限。但在计算机软件和电子商务占有重要地位的时代，技术的发展、产业利益的需要促使联邦最高法院改弦易辙，重新考虑商业方法的可专利性问题。但法院和专利商标局在立法比较宽泛的语境中难以准确把握商业方法的可专利性，左右不定、判决不一，这仍是此阶段的基本特征。
　　三、商业方法可专利性的实质要件
　　（一）“有用的、有形的、具体的结果”标准：商业方法专利的急剧扩张
　　1998年美国联邦巡回上诉法院受理了“州街银行”案。在该案中，上诉人签名金融集团公司（Signa-ture Financial Group， Inc.）拥有美国第5193056号专利（以下简称为：'056专利），专利名称为：“轴辐式金融服务体系数据处理系统（Data Processing System for Hub and Spoke Financial Service Configuration）”签名金融集团公司的行政和财会部门运用该项技术处理共有资金业务，帮助合伙企业将各自的资金（即Spoke）融汇成投资组合（即Hub）。被上诉人州街银行（State Street Bank & Trust Co.）和签名金融集团公司都以管理者和会计部门的身份为多层次资金合伙企业提供金融服务。两公司曾进行谈判，前者希望后者允许其使用’056号专利技术。后来谈判破裂。于是，州街银行＆信托公司以’056号专利无效、不具有强制性、没有不可侵犯性为由在麻萨诸塞州地方法院提起诉讼，请求法院判定该专利不属于第101条规定的法定主题范畴。地方法院判决’056号专利无效，并且暗示系争专利符合“商业方法除外”原则。[26]被告签名金融集团公司不服该判决，继而向联邦巡回上诉法院提起上诉。法院审理后认为，系争专利要求保护的是一种用于管理共同基金财务服务的资料处理系统，即计算机处理系统。根据1981年联邦最高法院在“戴尔蒙德”案中的判决原则，计算机处理系统符合第101条中的可专利主题要求，即属于“机器”范畴，并非地方法院认为的“方法”范畴。
　　在分析该发明是否为“数学算法（mathematical algorithm）”和“商业方法”时，法院指出，自“戴尔蒙德”案及“查克拉巴蒂”案[27]后不应再适用“弗里曼-瓦尔特-阿尔伯勒”标准判定包含数学算法的发明。[28]法院还指出，其从未将商业方法排除在可专利的法定主题之外。商业方法与其他任何程序或者方法一样，属于可专利主题。法院重申，“只有自然法则（laws of nature）、自然现象（natural phenomena）以及抽象概念（abstract ideas）本身才不具有专利性。”[29]对于判断请求项是否包含法定主题时，法院认为不应仅注重请求项属于何种范畴，而应关注该请求项之基本特性，特别是“实际应用”。[30]本案中的“方法”可以被用来处理共有基金业务，具备实际应用性。基于此，法院肯定了系争请求项符合101条之规定，撤销麻省地方法院的判决。[31]1999年1月11日，联邦最高法院拒绝了再审该案的请求。[32]
　　1998年的“州街银行”案被视为美国“商业方法除外原则”的终结者，是彻底打开商业方法专利大门的开启者。[33]联邦巡回上诉法院的该项判决赋予了美国企业特别是金融和电子商务企业申请商业方法专利的极大热情；也促使美国专利商标局的审查员将更多的注意力放到系争发明本身所具有的功能方面，特别是实用性，而不再只是注重系争发明属于哪一种类，从而导致授予的商业方法专利数量不断飙升。[34]较之于联邦最高法院的既有判决，联邦巡回上诉法院的判决无疑是一种大胆探索。这种探索，考量的基点在于美国企业特别是电子商务企业的技术创新能力的挖掘。但该做法是否能经得起实践的考验、对软件和电子商务企业有何影响、给商业方法专利带来何种命运，这些无疑还需时间的证明。
　　（二）“机器或者转换”标准：商业方法专利的严格限制
　　在“比尔斯基”上诉案中，申请人比尔斯基（Bernard L. Bilski）和华沙（Rand A. Warsaw）于1997年4月10日向专利商标局递交了“能源风险管理方法（Energy Risk Management）”专利申请书（No. 08/833，892）。该项方法涉及商品提供者对以固定价格销售的商品进行消费风险成本的管理，申请人针对该项方法提出了11项权利要求。其中，第一个权利要求为：“一种以下列步骤管理供应商以固定价格销售商品的消费风险成本的方法：(1)在该供应商与该商品消费者之间发生一系列交易。其中，消费者以基于以往平均值的固定价格购买该商品，该固定价格对应于消费者的风险地位；(2）确认对该商品具有与该消费者相反之风险地位的市场参与者；(3)在该供应商与该市场参与者之间以第二次固定价格发生一系列交易，以抵销与消费者交易的风险地位。”[35]在申请说明书中，申请人未限制交易商品的具体种类。在权利要求书中，申请人写明不需要通过计算机或者其他技术装置实施该方法。在审查程序中，审查人员指出，该申请解决的是一个没有任何实际用途的数学问题，是一种“抽象思想”，不属于美国专利法第101条中的四种法定主题之一，因而决定驳回。比尔斯基向专利复审委员会（Board of Patent Ap-peals and Interferences， BPAI）请求复审。2006年9月，该委员会裁定：鉴于该发明仅涉及非物质性的金融和法律风险转换，而非一种物质向另一种物质的转换，所以系争方法只是一种抽象的方法，不属于法定可专利主题。[36]
　　申请人不服，2007年2月上诉至联邦巡回上诉法院。在2008年5月8日的口头审理中，法庭考察以下5个问题：(1)根据专利法第101条，权利要求1是否属于可专利主题？（2）决定一项方法是否是可专利主题应适用什么标准？(3)因为某项主题构成抽象思想或者精神活动，是否它就不属于法定可专利主题？包含精神活动与物理步骤的权利要求何时能成为可专利主题？（4）一种方法是否必须产生一种物理转换，或者必须与一个机器相结合才能成为第101条下的可专利主题？(5)在本案中，重新考虑“州街银行”和“美国电话电报公司”[37]两案是否适当？如果适当，两案是否应被全部推翻？
　　审判长米歇尔（Paul Redmond Michel）首席大法官连同其他8位大法官[38]起草的法院判决意见书主要关注的是第二个问题。他们认为，是否可仅就一项基本原则提起权利要求，其关键因素在于查询例外范围。比如，若同意授权一项权利要求将造成“先占”基本原则的所有实际用途，则应拒绝该权利要求。法院还引证了两个其他案例：“戈特沙尔克”案和“奥雷利”案。[39]在这两个案件中，涉案权利要求都不属于第101条所规定的范围，因为这些权利要求覆盖了对“基本原则”的所有实际性使用方式。[40]基于此，联邦巡回上诉法院决定采用肇始于“戈特沙尔克”案中所采用的测试方法，即“机器或转换”标准，同时驳回或否定了其他四种标准。[41]法院认为，在下列情况下，所主张的方法满足可专利性：(1)该方法是与某特定机器或设备相联系，或（2）该方法可将某特定物体转换成其他形态或另一种物体。由于“比尔斯基”案中的权利要求并不需要相联系的机器，权利要求1也未规定所分析的数据类型，因此无法确认是否可将特定的物体转换成另一种状态或者其他物体。所以，法院判定其不属于法定的可专利主题。
　　但纽曼（Pauline Newman）、雷达（Randall Ray Rader）、迈伊（Haldane Robert Mayer）三位大法官并不赞成该判决。[42]纽曼法官不同意判决中对于“方法”之定义。她认为该定义违反了法律规定和先例。她还认为，可授予专利权的方法可为任何方法，无论其是基本原理、自然法则或抽象观念。雷达法官坚持认为“可授予专利权”之测试方法仅能反映出过时的技术。他指出，第101条中的“方法”应包括任何新型有用的方法，专利局或法院可根据第102条、[43]第103条[44]和第112条[45]之规定对这样的方法是否可授予专利权进行判定。迈伊法官也提出了不同意见。他认为判决没有足够限制商业方法专利，商业方法专利没有宪法或者法律支持，专利法中的“方法”不应依赖于法律、商业或其他社会科学的不断发展。[46]
　　“比尔斯基”上诉案并不代表商业方法可专利性争论的最终结果。该判决并未明确承认商业方法的可专利性，也未对“机器或者转换”标准的进一步适用提供指导，更未考察争议发明的新颖性、创造性和实用性。换言之，在本案中，联邦巡回上诉法院在判定商业方法是否具有可专利性不同于审理“州街银行”案，他们首先考虑申请发明是否属于可专利主题范畴，而不再仅仅以实用性代替可专利性，这将极大地限缩商业方法专利的范围。
　　（三）“一次点击”专利的新颖性的确认：商业方法可专利性的顽强再生
　　“一次点击”专利的命运多变。[47]贝佐（Jeffrey P. Bezos）、哈特曼（Peri Hartman）等四位发明者于1997年9月12日向专利商标局提出“一次点击”专利申请，1999年9月28日获得授权并转让给亚马逊公司，专利号为5960411（以下简称411号专利）。该项专利的权利要求如下：一种通过顾客系统用于预订某物品的方法，该方法由以下步骤组成：(1)显示某特定物品并显示一个单个行为的指示，该单个行为发出是用于预订该特定物品的；（2）发出的单个行为将一个接受预订该特定物品的信息发给服务商系统；(3)在服务商接受该单个行为发出的信息之后，该被预定的物品可单独从货架上被标注，从而完成购买该特定物品的行为。[48]
　　在该项专利被授予不到1个月，即1999年10月21日，亚马逊公司就以该专利被侵权为由将其竟争对手巴诺书店（Barnesandnoble. com）诉至华盛顿西区联邦地区法院。同年12月1日，该法院作出判决，发布临时禁令，禁止被告在其网上书店使用“快速通道”（Express Lane）网上购物技术。被告提出许多抗辩理由，最主要的一点是一次点击购物方法的组成成分已经落入在先技术范围，没有非显而易见性，因而不具有可专利性。为此，其提出了相关的在先技术，主要包括在线订购技术和电子文件传递技术。原告针对被告的抗辩进行了反驳，以证明一次点击技术无论是在商业领域还是计算机技术领域的确存在技术创造，而且一次点击技术在使用中能够吸引更多的顾客，具有重大的商业价值，被告使用其一次点击技术给其造成了巨大的损失。为支持该结论，地区法院对被告公司的技术专家罗克伍德博士(John Lockwood)的证词进行了重点分析。罗克伍德博士证明，尽管他对网上购物筐（Web Basket)很在行，也对其他网上购物程序很熟悉，但他从来没有想过用单一的行为方式进行网上购物，虽然这种软件的修改很容易实现。最后，地区法院同样也以该技术取得了商业上的成功而被其他网站进行复制和模仿来认定一次点击技术具有显而易见性。根据上述理由，地区法院认定系争专利具有创造性，确定亚马逊公司已经充分证明了侵权的存在，因此作出了有利于亚马逊公司的判决。[49]
　　在上诉案中，上诉法院肯定了上诉人即被告提出的对专利有效性尤其是针对显而易见性的根本质疑，并撤销了临时禁令，将案件发回地区法院重审。[50]该案最后以和解结案，和解内容并未向外界公布。[51]
　　数十年来，“一次点击”专利一直饱受批评，质疑者认为这样广泛应用的技术根本不应被授予专利。“一次点击”专利在美国的命运历经几番波折，即使到今天，学界和实务界对它的看法仍然不一。尽管如此，我们看到美国专利商标局并未沿着“比尔斯基”上诉案中所确立的标准判定商业方法的可专利性。商业方法是否具有可专利性，依赖于新颖性、创造性、实用性等实质要件的考察。
　　四、商业方法可专利性制度在我国的构建
　　专利法的基本理性是以垄断换取公开的机制，这种机制是一种在对价基础上的利益平衡机制{3}。我国著名的知识产权专家吴汉东教授指出，“从国家层面而言，‘知识产权制度是一个社会政策的工具’。是否保护知识产权，对哪些知识赋予知识产权，如何保护知识产权，是一个国家根据现实状况和未来发展需要所作出的制度选择和安排。”{4}美国商业方法专利政策变革的脉络，关键点在于积极找寻契合产业利益、国家利益的最佳定位。在找寻专利权公共政策的过程中，技术发展和专利保护存在一个良性循环机制，二者的对话应是宽容和开放的。联邦巡回上诉法院在“比尔斯基”案中毅然悖离“州街银行”案确立的弱化标准，以及专利商标局经过长时间的复审，最终确认“一次点击”方法专利的新颖性等实践表明：专利法应不折不扣地与美国知识产权公共政策相生相融，因为美国专利法的践行需要印证立宪者的理念：合理的可专利主题界限和适当的可专利性条件不仅能为权利人添加利益之油，同时也为社会公众提供更为丰富的先进技术。我国亦然。在经济全球化和专利化生存的时代，我们应尽快在在国家知识产权战略指导下确立我国商业方法可专利性标准。
　　作为世界上推行知识产权制度的领跑者，美国的“比尔斯基”案引起了世界的广泛关注。针对美国的基本态度以及世界主要国家对于商业方法专利申请的新反应，[52]笔者认为在国家知识产权战略的实施过程中，我国应当在原有的商业方法保护制度上采取更加积极有效的应对措施。
　　1．厘清商业方法可专利专题的范畴，修订可专利主题条款
　　目前我国的专利法、专利法实施细则均没有针对商业方法的具体规定。但根据专利法第2条第2项的规定：“发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案”。这表明商业方法发明要想获得专利首先应是一种新的“技术方案”。2010年版审查指南沿用2006年版审查指南的规定：含有一定技术特征的商业方法，不再属于专利法保护客体的直接排除范围；对于纯粹的商业方法，一般将其作为智力活动规则加以排除；同时还规定对于包含部分智力活动规则、但整体而言并不是一种智力活动规则和方法的权利要求不应当排除其获得专利权的可能性。
　　笔者认为，上述规定至少存在三个问题。首先，将商业方法作为智力活动对待并不严谨。因为这并没有解答商业方法是什么；其次，审查指南虽有限承认商业方法的可专利性，但对于运用何种技术手段来实现商业方法并未详述；最后，审查指南的规定为纯粹商业方法留下了口实，既不利于实践的统一，又不符合适度限缩商业方法可专利主题的要求。依此，将来的审查指南应明确规定“纯粹商业方法不属于可专利主题的范畴；明晰“技术手段”的种类；将“智力活动规则和方法除外”改为“抽象思想除外”。
　　2．修改可专利性实质条件
　　为防止商业方法专利泛滥所带来的一系列问题，美国法院和专利商标局近年重新审视既有标准，并提升“入门台阶”—创造性、[53]新颖性。[54]我国电子商务和金融业的创新能力虽然取得了很大的进步，但总体水平上还是较弱。为防止国外企业埋置“商业方法专利地雷”，笔者赞同在短期之内我国应当坚持获得专利权的商业方法发明必须体现为一种“技术方案”，应该具有“三性”{5}。就“三性”而言，专利法已将新颖性标准改为“绝对标准”，但是我国商业方法发明现有技术文献存量匮乏，有关部门和机构应加强商业方法发明现有技术的数据库的制作；同时借鉴美国的实践，在审查指南中规定申请人提供现有技术的义务，创设“第三方参与机制”。[55]
　　对于创造性，我国新专利法第22条第2款规定，“创造性是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。”不难看出，我国的创造性标准仍然存在着规定不明确、容易导致“事后诸葛亮”[56]以及门槛较低、容易导致不良专利（bad patent）之不足。在该款中，并未规定判断创造性的主体（本领域的一般技术人员），[57]这样的缺失不同于美国；[58]审查指南虽有规定，但效力层级不高。商业方法专利权的有效性的最终判断者—法官—依赖的是专利法而非审查指南，这样极容易导致司法审判与专利审查的标准不统一，也不能避免困扰的“事后诸葛亮”现象。与此同时，“（突出）实质性特点”是对发明本身的描述，这种描述是通过“从后向前”的“双向”比较所涉发明与在先技术而得出的结论。但是，目前大多数国家所使用的“非显而易见性”标准却是以在先技术为基础、以一般技术人员为判断主体的一个“从前往后”的“单向”预测过程，其区别显而易见，裁判人员很难摆脱“事后诸葛亮”的影响。再者，审查指南规定，判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行：(1)确定最接近的现有技术；(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。这一标准基本采用了美国已经废弃的遭受颇多斥责的“教导一启示一动机”，[59]极易导致不良专利。为了充分、有效地实施我国《国家知识产权战略纲要》中提出的“按照授予专利权的条件，完善专利审查程序，提高审查质量”的政策目标，笔者建议修改我国专利法第22条，增设“本领域的一般技术人员”，取消“实质性特点”等表述，采用世界通用的“非显而易见性”标准。
　　3．以产业发展和国家利益为重，合理构建商业方法专利制度
　　商业方法的专利保护不仅仅是一个法律问题，它的背后潜藏着巨大的国家利益。美国作为电子商务和互联网最为发达的国家，如何运用商业方法保护的法律机制掌控新经济模式，这是信息技术或者说电子商务时代的重要命题。美国专利商标局复审委员会最后确认了亚马逊公司修改后的“一次点击”专利，这无疑又释放了一个信号：美国利用商业方法专利战略占领电子商务高地的政策并未改变。在依靠专利化生存的今天，没有商业方法专利，个人创造者将不能更好地释放创造热情，企业发展将步履维艰，产业规模的形成将滞步不前。美国的商业方法专利近年从宽松保护到严格保护的发展路径表明：随着技术的变革，我们应立足国情，构建商业方法可专利性制度。这不仅符合企业特别是金融企业和电子商务企业自身在知识产权时代的国际化竞争的需要，也是建立我国自主的商业方法发明技术标准、维护国家利益的需要。
　　结语：“商业方法除外原则”的再度死亡
　　美国联邦最高法院于2010年6月28日发布了被称为“世纪专利法案件”—“比尔斯基”案的终审判决意见。[60]在审理前，法庭接到了包括达菲（John F. Duffy）教授、勒姆利教授等提交的68份“法庭之友”陈述。法院9名大法官一致同意驳回比尔斯基和华沙的上诉。肯尼迪（Anthony M. Kennedy）代表罗伯茨(John G. Roberts)、托马斯（Clarence Thomas）、阿利托（Samuel Anthony Alito）、斯卡利亚（Anto-nin Scalia）等五位大法官撰写的多数人意见中，再次确认争议发明仅仅属于抽象思想，不具有专利适格性；他们还指出部分商业方法在满足专利法的实质性要件后仍具有可专利性；“机器或者转换”标准并非判定商业方法可专利性的惟一标准。他们还强调“有用的、有形的、具体的结果”标准不能再用于判定商业方法的可专利性。以史蒂文斯、金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg)、布雷耶、索托马约尔（Sonia So-tomayor）等4位大法官为代表的少数人意见则指出商业方法不具有可专利性。最高法院令人震惊的判决结果一公布，即刻引起了来自纽约时报、华尔街日报、微软公司、雅虎公司、学界等各方人士的热烈关注。有评论者指出，联邦最高法院的判决将商业方法可专利性的判定标准又推回到“比尔斯基”案前的情形，其模糊性和不确定性必将受到批评。[61]参议院司法委员会主席莱希（Patrick Leahy）针对该判决意见指出：专利法必须加以改革，商业方法专利的大门不应予以打开。[62]然而，大多数人认为联邦最高法院的判决反映了美国科技、经济发展的需要，符合美国专利法的要义。无论如何，该项判决宣布了“商业方法除外原则”的再一次死亡，商业方法可专利性的大门依然敞开。[63]美国商业方法可专利性的实践凸显了发明创造人和社会公众的利益博弈。如何平衡这二者的利益，需要精心设计商业方法专利制度。在国家知识产权战略的实施过程中，我们应以利益衡平之精神，以产业利益和国家利益为宗旨构筑商业方法专利制度，迎接商业方法专利制度国际化的挑战。
　　【作者简介】
　　李晓秋，单位为重庆大学。