原告：洋浦耐基特实业有限公司（以下简称耐基特公司）。

　　被告：徐州市嘉禾实业发展有限公司（以下简称嘉禾公司）。

2000年5月30日，被告嘉禾公司由江苏万通公司、温州市嘉和实业有限公司、温州市万青经贸有限公司共同投资成立，其经营范围为：房产地产开发、销售、建筑装饰工程、建筑材料、装璜材料等。被告的股东之一江苏万通公司成立于1995年12月19日，经营范围为：酱、醋系列调味品等，江苏万通公司拥有“万通”食品类文字注册商标，该注册商标连续两次被江苏省工商行政管理局评为“江苏省著名商标”，即：1998年至2000年度及2001年至2004年度。1998年4月，国内贸易部授予江苏万通公司“中华老字号”称号。

　　2000年7月18日，被告嘉禾公司与江苏万通公司签订《联合开发协议书》，约定在江苏万通公司西厂区、万通小区附近开发楼盘。2002年8月，被告在向徐州市建设局等报建的材料上开始使用“万通佳苑”标识作为工程名称，2003年9月8日，徐州市建设局颁发的《建筑工程施工许可证》上载明工程名称为“万通佳苑”，2003年9月16日，徐州市房产管理局颁发的《商品房预售许可证》上载明被告开发“万通佳苑”A、B、C、D四坐商品房屋，坐落地点为二环西路106号（江苏万通公司西厂区）。在销售“万通佳苑”商品房的过程中，被告在售楼广告、网上宣传、《商品房买卖合同》、住宅小区命名等处广泛使用了“万通佳苑”文字标识。上述使用均注明了开发商为被告嘉禾公司，被告使用江苏万通公司的“万通”商标及字号经过其许可。

　　2004年2月21日，耐基特公司在商标局获得“万通”、“万通地产”文字注册商标专用权。其中“万通”商标的核定服务为第37类建筑施工监督、室内装璜等，“万通地产”商标的核定服务为第36类不动产中介、不动产管理等。上述两类商标的注册有效期自2004年2月21日至2014年2月20日止。2004年5月21日，原告在商标局又获得“万通”第42类工程等、第43类住所等（注册证号为3319913）注册商标专用权，注册有效期自2004年5月21日起至2014年5月20日止。2004年5月，原告将其拥有的上述“万通”、“万通地产”四类注册商标协议许可北京万通公司独占使用，2004年底，《使用许可合同》经商标局备案，许可期限自2004年6月1日至2014年2月20日。双方约定北京万通公司应向原告支付2004年度商标许可使用费340万元。原告的注册商标尚未在徐州市及周边地区使用。

　　2005年初，北京万通公司书面通知原告，在徐州市发现被告开发的以“万通佳苑”标识命名的楼盘（商品房）正在销售，因此按约拒付原告2004年度商标许可使用费340万元。原告发现被告在开发房产的工程报建材料、房产档案资料、销售合同书、书面宣传彩图等处均以“万通佳苑”作为楼盘标识，并进行使用、销售、出租，原告认为上述行为侵犯了原告对“万通”、“万通地产”商标的专用权，故诉至法院请求法院判令：1、被告停止侵犯原告“万通”商标专用权的行为；2、被告向原告赔偿经济损失170万元；3、被告清除并销毁位于徐州市二环西路106号（人民广场西侧）“万通”商标标识，并到徐州市房管局变更万通佳苑中“万通”商标名称；4、被告承担诉讼费用。

　　嘉禾公司辩称：耐基特公司“万通”、“万通地产”注册商标核定使用的服务范围与嘉禾公司所从事的“万通佳苑”房产开发、销售没有联系；“万通”、“万通地产”注册商标与“万通佳苑”二者既不相同也不近似；嘉禾公司使用“万通佳苑”是为了指明楼盘的具体地理位置，且使用在先，系正当使用；徐州的消费者对“万通”、“万通地产”注册商标并不知晓，嘉禾公司使用“万通佳苑”标识不会使用相关公众对服务或商品的来源产生混淆。因此，嘉禾公司使用“万通佳苑”标识不构成对耐基特公司商标专用权的侵害。请求驳回耐基特公司的诉讼请求。

　　 [审判]

　　徐州市中级人民法院经审理认为：原告耐基特公司的“万通”、“万通地产”文字商标经核准注册，其有权禁止他人未经其许可，在同种或者类似商品或服务上使用与其注册商标相同或者近似的商标。但是，商标注册权人的专用权利并不是绝对的，无权禁止他人正当使用。在判断商标侵权时，除了以商标使用的商品或服务之间是否相同或类似、商标之间是否相同或近似为两个前提外，还应当以是否使相关公众对商品、服务来源产生混淆为判断标准。本案：

　　1、耐基特公司注册商标核定使用的服务与嘉禾公司使用“万通佳苑”文字标识的商品和服务相类似。耐基特公司“万通地产”商标在第36类上核定使用的服务范围包括了不动产管理、公寓管理、住所、办公室出租等；“万通”商标在第37类上核定的使用服务范围包括建筑施工监督、室内装璜等；第42类上核定使用范围包括工程等，在第43类上核定使用服务范围包括住所等。嘉禾公司使用“万通佳苑”文字标识的方式包括将其用于楼盘、住宅小区、报建材料、商品交易文书及广告宣传等，范围涵盖商品（楼盘）和销售等服务。“万通佳苑”标识的使用范围与耐基特公司注册商标第36类、37类、42类的核定服务范围同为与不动产、建筑、工程有关联的类别，足以使消费者认为二者存在特定联系，容易造成混淆。参考《类似商品和服务区分表》的规定，第43类主要为临时住宿，尤其不包括提供永久使用的不动产，例如住房、公寓等的租赁服务，该类别明确地将不动产排除出范围，因此与被告的不动产商品或服务范围不相类似。据此，耐基特公司拥有的“万通地产”第36类、“万通”第37类、第42类商标核定的服务与被告使用“万通佳苑”文字标识的商品和服务相类似。

　　2、“万通佳苑”标识与“万通”、“万通地产”商标相同或近似。二者虽然从字体、字号、色彩等方面有所不同，但是从一般消费者的理解角度，“万通佳苑”标识中含有“万通”两个字，且从整体的视觉上来看，“万通佳苑”四个字与耐基特公司的注册商标从外形上是近似的。

　　3、嘉禾公司使用“万通佳苑”文字标识属于正当使用。嘉禾公司使用“万通佳苑”文字标识符合直接表示商品及其服务地理位置的特点。虽然嘉禾公司未能举证证明“万通”为标准地名，但是直接标示楼盘的地理位置是不动产及其服务本身的特点，便于消费者识别楼盘及周围的地理环境，以突出楼盘的交通、环境等优势，符合不动产经营的商业惯例。从徐州消费者角度，“万通”作为江苏万通公司的字号与商标，在徐州享有一定的知名度。该企业生产的“万通”牌酱油、醋等产品因其质量而行销于徐州市及周边地区，1998年至2004年期间，“万通”商标连续两次被江苏省工商行政管理局评为“江苏省著名商标”。1998年，江苏万通公司被国内贸易部授予“中华老字号”称号。在消费者的印象中，“万通”标识与企业的商誉、地理位置已存在一致性，徐州市交通旅游图中标示的“万通小区”名称亦可以佐证该事实，“万通佳苑”标识已具有标示地理位置的含义。同时，嘉禾公司使用“万通佳苑”标识具有正当性，目的在于借助江苏万通公司商标、字号的名气来提升房地产的知名度，从而指明楼盘的具体地理位置，不存在侵犯原告商标权的故意。因嘉禾公司于2002年8月即开始使用“万通佳苑”作为楼盘名称，原告于2004年2月才获得“万通”、“万通地产”注册商标专用权。嘉禾公司使用“万通佳苑”的时间先于耐基特公司的商标注册时间。

　　4、嘉禾公司使用“万通佳苑”标识不会使相关公众对嘉禾公司与耐基特公司的商品、服务来源产生混淆。在徐州市的地域范围内，“万通”作为字号、食品类商标的知名度要大于原告注册商标的知名度；房地产具有地域性特点，耐基特公司虽然获得“万通”、“万通地产”商标专用权，但未能举证证明在徐州市使用商标的事实，因此，该注册商标在徐州市消费者中的知名度相对要小。提到“万通”两个字，徐州的公众不会与耐基特公司及其商标相联系。同时，商品房作为不动产，由于售价、使用期限等因素，消费者在选择的时候会施以较高的注意力。且嘉禾公司在提供售房服务时，均与消费者签订了《商品房买卖合同》，合同中明确载明楼盘及服务的提供者为嘉禾公司，消费者对提供商品房的来源是明知的，而不会误认为是耐基特公司在提供出售楼盘的服务。

　　综上，原告虽然拥有“万通地产”、“万通”商标专用权，其核定服务范围与嘉禾公司使用“万通佳苑”标识的商品和服务范围相类似，但是由于嘉禾公司使用“万通佳苑”标识系对直接表示楼盘及服务地理位置特点的正当使用，且不会使相关公众对商品或服务来源产生混淆，因此，嘉禾公司在其开发的楼盘、住宅小区冠名和广告宣传中使用与原告的“万通”、“万通地产”商标相近似的“万通佳苑”标识，不构成对耐基特公司商标专用权的侵犯。据此，根据《中华人民共和国商标法》第四条第三款、第五十一条、第五十二条第一款第一项、《中华人民共和国商标法实施条例》第三条、第四十九条、最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条之规定，于2005年9月12日作出（2005）徐民三初字第13号民事判决：驳回耐基特实业有限公司的诉讼请求。案件受理费18510元，由耐基特公司承担。

　　一审宣判后，耐基特公司不服，向江苏省高级人民法院提起上诉，认为：1、一审判决认定嘉禾公司使用“万通佳苑”名称是标示楼盘地理位置及不动产及其服务本身的特点，突出交通、环境优势，属地理名称的正当使用是错误的，因“万通小区”是住宅名称而非标准地名。2、认定嘉禾公司使用江苏万通公司的“万通”商标及字号经过其许可，有其正当合理性是错误的，因江苏万通公司只拥有酱醋食品类的“万通”商标，无权将其并不拥有的房地产商标许可、让渡给嘉禾公司使用。3、认定嘉禾公司使用“万通佳苑”的时间先于耐基特公司的商标注册时间，因此属于正当使用是错误的。请求撤销一审判决，依法改判支持耐基特公司全部诉讼请求。

　　嘉禾公司答辩称：一审认定“万通佳苑”中的“万通”作为地理位置使用，以及嘉禾公司使用“万通”为合理使用以及使用时间先于耐基特公司商标注册时间均是有依据的。请求驳回上诉，维持原判。

　　二审庭审结束后，耐基特公司以证据不足向江苏省高级人民法院申请撤回上诉，江苏省高级人民法院最终以（2005）苏民三终字第0114号裁定准许其撤诉。

　　[评析]

　　本案是一起涉及注册商标合理使用认定问题的典型案例。近年来，随着我国不动产经济的日益发展，涉及楼盘名称侵犯商标专用权案屡有发生，而大部分涉及楼盘名称案件中的楼盘名称均与标准地名相联系，属于法定的对地名商标的合理使用范畴，而该案涉及的法律问题是在企业原址上开发楼盘以企业字号来冠名能否构成对商标权的合理使用，这一情形在法律中没有明确规定，实务中亦无相关案例，因此具有一定的探讨价值。

　　合理使用制度作为侵权抗辩理由之一，在各国著作权法、专利法及相关国际条约中早有反映，但有关商标的合理使用，直到近年来才逐渐受到国际社会的重视。1995年1月1日生效的TRIPS协议对商标权的限制作了原则性规定，“成员可规定商标权的有限例外，诸如对说明性词汇的合理使用，只要这种例外顾及了商标权人及第三方的合法利益”。我国《商标法》自1983年实施以来，一直未对商标合理使用问题作出规定，为适应入世要求而于2001年10月27日重新修订后的《商标法》亦未对此作出规定，直至2002年颁布的《商标法实施条例》才在第四十九条规定“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”。至此，注册商标合理使用制度在我国立法上已经确立。但由于我国关于商标合理使用制度起步较晚，且实施条例的上述规定过于原则，司法实践中关于商标合理使用制度适用及判断标准，尚缺乏较为明确、统一的认识。

　　笔者认为，一般来说，在具体判断被告的使用行为是否构成商标的合理使用时，应当从权利人注册商标显著性的强弱，知名度的大小，被告使用的方式、意图、使用的后果是否会导致混淆等多方面的因素进行综合判断，其中，被告的使用意图必须出于善意，这一点是判断商标合理使用行为必须具备的主观要件。本案在判断被告使用“万通佳苑”的行为是否属于商标合理使用时所列明的一些参考因素，值得借鉴。

　　本案中，法院之所以认定嘉禾公司在其开发的楼盘冠名和广告宣传中使用“万通佳苑”文字不构成对耐基特公司“万通”、“万通地产”注册商标专用权的侵犯，属于合理使用，主要理由是：

　　（一）嘉禾公司将“万通佳苑”作为楼盘名称使用具有正当的理由。首先，从“万通佳苑”标识的来源来看，因“万通佳苑”是由被告和江苏万通公司联合开发的楼盘，江苏万通公司是被告的股东之一，其中“万通”二字既是江苏万通公司的字号，亦是该公司使用在食品类别上的注册商标。尽管江苏万通公司无权许可他人在建筑房地产等服务类别上将“万通”作为商标使用，但是其在自己或与他人联合开发的房地产项目中使用自己的企业字号“万通”，以表明该房地产开发项目是江苏万通公司开发的或者与江苏万通公司存在投资或其他关联关系，从而借助江苏万通公司企业字号的名气提升其房地产的知名度，并无不当。其次，从“万通佳苑”的使用目的来看，因楼盘的地理位置具有特定性，即位于江苏万公司原厂区位置，亦属于徐州市交通旅游图中标示的“万通小区”区域内。据此，“万通”二字虽非标准地名，但实际上已具有了地名的含义，故嘉禾公司在开发、销售房地产过程中，为说明和描述其楼盘的地理位置，将其位于“万通小区”区域内的楼盘命名为“万通佳苑”，亦无不当。

　　（二）嘉禾公司使用“万通佳苑”的时间早于耐基特公司涉案商标核准注册时间，不存在侵犯嘉禾公司注册商标专用权的主观恶意。嘉禾公司一审中提交的《徐州市建设工程邀请招标审批表》、《徐州市建设工程报建登记表》显示，嘉禾公司于2002年7月即开始使用“万通佳苑”作为涉案楼盘名称，而耐基特公司涉案注册商标2004年2月才获准注册，故嘉禾公司使用“万通佳苑”不存在利用耐基特公司注册商标为自己的房地产项目搭便车的主观意图。耐基特公司辩称嘉禾公司并非在先使用“万通”，因其所举证据证明的只是北京万通地产股份有限公司实际使用和申请注册“万通”商标的时间早于嘉禾公司使用“万通佳苑”名称，并不能证明耐基特公司实际使用和注册涉案“万通”、“万通地产”商标的时间早于嘉禾公司，故其该辩称不能成立。

　　（三）嘉禾公司将“万通佳苑”作为楼盘名称使用，不易造成相关公众的混淆。首先，从知名度来判断，由于耐基特公司的商标尚未在徐州地区使用，且鉴于房地产的非流通性属性,相对于其他普通商品而言,具有地域性特点，嘉禾公司开发的“万通佳苑”楼盘的消费者均集中于徐州及周边地区。而在这特定区域内，“万通”作为江苏万通集团公司企业字号和商标的知名度明显高于其作为耐基特公司涉案服务商标的知名度，提到“万通”两个字，相关公众首先联想到的是江苏万通公司字号或商标，而不会与耐基特公司相联系，故嘉禾公司将其作为楼盘名称使用，不易造成相关公众与耐基特公司注册商标的服务来源的混淆。其次，从相关公众的一般注意力来看，由于房地产售价、使用期限等因素，消费者在选择的时候会施以较高的注意力，往往较其他购买行为更为谨慎，并通过签订《商品房买卖合同》的方式进行购买。本案中，嘉禾公司在提供售房服务时，均与消费者签订了《商品房买卖合同》，在合同中明确载明了楼盘及服务的提供者为嘉禾公司，消费者对提供商品房的来源是明知的，不会误认为是耐基特公司在出售楼盘。因此，综合耐基特公司涉案注册商标的知名度、房地产销售的特点及消费者的注意程度，相关公众不易对嘉禾公司和耐基特公司的服务来源产生混淆。

　　综上所述，尽管嘉禾公司开发、销售楼盘与耐基特公司“万通”、“万通地产”注册商标核定使用的36类、37类服务范围构成类似服务，但由于嘉禾公司在其开发、销售的楼盘和住宅小区及冠名及广告宣传中使用“万通佳苑”具有正当理由，且不会使用相关公众对服务来源产生混淆，故不构成对耐基特公司涉案“万通”、“万通地产”注册商标专用权的侵犯。

　　值得一提的是，本案所涉及的商标侵权的判断标准问题。从世界范围看，把“混淆的可能”作为判断商标侵权的法定标准已被有关国际公约和各国商标立法实践普遍肯定。TRIPS协议第16条规定，注册商标所有人应享有专用权，防止任何第三方未经许可而在贸易活动中使用与注册商标相同或近似的标记去标示相同或类似的商品和服务以造成混淆的。由于我国《商标法》对何为商标侵权行为没有进行定义，而是采取列举的方式，把各种商标侵权行为一一列明，符合列举情形的就构成商标侵权，不符合列举情形的就不构成侵权，从而导致司法实践中在如何把握商标侵权的构成要件方面存在不同的认识。

　　笔者认为，尽管我国《商标法》中没有明确把“混淆可能”作为商标侵权的要件加以规定，但结合行政执法和司法实践，在解释何为《商标法》第五十二条第一款第（五）项规定的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”的情形时，都加入了“可能造成混淆”这一标准，因此，可以推断出我国《商标法》第五十二条第一款第（一）项虽未明确使用“混淆”或“误认”，但应当理解内含了混淆或误认的标准。即只要他人未经许可将与原告注册商标相同或近似的商标用于相同或类似商品上，即推定存在混淆的可能，因而构成商标侵权。换言之，判断商标侵权应以混淆的可能性为客观标准，而不能机械地套用商标法中的侵权认定条款，即不能仅仅看商标是否相同或近似。商标相同或近似本身不是判定的标准，而只是判断侵权时应当考虑的一个因素，关键在于是否有可能导致混淆。就本案而言，是否需要认定“万通佳苑”标识与“万通”商标是否近似问题，如前文分析，由于房地产开发、销售的特殊性和江苏万通集团公司“万通”字号和商标的知名度等因素，被告在楼盘上使用“万通佳苑”名称，不会造成消费者与“万通”商标的混淆，既然不构成混淆，亦不构成商标侵权。因此 ，就本案而言，实际上已无须认定“万通佳苑”与“万通”商标是否近似。即使认定构成近似，但如果有证据证明这种使用不会造成相关公众产生误认或混淆，且被告的使用具有合理理由的，也不应认定被告的行为构成商标侵权。

作者：吕娜、胡慧平